专利许可合同应注意的若干关键问题

总第62期 文/吕甲木 浙江金汉律师事务所合伙人发表,[专利]文章

  专利许可合同,是指专利权人或者其授权的人作为许可人(让与人),许可被许可人(受让人)在一定的范围内实施其专利,被许可人向许可人支付约定的使用费所订立的合同。专利权是一项独占权,法律允许专利权人在一定期限内对该项技术享有独占的权利以换取专利权人公开技术方案,使公众能够在该专利技术方案的基础上进行改进,促进科学技术的进步。在保护专利权人利益的同时又促进科学技术的发展,达到专利权人与社会公众之间的利益平衡。但是,专利权人的独占权,并非要求专利权人亲自实施专利专利权人有权通过签订许可合同的方式将专利技术许可给第三人实施。专利许可合同不仅是规范许可人与被许可人之间合同权利义务关系的依据,亦是判断第三人实施专利的行为是否构成侵权行为的前提。

  专利许可合同内容复杂,不仅涉及法律、技术、经济问题,而且有时候在专利之外,还涉及商标、著作权、商业秘密等其他知识产权问题,所以专利许可合同的订立,应该非常严谨,必须认真应对。以下从专利权人的角度,结合国家知识产权局公布的《专利实施许可合同》(试用)文本及司法实践中的典型案例,于专利许可合同中容易对专利权人的权利产生关键影响的若干问题作下探讨。

  一、许可人应确保对许可的专利享有处分权

  专利许可合同是专利权人或其授权的人作为许可人与被许可人签订的合同。对于许可人而言,一般是专利权人,通常情况下由专利证书登记的专利权人作为许可人签订专利实施许可合同。但是,专利权作为一种特殊的民事权利,既有民事权利的共性,亦有专利权的特殊性。共性表现在专利权可以共有,即使共有人没有作为专利权人之一登记在专利证书中,但有协议或其他证据证明其为共有人的,法院也会认定其系专利权的共有人。特殊性表现在一是专利有职务发明创造和非职务发明创造之分,因此专利证书中登记的专利权人有可能在权属纠纷中被法院推翻;二是有些单位为了能够减免专利申请费用,将单位的职务发明创造以单位的法定代表人或其他自然人作为专利权人申请专利,当单位与名义上的专利权人出现利益冲突,则有可能会影响到专利许可合同的效力。

  专利法第15条规定:“专利申请权或者专利权的共有人对权利的行使有约定的,从其约定。没有约定的,共有人可以单独实施或者以普通许可方式许可他人实施该专利;许可他人实施该专利的,收取的使用费应当在共有人之间分配。除前款规定的情形外,行使共有的专利申请权或者专利权应当取得全体共有人的同意。”最高人民法院在王兴华诉黑龙江无线电一厂,第三人王振中、吕文富、梅明宇专利实施许可合同纠纷提审案的(2006)民三提字第2号民事判决中揭示了如下裁判要旨:原一审和原再审判决均认为,由于在签订专利许可合同时王兴华是专利证书记载的唯一的专利权人,虽然还代表王振中等其他人,但其签订终止合同协议有效,然而最高人民法院认为,专利权人与其他非专利权人共同作为合同的一方当事人,与他人签订专利实施许可合同,且合同中明确约定了其他非专利权人的权利义务的,专利权人行使专利权应当受到合同的约束,非经其他非专利权人同意,专利权人无权独自解除该专利实施许可合同。因此,在专利权共有的情况下,部分共有人的权利是受到限制的。

  如专利权存在着职务发明创造与非职务发明创造争议的情况下,作为专利证书登记的专利权人,是国家知识产权局行政确权的专利权人,具有行政行为的公定力。但其他利害关系人就该专利权提起权属纠纷后,若法院认定专利证书登记的专利权人是将非职务发明创造作为职务发明创造或将职务发明创造作为非职务发明创造申请专利的,可以将该专利权确权给提起权属纠纷的真正的发明创造人。于此情形下,专利证书登记的专利权人作为许可人签订的专利许可合同属于效力待定的合同,如未得到真正的专利权人的追认,则该专利许可合同无效。如专利许可合同无效,不仅许可人要将收取的专利许可费返还给被许可人,并赔偿被许可人遭到的损失,而且真正的专利权人还可以追究专利许可合同的许可人和被许可人的专利侵权责任。

  在单位为了能够减免专利申请费用,将单位的职务发明创造以单位法定代表人或其他自然人的名义申请专利,并由单位实际享有权利,承担义务的情况下,有些单位以自己的名义作为许可人签订专利许可合同;也有些单位仍以专利证书上登记的自然人作为许可人签订专利许可合同。最高人民法院在厦门大洋工艺品有限公司诉厦门市黄河技术贸易有限公司专利实施许可合同纠纷上诉案的(2003)民三终字第8号民事判决中认为:“本案诉争的专利实施许可合同第三条写明了涉案专利的申请日、专利申请号、专利号、专利有效期、专利证书号等涉及该专利技术的有关真实信息。该合同签订时,被上诉人黄河公司(其前身为厦门市黄河贸易有限公司)的法定代表人吴达新即为石材切压成型机实用新型专利权人。黄河公司作为本案讼争合同的许可方,并没有实施未经专利权人许可的侵权行为,其当时的法定代表人亦为合同许可方的签字人即专利权人,合同所约定的权利义务也未侵害专利权人或他人合法权益。所以认为该合同系被上诉人欺诈而订立的理由不足。作为专利实施许可合同的被许可方,在合同中已经写明涉及专利相关信息的情况下,也有义务审查合同内容的真实性,避免不必要的商业风险。根据现有的证据,本专利实施许可合同是双方当事人的真实意思表示,合同内容亦未违反国家法律法规规定,应当认定为有效合同。上诉人大洋公司认为被上诉人黄河公司的欺诈行为导致合同无效的上诉理由不能成立。”最高法院对于黄河公司作为许可人将专利证书上登记的专利权人为其法定代表人吴达新的专利许可给大洋公司的合同认定为有效,这是基于黄河公司与吴达新的利益一致,且吴达新作为许可方的法定代表人在许可合同上签字,已得到吴达新的认可。如果该许可合同上吴达新没有签字,且吴达新与单位的利益出现冲突,则许可合同的效力依赖于权属纠纷的处理结果。

  因此,作为专利许可合同的许可人,应该确保自己有权利处分该专利权。如存在共有人的,应该让所有的共有人均作为许可人签订专利许可合同,共同行使许可人的权利,共同承担许可人的义务;如其他共有人不同意许可,则同意许可的共有人可以作为许可人与被许可人签订普通许可方式的专利许可合同,于此情形下,也不必将其他共有人列为合同当事人。如存在职务发明创造与非职务发明创造争议的,应该在申请专利时让利害关系人作出书面承诺,确保其为真正的专利权人;如需要以法定代表人或其他自然人名义申请专利的,应该让该名义专利权人出具书面承诺该专利权的真正权利人为单位。

  二、合同用语应确定,易理解,尽量不用容易产生歧义的词句

  合同的内容是约束双方权利义务关系的依据,是合同中最关键的部分。对于合同条款所用的句子,通常而言,简单的句子容易理解,主体省略或多用主体指代词的长句在理解上容易产生歧义;对于词语而言,法律规定、辞典有明确定义的术语,概念,其含义确定,不易产生歧义,而一些生活用语、简称、翻译词语由于缺乏严谨性,其含义不确定,在理解上容易产生歧义。在专利权人A诉B公司、C公司侵害发明专利权纠纷案中,由于二审法院在合同条款的理解上与一审法院不同,认定B公司、C公司实施专利的行为是得到A的许可的,不构成侵权,撤销一审判决,驳回A的诉讼请求。

  该案的简要案情为:2005年,专利权人A携带其发明专利加盟B公司,同年8月22日,A作为许可方(甲方)与B公司作为被许可方(乙方)签订《专利实施许可合同》一份,采用的是原中国专利局的示范文本。该合同的第一条“定义与术语”条款中约定专利产品指乙方使用本合同提供的专利技术制造的移动插座、转换器产品;第二条“专利许可方式、范围及期限”条款中约定许可方式为移动插座、转换器产品的独占性独家实施许可,许可范围为在全国范围内使用其专利制造专利产品,并对外进行销售(包括出口销售),许可期限至专利保护期届满,甲方同意乙方在许可期限与产品范围内将专利技术许可给第三方以OEM、ODM委托加工的方式使用,乙方应及时将第三方使用的情况告知甲方;第五条“使用费及支付方式、专利年费的缴纳”条款中约定年销售额300万以下的,按2%提成,如果2008年年销售额未达到300万的,独占性独家实施许可改为一般实施许可。专利许可合同签订后,因B公司没有生产基地,由B公司委托其全资子公司D公司贴牌生产专利产品。专利产品标注B公司的商标、企业名称,并由B公司统一对外销售。2008年1月30日,A与B公司的劳动合同到期,离开了B公司。2008年B公司销量没有达到300万,改为普通许可方式。2010年,A从市场上购买了三款插座产品,标注的是C公司的商标、企业名称、地址、电话,没有B公司和D公司的标识。于是,A以C公司侵害发明专利权起诉到一审法院,C公司认为被诉侵权产品是B公司生产、销售的,其只是授权品牌,B公司生产被控侵权产品是得到A许可的,不构成侵权。一审法院追加B公司为被告,经审理认为A同意B公司在许可期限与产品范围内将专利技术许可给第三方以O EM、O DM委托加工的方式使用等,上述约定的许可对象是B公司,其制造、销售的产品亦对应的是B公司自己的产品而非其他公司产品,协议约定的OEM、ODM亦是B公司委托第三方加工的方式,显然并不包含本案C公司委托B公司定牌生产这种O DM关系。依据专利法的规定,被许可人无权允许实施许可合同规定以外的任何单位或者个人实施该专利。故C公司通过B公司定牌生产被控侵权产品的行为,并未获得专利权人的许可,已构成侵权。B公司、C公司不服上诉到二审法院,二审法院经审理认为专利实施许可合同约定B公司可以许可第三方以OEM、ODM委托加工的方式使用专利技术,从该条款的字面意思看,并没有对第三方作限定,也没有限定OEM或ODM委托加工的定作方只能是B公司,同时合同第一条对“专利产品定义为B公司使用专利技术制造的移动插座、转换器产品,也未限定必须是使用B公司商标专利产品,且根据一、二审查明的事实,专利产品系由D公司进行生产,对这一事实作为当时B公司员工的A是知晓并在一审中予以认可的。因此,B公司在获得C公司的授权后仍许可D公司作为加工方,接受C公司的委托,使用被许可的专利技术,以O DM方式生产标注C公司商标专利产品,且在该产品上标注了涉案专利号,该行为符合B公司将专利技术许可D公司以OEM、ODM委托加工方式生产专利产品的约定,应当属于双方专利实施许可合同中认可的许可方式,判决撤销原判,驳回A的诉讼请求。

  上述案例中的专利许可合同虽然采用了示范文本,合同条款也非常完备,但是由于合同所用的词句产生歧义。一审法院的解释对专利权人有利,而二审法院的解释对被许可人有利。虽然合同法第125条第1款规定当事人对合同条款的理解有争议的,应当按照合同所使用的词句、合同的有关条款、合同的目的、交易习惯以及诚实信用原则,确定该条款的真实意思,但毕竟解释的权利属于法院,以法官的理解力来判断,处于一种主观的不确定状态,对于双方当事人而言,均是一种风险。因此,在专利许可合同的签订过程中,在前言部分和定义部分应该严格明确许可合同的目的,对于法律条文和辞典没有明确定义的术语,应该严格按照许可方式确定的被许可人的权限进行定义。专利许可方式、范围及期限作为专利许可合同的核心条款,是确定被许可人权利的依据。从专利权人而言,是要尽量限制被许可人的权利,尤其是向第三人颁发分许可的权利;从被许可人而言,是尽量扩大自己的权利,尤其是拥有分许可的权利,排除专利法对被许可人不得擅自分许可的限制。因此,在被许可人系贸易公司,没有实施专利的条件,确需向第三人颁发分许可以制造专利产品时,如专利权人同意被许可人享有部分分许可权利的,则必须在许可合同中明确第三人的名称、制造主体、销售主体、专利产品的商标、条形码、型号。在通常的专利许可合同中,由于合同法、专利法对许可方式及相应的权利义务已经有约定,所以在专利许可合同中可以直接选择独占许可、排他许可、普通许可方式,而不必对许可方式中具体权限再进行细化。因为,有时候越细化越会产生问题,上述案件就是一件非常明显的例子。

  三、对后续改进的技术成果的归属与利用的约定应该基于对等原则

  合同法第354条规定:当事人可以按照互利的原则,在技术转让合同中约定实施专利、使用技术秘密后续改进的技术成果的分享办法。没有约定或者约定不明确,依照本法第61条的规定仍不能确定的,一方后续改进的技术成果,其他各方无权分享。在专利许可合同的签订中,有些专利权人会要求被许可人后续改进的技术成果的知识产权属于专利权人;在被许可人要求其后续改进的技术成果属于被许可人时,专利权人会要求无偿使用由被许可人后续改进的技术成果。这些约定有可能会因违背互利原则而被宣告无效。通常情况下,不管是被许可人还是许可人,都有可能对许可的专利技术进行后续的改进,于此情形,应该是交叉许可符合互利原则,各方均可无偿或优惠或优先利用对方后续改进的技术成果。如许可人与被许可人在技术开发能力上具有明显差距时,应该根据具体情况约定后续改进的技术成果的归属和利用方式。

  四、在侵权处理上应该保持主导地位

  在专利许可合同的履行中,有可能会出现第三人起诉被许可人实施的专利侵害其权利,也有可能出现第三人侵害专利许可合同约定的专利权。在涉嫌侵害第三人权利的情形,可以在许可合同中约定由许可人委托律师代理被许可人应诉、参与处理。在第三人侵害专利许可合同约定的专利权的情形,有关司法解释规定独占许可被许可人有权单独提起诉讼,排他许可的被许可人在许可人不起诉的情况下有权提起诉讼。因此,在排他许可和普通许可的情况下,制止侵权的诉权属于专利权人,所以,对于制止侵权的费用以及获得的赔偿在许可人与被许可人之间如何分配也应该作出约定。

  五、在以提成方式计算使用费时应约定保底使用费并要求被许可人提供专利产品的销售记录

  在专利使用费的计算方式上,通常有一次总算、分期付款、入门费加销售额提成或利润提成、使用费折合成股权,以上各种方式有单独采用的,也有组合采用的。销售额提成或利润提成容易产生纠纷,虽然一般合同约定许可人有权利查阅被许可人销售专利产品的帐册,但由于我国大多企业的财务制度并不规范,对公帐、内部帐各种帐册很多,不开具发票销售的也很普遍,真假难辨。因此,采用利润提成对于许可人而言风险最大,销售额提成次之,在被许可人提供了形式上合法的销售记录和利润报表的情况下,如许可人有异议的,还必须由许可人申请司法审计。这样不仅浪费精力、财力,而且也不一定能审计出真实的结果。所以,如果专利许可合同约定以提成方式计算使用费的,应该约定每年的使用费保底数额,另外也要约定被许可人将每一年度专利产品的详细销售记录或利润表复制给许可人,并由被许可人签字确认。如果许可人日后发现被许可人有隐瞒的情形,也便于追究违约责任。

  专利许可合同作为一种特殊的合同,既有专利的特殊性,专利的垄断性、地域性、行政性、无形性、技术性问题会出现在专利许可合同中,又有民事合同的共性,普通合同纠纷中的问题同样也会在专利许可合同中出现。因此,专利许可合同的签订应该慎重、严谨,不仅需要技术专家对该专利的效果进行把关,更重要的是需要精通专利诉讼和合同诉讼的律师的指导。

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