美国商标注册簿:主簿 Vs.副薄

总第64期 翻译:王燕 北京万慧达知识产权代理有限公司发表,[专利]文章

  依据美国商标法(兰哈姆法),美国专利商标局将注册簿分为:主簿和副薄。大部分业内人士和商标持有人对主簿注册非常熟悉;然而,许多业内人士和商标持有人从未听说过第二个注册簿,被称为“副薄注册”。自1946年商标法实施以来,副簿注册为缺乏显著性但能区分商品或服务来源的商标提供了注册的可能。(兰哈姆法第23~28节,美国法典第15编第1091-1096节)。例如:杂志名称通常对其内容具有描述性,这是副簿注册中缺乏显著性的商标的范例。如果该杂志通过大量发行,被公众知晓,进而获得显著性,则该商标可在主簿注册进行注册申请。

  美国两个注册簿的区别

  只有具有显著性的商标才能在主簿注册进行注册申请,显著性来源于商标独特的特征或对商标长期广泛的使用。主簿具有以下优势:推定商标的有效性,作为商标专用权的初步证据,对商标持续专有使用的通告。而且,如果商标自注册之日起连续、不间断使用超过五年,该商标有可能获得不可争辩性(阻止第三方对商标的有效性进行抗辩)。在主簿注册的注册申请须符合美国专利商标商标注册的基本要求。主簿注册的商标申请将经历公告程序和异议期。

  大部分人对副簿注册不甚了解。通常,只有当审查员以商标缺乏显著性为由驳回主簿注册的注册申请时,副簿注册才能被了解到。如果审查员认为该商标能够区分商品和服务来源,就会允许申请人将主簿注册的申请修改为副簿注册的申请。

  副簿注册仅限于正在美国或其他领土国家使用的商标(与意图使用为申请基础的商标相反)及那些在原属国已获准注册的商标。在主簿注册以意图使用为基础提出的商标申请,可修改为副簿注册的商标申请,前提是申请人已提交使用声明并且该使用声明已被官方接受。审查员不能因等待申请人提交使用声明而对该申请进行暂停审理。因此,如果商标申请可能因商标缺乏显著性而被驳回,建议等到商标即将投入使用时再提出注册申请。针对主簿注册中以意图使用为基础的注册申请提交使用声明,将导致副簿注册的商标申请日发生变化。也就是说,美国专利商标局会考虑将提交使用声明修正的日期作为副簿注册的申请日期。(美国法典第37编第2条第75款第(b)项)。因此,审查员必须重新对美国专利商标局的数据库进行检索,以检索出冲突商标。此时申请人应注意审查员可能下发驳回通知书,原因是,自原申请提交之日至提交使用声明修正期间,可能已有第三方提交了申请,此申请日会早于提交使用声明修正的日期。

  通常,副簿注册的商标申请由主簿注册的商标申请修改而来。如果申请人认为商标具有描述性但可能通过使用获得显著性,可直接在副簿注册提交申请。

  只有缺乏显著性的商标才能在副簿注册提出申请。如果商标具有显著性,此商标将不能在副簿注册获得注册。因此,如果在副簿注册申请的商标具有显著性,则必须将该申请修改为主簿注册的商标申请,否则该商标将被驳回(临时法案第815条01款)。

  副簿注册的主要优势

  副簿注册具有以下优势:该商标信息将存在于数据库中,注册人可使用®标记及其他注册标记。而且,副簿注册的商标注册号与主簿注册的商标注册号是连续的,如此一来,单从注册号将无法判定商标是在哪个注册簿进行注册的。除此之外,根据条约规定,如果申请人的商标已在副簿注册获得注册,可帮助该商标在其他国家或地区获准注册或获得优先权。而且,副簿注册可用来证明该商标在五年内的专有使用情况,以此作为主簿注册要求商标具有显著性证明的一部分。

  副簿注册的劣势

  副簿注册的商标无法获得不可争辩性,如果申请人向美国专利商标局提出不可争辩性的请求(主簿注册的商标一般在第5至6年连同使用声明和不可争辩性请求一并提交),将遭到美国专利商标局的驳回。因此,如果第三方能够出示近似商标的在先使用情况或其他理由证明其在先权利(或其他任何撤销理由),则副簿注册的商标注册随时都有被撤销的风险。

  主簿注册的后续注册

  业内人士经常讨论如何将副簿注册修改为主簿注册。事实上,并不存在这样的程序。如果在副簿注册获得商标注册的所有人欲在主簿注册获得商标注册,必须在主簿注册提出新申请。进而,副簿注册的商标注册人将成为主簿注册的商标申请人。此外,副簿注册并不意味着商标还未获得显著性(第15章第1096节)从而危及主簿注册的后续注册。

  当商标的持续使用时间至少为五年时,这些使用证据可被视为获得商标获得显著性的证据,但这些证据通常不足以克服商标具有描述性的缺陷。很多时候,审查员会要求提供更多的证据以证明该商标获得了显著性,如:该商标的知名度、广告等证据,及第三方出具的声明表明此商标已被公众熟知,并且表明商标与申请人/注册人的商品或服务已唯一对应起来。

  实际上,由于商标通过五年的使用来获得显著性的时间与副簿注册的商标有效性维持的时间一致(自注册之日起第5至6年内),注册人通常需要提交使用声明(Section 8)以维持副簿注册的有效性, 与此同时,商标所有人在主簿注册提出新申请。这样,商标所有人既可以维持副簿注册的有效性,又在主簿注册提出了新申请。如果主簿注册的商标获得了注册,可考虑放弃副簿注册。如果商标注册满10年,商标所有人未提交续展申请,该商标将自动无效。如果商标注册人欲快速放弃副簿注册,可向美国专利商标局提交快速放弃请求。如果申请人未能说服美国专利商标局该商标已具有显著性,那么主簿注册将不被核准,副簿注册将继续保护注册人的权利。

  副簿注册无公告程序

  在副簿注册的申请商标,不存在注册前的公告程序,一旦商标申请核准,该商标将被获准注册。如果申请人欲快速获得商标的注册,可直接在副簿注册提出申请(而不是在主簿注册提出申请)。

  副簿注册的优势

  总括起来,副簿注册具有以下优势:

  1.为缺乏显著性但能够却分商品或服务来源的商标,提供了第二种注册方式;

  2.基于美国副簿注册,为该商标在其他一些国家获准注册或获得优先权创造条件;

  3.允许使用注册标记,如®或短语Reg. U.S. Pat及T.M. Off;

  4.副簿注册的商标信息存在于官方数据库中,供查询用;

  5.可阻碍在后近似商标的注册;

  6.尽管商标获得了显著性,副簿注册仍可作为一种保护商标的途径。

  副簿注册已存在了60多年,副簿注册为能够区分商品或服务来源的商标提供了注册和保护的可能,而人们对副簿注册的重要性并不是完全了解。商标所有人及法律顾问应了解副簿注册,副簿注册程序及后续在主簿注册的进行注册申请等情况。通过这种方式,通常由于商标缺乏显著性而无法注册的商标能够得以注册。

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