《商标法》第十五条的理解与适用——第1578392号“OBO及图”商标争议案评析

总第20期 第20期 史新章 中国国家工商行政管理总局 商标评审委员会发表,[商标]文章

 

目前,对于商标法第十五条所指的“代理人”的含义存在不同观点。商标评审委员会关于本案的审理,对于清楚理解“代理人”的含义具有积极意义。由于商标法第十五条的规定来源于《保护工业产权巴黎公约》第六条之七的内容,故在理解“代理人”的含义时,应参考《保护工业产权巴黎公约》的相关解释。本案中,与申请人欧博-贝特曼两合合伙企业建立代理经销关系的系雷迅公司,并非争议商标的原注册人郑某及商标受让人黄某,但商评委考虑了商标法第十五条的立法意旨后,结合案情,对第十五条进行了扩大解释,将本案适用第十五条予以裁定,撤销了争议商标的注册。

 

一、基本案情[1]

申请人:欧博-贝特曼两合合伙企业

被申请人:黄某

争议商标1578392号“OBO及图”

(一)当事人主张

申请人的主要理由:申请人始建于1911年,是目前制造尖端电子科技产品的世界知名厂商之一,产品主要为电源防雷器、通信网络保护器等。申请人建立了遍布全球的生产、分销及服务网络,其独创并长期使用的“OBO”与卡通人物图形商标不仅在德国注册,在世界多个国家和地区也获得商标注册。从1994年起,争议商标的原注册人郑某所拥有的公司——雷迅科技实业(香港)有限公司(以下简称“雷迅公司”)就与申请人建立了合作关系,在香港、澳门协助申请人开发业务。1997年,随着双方合作的发展,雷迅公司被申请人指定为申请人产品在中国销售的独家代理。由于雷迅公司涉嫌销售假冒申请人的产品,申请人于200021致函雷迅公司质询,2000215雷迅公司复函否认其行为。在此期间即200021,郑某申请注册争议商标。申请人于200038正式发出解除双方代理关系的书面通知。综上,郑某作为申请人的代理商抢注申请人商标的行为违反了《商标法》的有关规定,争议商标应予撤销。

争议商标原注册人郑某的答辩理由:“OBO”并非申请人独创。雷迅公司成立于1997年,争议商标是其于1997年委托中国的一家广告公司进行设计的,并已对卡通人物图形作了版权登记。申请人的商标"OBO BETTERMANN",争议商标与之不近似,并非对其复制和抄袭。雷迅公司自1997年开始在中国使用“OBO”避雷器,投入大量人力财力进行产品宣传,并非有意抢注他人商标以牟取暴利。申请人提供的证据不足以证明双方存在代理关系,因此郑某注册争议商标合法。综上请求维持争议商标的注册。

被申请人(在本案审理期间,郑某将争议商标转让予黄某,即本案被申请人。)答辩称:被申请人合法受让争议商标,现为争议商标的合法所有人。经向商标出让人查证,郑某与申请人之间无代理关系,雷迅公司也不是申请人的代理人。争议商标由郑某自行设计并在先使用,郑某为合法注册人,被申请人为争议商标的合法拥有人。申请人未提供其在中国使用争议商标的证据,其提供的授权书、名片、产品介绍册等为无效证据不应采信,其提供的在其他国家的注册证不符合证据形式,应当不予考虑。综上,请求维持争议商标的注册。

(二)商评委审理与裁定

商评委经审理查明:申请人为德国防雷设备制造生产厂,最早于1981年在德国于国际分类第9类避雷针等商品上注册了“OBO及图”商标,同年该商标在世界知识产权组织国际局注册,指定领土延伸国家有澳大利亚、比利时、荷兰、卢森堡、法国、意大利等,指定使用于国际分类第6789171920类。其后,申请人先后在德国于国际分类第67891720类注册了“OBO BETTERMANN”、“OBO 商标,在新加坡、英国于国际分类第9类注册了“OBO”、“OBO BETTERMANN商标

争议商标OBO及图”由郑某于200021申请注册,指定使用于第9类避雷器、避雷针商品,于2001528获准注册。

雷迅公司于1994830在香港依据香港公司条例注册成为有限公司,该公司200294送交香港公司注册署存档的周年报表显示,该公司董事之一为郑某。

199719,郑某作为发信人以雷迅公司总经理的名义发传真给申请人,建议由其作为申请人超电压保护产品中国地区的独家代理商。

1997423,申请人致传真予郑某,商谈指定其为独家代理事宜。

199764,申请人致传真予郑某,指定雷迅公司为申请人防雷和防高压过载保护材料产品的中国独家代理商。

2000215,雷迅公司致传真予申请人,否认其销售假冒申请人的“OBO”、“OBO BETTERMANN”和“BETTERMANN”产品。

200038,申请人致传真予雷迅公司,终止双方的代理关系。

商评委鉴于上述事实和证据认为:依据我国商标法第十五条规定,对于未经授权,代理人或者代表人以自己的名义将被代理人或者被代表人的商标进行注册,被代理人或者被代表人提出异议的,应不予注册并禁止使用。

申请人提供的证据表明,申请人于1981年就已在德国注册了“OBO及图”商标,并进行了国际注册。申请人在多个国家拥有“OBO及图”、“OBO”、“OBO BETTERMANN商标的专用权,商标注册时间均早于争议商标申请注册日。据此可以认定申请人为“OBO及图”、“OBO”、“OBO BETTERMANN商标的所有人。虽然郑某辩称争议商标是其委托广告公司设计并已对卡通人物图形作了版权登记,但并未举证证明,故商评委对该项主张不予考虑。

19971月郑某以雷迅公司总经理的身份与申请人接洽代理事宜,同年6月申请人指定雷迅公司为其防雷和防高压过载保护材料产品的中国独家代理商。200021,郑某以其个人名义在第9类避雷器、避雷针商品上申请注册争议商标。争议商标与申请人“OBO及图”及“OBO商标文字相同,争议商标中的卡通人物图形与申请人“OBO及图”中的卡通人物图形在人物造型、细节特征及整体外观上均十分近似,已构成近似商标。争议商标指定使用的避雷器、避雷针商品也属于雷迅公司代理的申请人生产的防雷和防高压过载保护材料产品中的一种。郑某作为雷迅公司的董事、总经理和与申请人建立代理关系的主要联系人,明知使用在防雷和防高压过载保护材料产品上的“OBO及图”及“OBO商标为申请人的商标,却未经申请人同意在相同或类似商品上抢先注册与之近似的争议商标,其行为不仅属于《商标法》第四十一条第一款所禁止的以其他不正当手段取得商标注册的行为,也适用《商标法》第十五条禁止代理人未经授权以自己的名义将被代理人的商标进行注册的立法宗旨,故争议商标应予撤销。依据《中华人民共和国商标法》第十五条、第四十一条第二款、第四十三条之规定,商评委裁定:申请人对被申请人注册的第1578392号“OBO及图”商标所提撤销理由成立,该注册商标予以撤销。

(争议商标

二、评析

本案的焦点问题是:争议商标的注册是否属于商标法第十五条所指的代理人未经授权擅自抢注被代理人商标的情形。

(一)《商标法》第十五条中“代理人或者代表人”的理解

 代理人或者代表人未经授权,擅自注册被代理人或者被代表人商标的行为违反了诚实信用原则,侵害了被代理人、被代表人或者利害关系人的合法权益,商标法第十五条的规定旨在禁止代理人或者代表人恶意抢注的行为。许多国家或地区为禁止代理人、代表人此种恶意抢注行为,也在商标法中作出了类似规定。例如,德国《商标法》第十一条、日本《商标法》第五十三条之二、英国《商标法》第六十条、《欧共体商标条例》第八条第三款、我国台湾地区《商标法》第二十三条第十四款。据《保护工业产权巴黎公约》第六条之七规定:“(一)如本联盟一个成员国的商标所有人的代理人或代表人未经该所有人同意而以自己的名义向本联盟一个或一个以上的成员国申请商标注册,该所有人应有权反对进行注册或要求取消注册,如该国法律允许商标所有人可要求将该项注册转让给自己,除非该代理人或代表人能证明其行为是正当的。 ()商标所有人在符合上述(一)款规定时,有权反对其代理人或代表人未经其同意而使用其商标()国内立法得规定商标所有人按本条规定行使权利的公正期限。”包括中国在内的许多国家或地区商标法中关于制止代理人抢注行为的规定皆来源于《保护工业产权巴黎公约》第六条之七的规定。

本案适用商标法第十五条的关键是对代理关系的判定。对于如何理解《商标法》第十五条中“代理人”的概念,学者们提出了广义和狭义两种观点。狭义说认为此处的代理人特指商标代理人。广义说则以《巴黎公约》第六条之七的立法本意为立论基础,将经销商也视为代理人。国外学者博登浩森在其所著的《保护工业产权巴黎公约指南》中指出《巴黎公约》第六条之七中的代理人、代表人应做如下解释:“考虑到本规定的目的,上述的措辞很可能不会从狭隘的法律意义来解释,所以本规定也同样适用于那些作为使用该商标的商品批发商,而且以其自己的名义申请该商标注册的人。”考虑到《商标法》第十五条的渊源为《巴黎公约》的第六条之七,因此广义说更符合立法本意,可兹赞同。商标评审委员会发布的《商标审理标准》也采纳了此种观点,该审理标准规定:《商标法》第十五条的内容源于《保护工业产权巴黎公约》第六条之七的规定,因此在对代理关系进行界定时,应当结合该条的立法目的,即制止代理人违反诚实信用原则的恶意抢注行为,进行解释。该条所述的代理人不仅包括《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》中规定的代理人,也包括基于商事业务往来而可以知悉被代理人商标的经销商。

(二)《商标法》第十五条的适用条件

本案如,,,依照商标法第十五条予以裁定,除上述关于当事人之间具有代理关系这一构成要件外,依据《商标审理标准》规定,还须符合以下适用条件:系争商标指定使用在与被代理人、被代表人的商标使用的商品/服务相同或者类似的商品/服务上;系争商标与被代理人、被代表人商标相同或者近似;代理人或者代表人不能证明其申请注册行为已取得被代理人或者被代表人授权;商标争议案件中,被代理人、被代表人或者利害关系人应当自系争商标注册之日起五年内提出撤销请求。

(三)在本案中对商标法第十五条作出扩张解释,可以有效遏制商标抢注行为。

在审理实践中,可以依据双方当事人之间签订的合同、交易凭证、采购资料等可以证明合同关系或者商事业务往来存在的证据材料来认定当事人之间是否存在代理经销关系。因此,对于一般的代理经销关系,在实务中并不难判断。在本案中,商评委依据雷讯公司与申请人公司之间的订货、签订代理协议的往来信函复印件,可以认定雷迅公司为申请人防雷和防高压过载保护材料产品的中国独家代理商,申请人产品使用的是“OBO及图”及“OBO”文字商标但本案的情况较为特殊,在争议商标注册申请日前与申请人形成代理经销关系的是雷迅公司,而抢注本案争议商标的主体却非雷迅公司,而是雷迅公司的总经理郑某。由于第十五条规定:“未经授权,代理人或者代表人以自己的名义将被代理人或者被代表人的商标进行注册,……”如果严格按照商标法该条规定的字面含义理解,则此案似乎难以适用第十五条,因为代理人雷迅公司并未以自己的名义进行注册。但商评委并没有武断地作出裁定,而是考虑了商标法第十五条的立法意旨后,结合案情,对第十五条进行了扩大解释,将本案适用第十五条予以裁定。

在商事代理经销关系中,代理经销商由于销售被代理人的产品而得以知晓被代理人的商标,商业活动中存在个别缺少商业道德的代理经销商以抢先注册被代理人的商标为手段,来迫使被代理人答应其苛刻合作条件的情况或在代理关系结束后,其自行生产标有该商标的产品。代理经销商的抢注行为不仅会损害被代理人的经济利益,也破坏了公平竞争的市场秩序,有可能使消费者对产品的真实来源产生混淆误认。商标法第十五条的立法目的即在于禁止代理人或者代表人这种恶意抢注的行为。审理实务中,有时会出现代理人不以自己的名义而是由其他人申请注册,而注册申请人与代理人基于特殊关系可以认定二者具有串通合谋行为,例如注册申请人系代理人的经理、法定代表人,或注册人申请人与代理人虽是不同申请主体,但同属一个自然人或上级企业控制,由于注册申请人与代理人的密切关系,将导致他人申请与代理人或代表人提出申请的结果实质上一致,同样会损害被代理人商标权利,故针对以上情形适用商标法第十五条的规定予以裁定,符合该条的立法目的。本案中争议商标原注册人郑某系雷迅公司总经理、董事,同时也是与申请人接洽代理事宜的人,其应明知“OBO及图”是申请人使用的商标,且其与雷迅公司在利益关系上一致,故可以认定郑某在雷迅公司与申请人代理经销关系破裂前夕注册争议商标的行为,具有与雷迅公司串通合谋掠夺他人商标的恶意,故可以适用商标法第十五条的规定。

本案中争议商标与申请人“OBO及图”及“OBO商标文字相同,争议商标中的卡通人物图形与申请人“OBO及图”中的卡通人物图形在人物造型、细节特征及整体外观上均十分近似,已构成近似商标。争议商标指定使用的避雷器、避雷针商品也属于雷迅公司代理的申请人生产的防雷和防高压过载保护材料产品中的一种。争议商标注册人也无证据证明其注册行为已取得被代理人的授权,故本案争议商标的注册属于商标法第十五条所指的情形,应予以撤销。

(四)争议商标受让人黄某对其所受损失如何获得救济

商评委对争议商标的可注册性作出否定性评价导致争议商标被撤销后,无疑使该商标目前的所有人黄某受到严重损失,但黄某对其自身损失的产生并无过错,那么他应如何获得救济呢?依据《商标法实施条例》第三十六条,虽然有关撤销注册商标的裁定对已经履行的商标转让合同不具有追溯力,但是商标注册人恶意给他人造成损失的应当给予赔偿。本案中,争议商标原注册人郑某违反商标第十五条的规定抢注争议商标,其后郑某将具有权利瑕疵的争议商标转让于黄某,由于郑某明知争议商标具有瑕疵,故可以认定郑某的行为属于恶意给他人造成损失的情形。当然,对于损失赔偿问题不属于商标评委的管辖范围,黄某应通过民事诉讼或仲裁的途径去获得救济。



[1] 参见国家工商行政管理总局商标评审委员会商评字(2005)第0242号《关于第1578392号“OBO及图”商标争议裁定书》

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