报刊名称商标注册审查应当考虑的几个因素——深圳市新财富杂志社诉商评委商标纠纷案

总第67期 周波 北京市高级人民法院知识产权庭法官发表,[商标]文章

——深圳市新财富杂志社诉商评委商标纠纷案

一、案件索引

(一)案号
  一审案号:北京市第一中级人民法院(2010)一中知行初字第2146号(2011年11月8日审结)二审案号:北京市高级人民法院(2012)高行终字第832号(2012年6月7日审结)

(二)当事人
  原告(被上诉人):深圳市新财富杂志社有限公司(简称新财富公司)
  被告(上诉人):国家工商行政管理总局商标
  审委员会(简称商标评审委员会)
  第三人:时代公司

二、案情简介

  第2011598号“新財富 NEW FORTUNE”商标(简称被异议商标,见下图)由广东新财富杂志社有限公司(2006年3月30日更名为深圳市新财富杂志社有限公司,简称新财富公司)于2001年10月16日向商标局申请注册,并在第16类“期刊、杂志(期刊)、新闻刊物”商品上获得初步审定并公告。

  

被异议商标

  时代公司对被异议商标提出异议,但未获得商标局支持,遂向商标评审委员会申请复审。其主要理由为:《FORTUNE》是时代公司于1930年首次出版发行的专业财经杂志,该杂志在世界范围内具有很高的知名度。1996年11月,《FORTUNE》杂志的中文版《财富中国》在中国首创,它是第一份用简体字在中国出版的美国杂志。被异议商标将时代公司在先注册在第16类“杂志、书、新闻信札、报纸”商品上的第1136217号“财富”商标(简称引证商标一,见下图)和第1136216号“FORTUNE”商标(简称引证商标二,见下图) 组合在一起,在含义、呼叫及整体外观等方面近似,易使消费者产生混淆误认,违反了《中华人民共和国商标法》(简称《商标法》)第二十八条的规定。

引证商标

引证商标

  新财富公司答辩称:《新财富》杂志是由新财富公司于1993年5月26日创刊的《财富》杂志更名而来,被异议商标作为一个中英文组合商标,与引证商标在整体外观、含义等方面区别明显,未构成近似。新财富公司向商标评审委员会提交了新闻出版署和广东省新闻出版局的相关批复,用以证明新财富公司《财富》杂志于1993年5月26日经批准创刊并于2000年3月经批准更名为《新财富》的事实。

  2010年3月29日,商标评审委员会作出商评字〔2010〕第06062号《关于第2011598号“新財富 NEW FORTUNE”商标异议复审裁定书》(简称第6062号裁定)。该裁定认为:被异议商标与引证商标一及引证商标二的整体文字组成和呼叫近似,且整体含义亦无明显区别,分别注册使用在杂志(期刊)和报纸等类似商品上,易使消费者产生混淆误认。因此,被异议商标与引证商标一及引证商标二已分别构成使用在类似商品上的近似商标。新财富公司提交的在案证据,虽能证明《新财富》杂志是由《财富》杂志更名而来,但不能证明新财富公司是上述杂志的创办者或其与上述两杂志之间存在利害关系。故商标评审委员会裁定:被异议商标不予核准注册。新财富公司不服该裁定,在法定期限内向法院提起诉讼。

  一审法院认为,在被异议商标与引证商标指定使用的期刊杂志等商品上,所使用的上述商标往往亦被认读为相关刊物的名称,根据期刊杂志等商品的相关公众的认读习惯,刊物名称的细小变化即可具有较高的识别功能,被异议商标与引证商标的不同已经足以产生较大的识别作用,相关公众可予以区分、不会混淆误认。同时,汉字“财富”、英文“FORTUNE”使用在期刊杂志等商品上易被理解为对刊物内容性质的描述,其作为商标商标组成部分所起到的商标识别功能较弱,在此情况下,被异议商标的第一个汉字“新”和第一个英文单词“NEW”就相对会起到更为重要的商标识别作用。因此,被异议商标与引证商标一、二的不同,足以消除相关消费者的混淆误认,商标评审委员会认定被异议商标与引证商标一、二已分别构成使用在类似商品上的近似商标缺乏根据,应予以纠正。同时,新财富公司在商标评审程序中和本案诉讼过程中提供的证据可以证明新财富公司对被异议商标已经经过较长时间的使用并建立了较高的市场声誉和较为广泛的消费群体,对被异议商标不予核准注册也不利于维护已经形成和稳定的市场秩序。

  综上,一审法院依照《中华人民共和国行政诉讼法》第五十四条第(二)项第1目之规定,判决:一、撤销第6062号裁定;二、商标评审委员会重新作出裁定。商标评审委员会不服提起上诉。

  二审法院认为,在商标标志的构成要素、排列方式、读音、字体、视觉效果等方面,被异议商标与引证商标一、二均存在较大差异,同时,考虑核定使用的期刊杂志等商品的特点,不会造成相关公众混淆误认,故被异议商标与两引证商标均不构成近似商标。而且,新财富公司提交的证据能够证明其对被异议商标进行了较长时间的使用并建立了较高的市场声誉和较为广泛的消费群体,对被异议商标不予核准注册也不利于维护已经形成和稳定的市场秩序。综上,二审法院依照《中华人民共和国行政诉讼法》第六十一条第(一)项之规定,判决:驳回上诉,维持原判。

三、案件评析

  在我国的商标注册实践中,在第16类“报纸、期刊、杂志(期刊)、新闻刊物”(简称“报刊”)四种商品上将报刊名称申请注册为商标,与在其他类别的商品上申请注册商标,存在众多不同之处。虽然现行法律法规和司法解释并未对报刊名称商标的注册作出详细规定,但结合本案的处理,从相关行政执法和司法实践的经验中,还是能够总结出一些报刊名称商标注册审查应当考虑的几个因素。

  (一)根据销售渠道确定混淆判断的相关公众《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》(简称《商标授权确权行政案件若干问题的意见》)第16条规定:“人民法院认定商标是否近似,既要考虑商标标志构成要素及其整体的近似程度,也要考虑相关商标的显著性和知名度、所使用商品的关联程度等因素,以是否容易导致混淆作为判断标准。”而是否容易导致混淆,是就相关公众的认知而言的,故相关公众这一主体范围的确定对于商标近似的判断尤为重要。根据《商标授权确权行政案件若干问题的意见》第15条的规定,销售渠道、消费群体通常是判断商品是否类似的考虑因素。但是,对于报刊这类特殊的商品而言,销售渠道、消费群体则是判断商标是否近似应当考虑的内容。这是因为对报刊而言,销售渠道的不同意味着消费群体的不同,而不同消费群体的存在,又意味着相关公众已在客观上将相关商业标志区别开来的市场实际。正如北京市高级人民法院在《家庭》杂志社诉北京里肯咨询有限公司等商标侵权纠纷案中指出的一样,“二者在发行渠道中不可能发生交叉,当然不会使消费者对商品来源产生混淆。”因此,在判断报刊名称商标是否近似时,应当充分考虑销售渠道、消费群体因素,根据销售渠道确定混淆判断的相关公众。

  对于在国内外发行、销售渠道不同的报刊而言,这一因素尤为突出。根据国务院新闻办公室、国家新闻出版署1994年3月11日联合发布的《关于海外报刊不得在内地自行征订发行的通知》的规定,海外报刊在内地的发行工作,须经国家批准的报刊进口单位办理,海外报刊在内地的办事机构不得直接从事海外报刊在内地的征订发行业务。海外报刊不得通过内地驻外机构利用内地其他渠道办理发行业务。目前,海外报刊在内地的发行仍采取内部发行的方式。因此,对于采取内部发行方式的海外报刊而言,接触不到该报刊的广大消费群体自然不会将其与公开渠道全面发行销售的报刊相混淆。以本案为例,根据新闻出版署的批复,时代公司的《财富(中文版)》杂志只能在宾馆、饭店对外籍人员销售,而《新财富》杂志是在国内公开发行。基于这种销售渠道的巨大差异,二者的消费对象显然不同,即使存在一定的包含关系--《新财富》杂志的部分消费对象(宾馆饭店中的外籍人士)有可能也是时代公司《财富(中文版)》杂志的消费对象,但作为相关公众的主体部分--宾馆饭店中的外籍人士之外、接触不到《财富(中文版)》的消费者而言,因其不可能接触到其中的一种杂志,所以当然不会也无从对二者产生混淆误认。

  (二)报刊领域相关公众具备较强的识别能力商标制度之目的,主要在于确保交易之安全,维护商业道德, 故其识别标准, 自应以一般消费者,施以普通所用之注意,是否足以发生混同、误认之虞以为断。在这方面为专业人士时常提及的例子便是“相关公众购买房屋、车辆等贵重物品时所投入的注意力会比较高;而购买家庭日用品等廉价的商品时,所投入的注意力会相对少一些。例如,‘本田’汽车的商标和‘现代’汽车的商标非常相似,但没有任何一个消费者因为其商标相似而混淆两个商标,买错车辆。这就说明,相关公众对商标的注意力不同,会直接影响商标混淆的程度。”但除了商品本身的价值高低之外,商品自身的其他属性也会影响相关公众的注意力和对商品来源的识别能力。报刊类商品作为相关公众获取信息、更新知识、休闲娱乐的重要途径, 其消费的主要方式便是阅读,报刊的消费者会比其他商品的消费者更留意文字所传递的信息,因而也更容易了解该商品的来源。例如,《编辑学报》与《编辑学刊》仅一字之差,但编辑领域中的相关公众大都知道前者系中国科学技术期刊编辑学会主办的期刊,后者系上海市编辑学会主办的期刊。所以不仅在本案中一审法院认为,“根据期刊杂志等商品的相关公众的认读习惯,刊物名称的细小变化即可具有较高的识别功能,被异议商标与引证商标的不同已经足以产生较大的识别作用,相关公众可予以区分、不会混淆误认。”而且,商标局相关人士在论文中也指出,由于报刊商品的消费者被认为文化水平较高,识别能力较强,判断商标近似时较其他商品的尺度就相对宽松,并且恰恰引用了本案被异议商标与引证商标的例子,认为被异议商标与两引证商标在复审商品上不近似,应予核准注册。

  (三)对境外报刊应区分其境内外的不同名称如前所述,《商标授权确权行政案件若干问题的意见》第16条指出在认定商标是否近似时,应当考虑相关商标的知名度。但是,对知名度的考虑,应当严格限定在该知名度所赖以形成的商品和标志上。如果商品提供者的某一商标经过使用具备了较高的知名度,但由于种种原因,其采用了不同于以往商标的新标志,则相关知名度并不必然及于新的标志。尤其是对于在境内外均出版发行的刊物而言,更要区分其在境内外出版发行时所实际采用的刊物名称,用以确定其不同刊物名称和商标各自的知名度。同时,还要考虑充分考虑境外商标的知名度是否以及如何及于境内的商标

  具体到本案, 虽然相关证据能够证明《FORTUNE》杂志是时代公司于1930年首次出版发行的专业财经杂志,该杂志在世界范围内具有很高的知名度,但是,一方面,由于《FORTUNE》杂志在1 9 9 6 年1 1 月推出其中文版时, 其采用的中文名称是《财富中国》而非其在境外原本使用的《FORTUNE》,在没有其他证据予以佐证的情况下,不能必然得出《FORTUNE》杂志的知名度在当时已由其中文版《财富中国》延续的结论;另一方面,由于《FORTUNE》的中文版《财富中国》最初是在香港地区出版发行的,当时香港尚未回归祖国,香港与内地之间当时的沟通交流远不及现在,而且,我国对于海外报刊在内地的征订发行也有严格的限制,故在缺乏证据支持的情况下,无法得出《FORTUNE》杂志名称及商标的知名度在被异议商标申请日已及于我国内地的结论。这也成为判断被异议商标与引证商标是否近似的一个重要考虑因素。

  (四)应充分尊重在先使用而形成的市场实际“一页历史抵得上一卷逻辑。”《商标授权确权行政案件若干问题的意见》第1条也指出,对于使用时间较长、已建立较高市场声誉和形成相关公众群体的诉争商标,应当准确把握商标法有关保护在先商业标志权益与维护市场秩序相协调的立法精神,充分尊重相关公众已在客观上将相关商业标志区别开来的市场实际,注重维护已经形成和稳定的市场秩序。孔祥俊庭长最近也指出,有些案件中的争议有复杂的或者久远的历史原因,争议本身则是现实的或者需要进行现实地解决,这就需要考量相关事实的历史形成和发展过程,以及争议的现状,在此基础上进行公平合理的裁判。一般的商标授权确权行政案件如此,涉及报刊名称的商标注册审查案件亦应如此。

  以本案为例,国家新闻出版署《关于同意〈财富〉更名的批复》(新出报刊(2000)29 2号)、广东省新闻出版局《关于同意〈财富〉更名为〈新财富〉的通知》(粤新出报刊(2000)67号)等证据证明,《新财富》杂志系由《财富》杂志于2000年3月更名而来。而国家新闻出版署《关于同意创办〈财富〉月刊的批复》[新出期(1993)647号]、广东省新闻出版局《关于同意创办〈财富〉月刊的批复》[粤新出报刊(1993)150号]等文件证明该《财富》杂志于1993年5月26日经批准创刊。因此,虽然引证商标获取商标专用权的时间(1996年10月11日申请并于1997年12月21日获准注册)早于《新财富》杂志使用被异议商标的时间,但由于《新财富》杂志系由1993年创刊的《财富》杂志更名而来,故其在中国大陆地区将“财富”用于杂志名称的历史早于引证商标的申请日期。“竞争已从自由经济政策演变为商业构思和智力创造的自由竞争原则。也就是说,自由模仿原则意味着任何人的商业构思、发明、作品和标志一旦向社会公开,就处于公有领域并允许他人自由模仿。”故在没有证据证明1993年创刊的《财富》杂志对“财富”的使用有违法律规定的前提下,在相关杂志的出版发行已经形成了较为固定的相关公众群体和市场秩序的情况下,允许被异议商标与引证商标的共存则是完全符合客观实际的。



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