关于参数限定的产品权利要求清楚性的探讨

总第67期 李燕芳、史巍、张爱欣 国家知识产权局专利局专利审查协作北京中心发表,[专利]文章

    随着化学领域专利申请数目的急速增长以及化学产品表征手段的多样化发展,为了更准确地对产品发明进行表征或者使得所要求保护的发明区别于采用常规方法表征的现有产品,申请人越来越多地使用参数限定产品发明。

  我国《专利审查指南》第二部分第二章3.2.2节规定:“产品权利要求适用于产品发明或者实用新型,通常应当用产品的结构特征来描述。特殊情况下,当产品权利要求中的一个或多个技术特征无法用结构特征予以清楚地表征时,允许借助物理或化学参数表征;使用参数表征时,所使用的参数必须是所属技术领域的技术人员根据说明书的教导或通过所属技术领域的惯用手段可以清楚而可靠地加以确定的。”对于包含参数的化学产品权利要求,《专利审查指南》第二部分第十章第4.3节进一步规定:“对于仅用结构和或组成特征不能清楚表征的化学产品权利要求,允许进一步采用物理-化学参数和或制备方法来表征;允许用物理-化学参数来表征化学产品权利要求的情况是:仅用化学名称或者结构式或者组成不能清楚表征的结构不明的化学产品,并且参数必须是清楚的。”

  可见,参数在专利文件中可以作为产品的一种表征方式,指南也规定了采用参数对产品进行表征的一些限制性条件,但是并没有给出参数的确切定义,也没有对参数限定的产品权利要求进行具体细化的说明。参数的表现形式多种多样:例如,根据实质可分为表征产品结构和或组成以及表征产品功能和或效果的参数等;根据通用程度可分为常见参数和不常见参数等,一般来讲,常见参数在所属技术领域具有公知的含义,而不常见参数则有可能仅是申请人自定义的。参数限定的产品权利要求更是复杂,例如:对于不常见参数,有的在说明书中有详细的定义,有的则没有;有的权利要求在限定了参数的同时还限定了该参数的具体测试方法;有的参数是对产品权利要求中所用化学原料的限定;有的是对请求保护的化学产品本身的限定等等。因此,在实践中,这种多样性和复杂性导致不同的审查员、申请人、代理人对权利要求是否清楚的理解可能存在不同,导致结果的多样化,同时也对于申请人、代理人在撰写和意见答复时带来一些困惑。为解决参数限定的产品权利要求的清楚性问题,提高审查、撰写和意见答复的质量,本文通过比较国内外专利局对参数限定的产品权利要求清楚性方面的相关规定,结合实际案例对参数的清楚性审查、撰写和意见答复提出了一些思路和建议。

一、国外对于参数表征的产品权利要求的清楚性相关规定

  (一)日本专利局的相关规定

  《日本审查基准》将采用参数进行表征的产品权利要求归类于“采用产品所具有的作用、功能、性质或特性进行表征的产品权利要求”。判断是否清楚时,所属领域的技术人员应考虑现有技术;当由权利要求中记载的定义可以设想出具有该功能、特性等的具体产品时,发明的保护范围是清楚的。

  对于包含特殊参数的权利要求,如果不能设想出具有该特殊参数值的具体产品,其权利要求的保护范围往往是不明确的。但如果属于以下两种情形之一时,也可以认为权利要求的保护范围是清楚的:

  (1)除了用该功能、特性等定义产品之外,采用其他形式不能恰当地定义说明书或附图中记载的发明时,仅仅出于不能设想出具体产品为由认为发明的保护范围不清楚是不合适的;

  (2)考虑到现有技术水平,具有该功能、特性等的产品能够与现有技术中的产品相区分。

  对于包含用特殊参数定义发明的参数发明,如果特殊参数的技术含义不易理解,则要求在说明书中记载该特殊参数的导出过程及确定数值范围的理由(实验结果等),以达到能够理解其技术含义。

  (二)欧洲专利局的相关规定

  欧洲专利局《审查指南》中对参数作出如下定义:“参数是一些特性值,其可以是能直接测量的性能值(如物质熔点、钢的抗弯强度、电导体的电阻),或被定义为公式形式的几个变量的复杂或简单的数学组合。”

  欧洲专利局《审查指南》规定:只有在发明不能以任何其他方式适当定义的情况下,才允许主要通过参数来表征产品。参数可以通过说明书中的指导或通过所属技术领域惯用的客观手段清楚并且可靠地加以确定。对采用不常见的参数或者使用无法得到测量参数的设备的情形,由于其不能与现有技术进行有意义的比较,可以以不清楚为由加以反对。

  欧洲专利局《审查指南》还对权利要求中是否应该限定参数的测量方法作如下的规定:原则上,测量方法对明确定义参数是必要的;然而,当有以下情形时,权利要求中不需要有测量参数值的方法:

  (1)该方法的描述太长,其内容会导致权利要求因不简明或难以理解而不清楚;此时根据欧洲专利公约实施细则第43条(6),权利要求应该采用引用说明书内容的方式进行限定;

  (2)所属技术领域技术人员知道采用何种方法进行测量,例如,只有一种方法或者因为普遍采用一种特定方法;

  (3)在测量精确度范围内,所有已知方法会得到相同结果。

  (三)美国专利商标局的相关规定

  美国专利商标局《专利审查程序手册》§2173.01也有相关的规定:只要在说明书中已经清楚地阐明了术语的特定含义,就可以在权利要求中以其选择的该术语来限定请求保护的发明。申请人可以使用功能性语言、选择性表述、否定性限制或其他能够使请求保护的主题范围清楚的任何权利要求格式或表述形式,不能仅仅因为用于限定专利保护主题的表述形式而驳回其权利要求。在说明书中没有使用或者没有定义的权利要求的术语,如果该权利要求的术语的含义是可辨别的,则是清楚的。

  当在权利要求中出现程度术语时,首先确定说明书是否提供了某些测量该程度的标准,如果没有,则应当基于现有技术确定权利要求能否合理告知所属技术领域普通技术人员该权利要求的保护范围。即使说明书使用了和权利要求中相同的程度术语,如果阅读说明书时仍然不能理解该术语的范围,可以据此驳回。

  (四)比较分析

  比较以上相关规定可以看出,美国和欧洲专利局的处理方式相似:首先参数的含义必须是清楚的,并且还需明确该参数的测量方法,除非基于现有技术可以确定由该参数限定的产品权利要求的保护范围;而日本专利局并没有相关规定,只是从技术方案整体出发,将参数看做是产品的功能、特性,并以能否得到具有该功能、特性的产品作为判断该权利要求的保护范围是否清楚的依据。相比之下,欧洲专利局对参数的定义作出了更为明确的规定,对于在实践中解决其清楚性问题,准确确定参数限定的权利要求的保护范围有借鉴意义。

  基于上述日局、欧局和美局的相关规定,笔者提出了一些对参数限定的产品权利要求的清楚性审查、撰写以及意见答复的思路和建议,并以具体案例分析对其进行了解释说明。

二、结合实际案例分析涉及清楚性审查、撰写以及意见答复的思路

  对于参数特征限定的产品权利要求的清楚性审查,笔者认为,需要考虑的因素有以下几个方面:

  (一)权利要求所用参数的名称和/或技术含义应当清楚。可以通过以下三个层面对参数进行判断:①参数本身是所属技术领域常用的技术术语,所属领域的技术人员能够理解其具有明确的通用的技术含义,该参数的量纲也应该是明确的;②如果所属技术领域没有该参数通用的技术含义,但是在说明书中明确记载了其相应的技术含义,所属领域的技术人员根据说明书及附图中记载的内容能够解释其技术含义。

  【案例1】权利要求1:一种热熔胶,其特征在于:按质量份包括以下组分:501-800g/10min的EVA 10-20份,且含有26-30%的乙酸乙烯酯单元;500-700g/10min E B A 15-30份,且含有25-28%的丙烯酸正丁酯单元。

  【案例分析】

  权利要求采用参数“501-800g/10min”和“500-700g/10min”分别限定了EVA和EBA,但在权利要求书和说明书中均没有涉及该参数的技术含义。申请人在意见答复中陈述:该参数是熔融指数或熔体指数,即melt(flow)index,高分子辞典对其有确切的定义:热塑性高分子材料的熔体在特定温度和负荷下,每10分钟通过标准口模的质量,其单位为g/10min,所属领域的技术人员根据该参数的量纲就可以确定其为MI。而在行业内常用熔体常数代替熔融指数,那么,审查员能否仅根据量纲就能清楚判定该权利要求的保护范围呢?

  对于该案例,笔者认为权利要求1中所述的参数“501-800g/10min”和“500-700g/10min”仅由数值范围和量纲组成,并没有记载其明确的名称或技术含义,此外说明书中也没有相应的记载。虽然该权利要求中参数的量纲“g/10min”是高分子领域常用来表征熔融指数的,但从该量纲表达的含义看,其仅仅表示每10mi n的质量(重量)。由于教科书或工具书中并没有指出只有熔融指数才能使用该量纲,因而本领域的技术人员无法确定该量纲只能表征熔融指数,不能用来表征高分子材料的其他性能。从上述分析可见,不能仅根据量纲就确定该参数的含义是清楚的,所以权利要求中必须明确记载该参数的名称或技术含义。

  (二)对于具备明确含义的参数,还要考虑其测量方法。为了清楚地确定参数特征表征的产品权利要求请求保护的范围,权利要求中一般应当包括参数的测定方法。但是在以下情形下权利要求中可以不记载参数测定方法:(1)所属领域的技术人员知道采用何种方法测量该参数,例如,现有技术中只有一种方法或者所属领域的技术人员普遍采用一种特定的方法;(2)如果具备多种测量方法,则在测量精确度范围内,所有已知方法都将得到相同的结果,那么该参数特征也是清楚的。也就是说,参数对于测量方法的依赖程度是一个重要的考虑因素,如果参数的数值受测量方法的影响较大,仅凭参数的数值将无法确定其所限定的产品,此时记载相关的测试方法是必要的。

  【案例2】权利要求:一种热熔胶,其特征在于:按质量份包括以下组分:MI为501-800g/10min的EVA10-20份,且含有26-30%的乙酸乙烯酯单元;MI为500-700g/10min EVA 15-30份,且含有25-28%的乙酸乙烯酯单元。

  【案例分析】

  权利要求使用参数“MI为501-800g/10min”和“MI为500-700g/10min”分别对组分中两种EVA进行了限定。首先该参数的名称是清楚的,但权利要求中只给出了参数的名称,并未记载其测量方法,审查员能否仅根据名称判定该权利要求的保护范围呢?

  在高分子领域,测定熔融指数是表征热塑性高分子材料熔体流动速率的一种方法。熔融指数在一定程度上体现了高分子的结构,例如分子量、支化度等等。对于同一种材料,MI越大,表示其流动性越好。可见该参数对产品的结构有一定的限定作用。

  测量方法对熔融指数有着重要的影响:不同的温度和负荷直接影响着所测得熔融指数的数值大小。聚合物在不同温度和载荷下,其熔融指数的数值差异较大:温度越高,载荷越大,熔融指数也越大,即熔融指数的数值和温度以及载荷正相关。

  那么,现有技术中是否存在熔融指数的一般测量方法呢?高分子辞典例举了测定熔融指数的标准:国标GB3682-83即ASTM标准ASTMD1238-88、国际标准ISO1133-81。也就是说,对于熔融指数,所属技术领域具有普遍采用的特定测量方法。

  但是, 对于同一种材料, 以最新国标GB/T3682-2000《热塑性塑料熔体质量流动速率和熔体体积流动速率的测定》为例,其中列举了几种不同的可供选择的测试条件,附录B中给出E/VAC(EVA)有B、D、Z三种不同的测试条件,分别对应着不同的测试温度和测试负荷。也就是说,对于本案中MI的测试条件并不是唯一的。并且MI的数值与测量方法和条件密切相关,而申请文件中也没有给出证据证明这三种不同测试条件下得到的EVA的熔融指数在测量精确度范围内数值上是一致的。

  由于权利要求中没有限定M I的测定方法,而M I的数值受测量方法的影响较大,在精确度范围内,并不是所有的方法都将得到相同的结果。

  (三)对于参数导致权利要求不清楚这一问题,还应当从技术方案的整体来分析,考虑请求保护的技术方案对现有技术做出的贡献与参数的相关程度,以及权利要求中参数特征与其他特征对于权利要求保护范围的共同限定作用。如果参数限定的技术特征与技术方案对现有技术做出的贡献相关,那么在无法确定参数是清楚的前提下,也不能确定权利要求的保护范围是清楚的;如果参数限定的技术特征与技术方案对现有技术做出的贡献不相关,那么即使没有记载该参数的测量方法,所属技术领域的技术人员能够根据除该参数外的技术特征,能够得到请求保护的产品,则该权利要求的保护范围是清楚的。例如上述案例2,结合该权利要求中的其他特征考虑,采用参数限定的是制备组合物所用的原料,所属领域的技术人员知道,EVA是乙烯和醋酸乙烯酯的共聚物,权利要求中对于EVA除了采用熔融指数进行限定之外,还采用了醋酸乙烯酯的含量这一结构特征。但是,仅凭醋酸乙烯酯的含量是无法明确EVA的结构的,根据发明所要解决的技术问题,表征其结构和/或组成的特征还应当包含:分子量及其分布、重复单元排列状态等要素做适当说明。而权利要求中并未对上述特征作出限定,因此无法结合该权利要求中其他的结构特征确定该EVA的结构。由此可知,不能仅根据参数的名称或技术含义就能清楚确定权利要求的保护范围。

  【案例3】权利要求:一种热熔胶,其特征在于:按质量份该热熔胶包括以下组分:MI为501-800g/10min的EVA10-20份,其数均分子量为20,000-50,000,且含有26-30%的乙酸乙烯酯单元;软化点为100-110℃。

  【案例分析】

  权利要求使用参数“MI为501-800g/10min”限定了EVA,并且还记载了EVA的具体制备方法。但权利要求书和说明书中均未记载其测量方法,能否仅根据没有记载测量方法就能判定该权利要求的保护范围不清楚呢?

  对于该案例,虽未记载MI的具体测试条件,但记载了EVA的具体制备方法,即所属领域的技术人员根据该制备方法,制备得到的EVA就具有该权利要求中所述的熔融指数。虽然该权利要求并没有限定MI的测量方法,但所属领域的技术人员从技术方案整体出发,能够判断所限定的参数特征是由该方法得到的产品所必然具备的结构和/或性能特征,因此参数MI限定的技术特征与技术方案对现有技术做出的贡献不相关,从而该权利要求的保护范围是清楚的。

  基于上述讨论,在撰写时应当在权利要求书或说明书中记载参数的名称和其具体含义,并记载相关的测定标准和具体条件,比如:EVA的熔融指数501-800g/10min(测定条件G B/T3682-2000 150℃,2.16kg)或熔融指数测定方法GB/T3682-2000条件B(150℃,2.16kg),这样即使审查员指出由于参数导致的权利要求的保护范围不清楚的缺陷,也可以依据相关内容进行修改,如果出现多个参数同时出现,但其测定方法不同,要在参数后进行分别说明。

  在审查员指出参数限定导致的权利要求保护范围不清楚的缺陷,首先要在申请文件中寻找依据,并进行针对性答复;如果在说明书中没有相关依据,可以从本领域技术人员能够清楚确定其测定条件角度去进行争辩,但意见可能不被接受。

三、总结

  基于上述有关清楚性审查的讨论,其不仅仅适用于熔融指数这个具体的参数,更多的是,希望探讨出参数特征限定的产品权利要求的清楚性的一般规律。在实际审查工作中,参数特征限定的产品权利要求的清楚性审查可以考虑以下几个方面的因素:

  (1)参数在所属技术领域中是否具备明确的名称和技术含义,说明书中是否记载了参数的含义;

  (2)说明书中是否记载了参数的测量方法,所属领域的技术人员是否知晓采用何种方法测量,测量条件是否唯一,即参数对方法和测量条件的依赖程度如何;

  (3)请求保护的技术方案对现有技术做出的贡献与参数的相关程度。

  因此,对于参数限定的权利要求的保护范围是否清楚不能一概而论,审查过程中还需要对参数限定的实际情形做出具体的分析,可以根据以上提到的三方面因素进行综合考量,在所属领域的技术人员的基础上,依据说明书的记载,确定每项权利要求的保护范围是否清楚来审查权利要求的清楚性问题。

  为了使得本领域技术人员根据申请文件的记载可以明确的确定权利要求的保护范围,对于撰写来说,最好在权利要求或说明书中有记载技术含义和测定方法(包括测定条件),如果是申请人自定义的参数则一定要记载其技术含义和测定方法,以免因为参数含义的不清楚或者测定方法的不明确导致权利要求保护范围不清楚,且没有争辩和修改的余地,甚至于更严重的情况,导致说明书公开不充分。在有一定的撰写基础作为保障的情况下,如果申请人或者代理人遇到上述有关参数限定导致权利要求保护范围不清楚性的审查意见,可以依据说明书的相关记载以及本领域的公知常识进行合理解释,切忌没有任何依据地武断性陈述或者修改。

  以上列举了在判断参数限定的权利要求清楚性应当考虑的因素,以及在审查、撰写和答复中的一些思考,希望对审查员、申请人和代理人的相关工作有所帮助。

(周文、高志纯对本文写作亦有重要贡献)



免责声明:凡本网注明"来源:XXX(非中国知识产权杂志出品)"的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。本网转载其他媒体之稿件,意在为公众提供免费服务。如稿件版权单位或个人不想在本网发布,可与本网联系,本网视情况可立即将其撤除。新闻纠错:010-52188215,邮箱:chinaip@hurrymedia.com

会员留言


只有会员才可以留言, 请注册登陆

查询及评价系统

文章检索

关键词:

在线调查

据悉,正在修订中的《专利法》四修,拟将恶意侵权专利赔偿额度从原有的最高三倍上限调整到最高五倍,五倍赔偿已经是目前世界上最高的赔偿额度,对此,你有什么看法?

没有考虑过
合理,打击侵权,确有必要
不合理,赔偿过高,国际上并无先例