专利侵权判定中反向等同原则理解与适用初探

总第69期 马云鹏 北京市第二中级人民法院民五庭发表,[专利]文章

一、反向等同原则的起源及现状

(一)反向等同原则的起源

  反向等同原则是在美国司法实践中确立起来的,最初见于美国最高法院判决的Westinghouse v.Boyden Power Brake Co.案。本案中,法院认为Boyden的装置已经为Westinghouse专利的字面范围所覆盖,但即便如此,法院拒绝判定侵权成立,“……被控侵权物即便不在权利要求的字面范围内,侵权指控仍然有可能成立,反过来也一样。专利权人可以证明被控侵权物落入了权利要求的字面范围,但如果被控侵权物在原理上已经发生了重大改变,使得专利权利要求的字面范围与专利权人的实际发明之间出现了脱节,那么被控侵权物就不在专利权的保护范围之内,没有侵犯专利权。”该表述也成为了反向等同原则最初的雏形。

(二)反向等同原则的发展及现状

1、联邦最高法院的确认

  在著名的Graver Tank & Mfg. Co. v. Linde AirProducts Co.案中,反向等同原则的观点首次得到了美国联邦最高法院的确认,“等同原则的适用并不总是有利于专利权人,有些时候也会不利于专利权人。当一项装置与发明在原理上存在较大变化,采用实质不同的方式,实现了与发明相同或基本相同的功能时,即使该装置落入了专利权利要求的字面范围,被控侵权行为人仍然可以凭借等同原则来限制权利要求的范围,用以击败专利权人的侵权指控。”

  这里我们可以看出,反向等同原则与等同原则其实是密不可分的,如果说等同原则的目的在于惩罚那些“形不是而神是”的被控侵权物的话,那么反向等同原则的目的就在于保护那些“形是而神不是”的被控侵权物。

  第二,为反向等同原则的适用提供了强有力的判例依据,在Graver案后,许多地区法院和上诉法院都在其判例中认可了反向等同原则的适用,其中最为知名的是1976年美国索赔法院审理的Leesona Corp. v.United States案,该案中,法院认为,“若要证明侵权成立,仅仅在字面程度上(相同)是不够的……经过比对,被控侵权设备没有通过与专利设备实质相同的方式,为了与其同样的目的而实现实质相同的功能,因此,侵权并不成立”。

2、联邦巡回上诉法院的态度

  联邦巡回上诉法院(CAFC)在其审结的TateAccess Floors, Inc. v. Interface ArchitecturalRes., Inc.案中,对反向等同原则的适用提出了质疑,“Graver案后,国会在适用112条时,其对说明书、实施例、功能性限定特征等的要求与反向等同原则最广泛的含义是一致的,尽管本院承认存在以该原则为依据对字面侵权提出的抗辩,但对于久未适用的这样一种例外,我们很难确定其可以再次被使用。”

  但是,CAFC并没有否认反向等同原则作为一向有效的法律原则存在的可能性,有学者指出,“该原则在联邦巡回上诉法院受到了冷遇,不过这种情况可能正在变化。”此外,虽然专利法规定权利要求要确保充分公开,但这个要求通常依赖该发明的科技领域的知识状态,不可预测领域的发明较传统领域对公开的要求更高。有人认为,“公开之详尽,从未要求达到对大量制造所请求的发明给予指导的程度,专利制度的目的并不是向相竞争的制造者提供免费的制造数据及制造图纸。”并且,允许以功能性限定权利要求的存在使得这种充分公开即便通过了专利审查,在之后技术的发展过程中就不可避免的会有权利要求范围超过说明书涵盖实际发明范围的情况出现。

二、反向等同原则的内涵与本质

(一)事实问题:技术进步带来的影响

  专利法的根本目的是为了通过授予排他性的权利来鼓励技术的创新和发展,对于新兴领域的产业而言更是如此,因为在这类产业中,技术的飞速发展使得原有专利技术特征的内涵和外延都发生了巨大的、甚至是实质性的变化,技术特征的范围也不断扩张,在后出现的新技术往往会落入原有专利权利要求的字面范围。要想避免新技术过早“夭折”,则需要在其产生初期通过专利法提供充分的庇护,反向等同原则即是有效的方法之一。这里,笔者以纳米技术为例对反向等同原则适用进行说明。

  纳米技术是一门应用科学,其目的在于研究纳米规模下物质和设备的设计方法、组成、特性以及应用,因为物质在纳米尺度,会和它们在宏观时有很大的不同,宏观上要达到的高效稳定的质量,都不只是进一步的微小化而已。

  此外,与传统机械相比,纳米器械有着完全不同的运行规则。例如,如果不改变其原有的机构和技术特征,仅仅将传统产品进行复制性的微缩制造,显然没有脱离现有技术的范围,从而无法满足专利法对于新颖性的要求。但有的学者认为,在纳米技术下,如果这种微缩制造产生的产品采取了极为微小的度量标准,从而其导致内部结构、排列等物理规则已发生了显著的改变,则可适用反向等同原则以避开在先技术的保护范围,康奈尔大学的研究者所研发的一款“纳米吉他”就是其中一种:

  首先,该款吉他的弦由激光拉制而成,大约只有100个原子的宽度,其可以产生高于人类听力所及频率十七倍的音色。与此相应,如果在这之前存在一种普通的六弦乐器,其权利要求十分广泛,且并未对器械的大小有所提及,权利人很有可能宣称上述“纳米吉他”与其产品是相同的,也就是说,利用纳米技术制成的器械所应用的技术方案是有可能与传统的同类产品专利形成字面等同的。

  其次,这种纳米级的器械制造者在设计过程中必须要考虑到较之于传统器械不同的特点,这些特点往往都是非常突出的。例如,不可思议的微小尺寸,电子结构、传导性能、灵敏程度、熔点以及机械性能等都显著区别于与其相同的在先产品。同时,这种将器械纳米化趋势已经在机械领域扩张开来,一份由国家科学基金会制定的社会纳米技术发展报告显示,“纳米化不仅仅是一个微缩过程,更是一种可以产生质的变化的技术。”

  出于以上两点原因,有学者指出,“当被控侵权装置与发明的权利要求存在明显不同时,尽管其完全落入权利要求的保护范围之内,对其发明者不侵权的判决也许更为公平”。

(二)法律问题:权利要求的限缩解释

  我们知道,专利权保护范围的确定是以权利要求的内容为准,但现实中无论是技术方案简单亦或复杂,仅仅依靠权利要求书的文字表述是远远不够的,尤其对于发明和实用新型而言,都需要对权利要求的具体含义进行进一步的解释。当权利人的权利要求的字面范围与专利权人的实际发明之间出现脱节时,即发明内容不足以支持权利要求,权利要求的范围相对于发明申请日时的发明技术过于宽泛,权利要求书不能成为一个比说明书描述得更广泛的发明。

  正是基于上述原因,与等同原则对权利要求扩张解释,以利于充分保护权利人的利益相对应,反向等同原则对权利要求进行限缩解释,为那些本不应该遭受侵权指控的人提供依据起到了重要作用。例如,美国虽然允许以功能性限定技术特征的方式来书写权利要求,但同时也要求对该类权利要求的解释不能覆盖所有能够实现该功能或者效果的具体实施方式,而只能被解释为覆盖了说明书中所记载的具体实施方式及其等同物。有学者进一步指出,“事实上,只有从具体的实施例出发,才能对于宽泛的权利要求的解释起到限定性的作用,而反向等同原则正是将关注点放在了具体的实施例上,这就为解释权利要求的范围提供了明确的语境,这样一来,对于权利要求的解释将更加精准,专利权人也不会享受到那些本不应该被赋予的利益。

三、反向等同原则适用的原因及可能性

(一)功能性限定权利要求

1、功能性限定权利要求的特点

  一般来说,产品专利的权利要求应由反映该产品结构或者组成的技术特征组成,方法专利的权利要求则由反映实施该方法的具体步骤和操作方式的技术特征组成。而如果一项权利要求中采用了零部件或者步骤在发明中所起的作用、功能或者所产生的效果来限定发明,则成为功能性限定特征。笔者在上文中曾提到,反向等同原则的重要功能之一就是为权利要求提供限缩性的解释,而针对功能性权利要求,我们更应该适时地适用该原则,以说明书的记载为准来缩小解释权利要求范围,使得发明人得到的报酬(保护范围)与发明公开的技术内容相适应,即将功能性权利要求的保护范围合理限制在所属领域的普通技术人员根据说明书的即在容易实施的技术范围内。

2、司法实践中的应用

  当权利要求中采用多个功能性限定特征时,则需要从整体上考虑被控侵权技术与专利技术的差别。在1988年美国联邦巡回上诉法院审理的Texas Instrument Inc. v. U.S. International Tradecommission案中,被告美国国际贸易委员会认为,就单个技术特征而言,对比技术特征都是等同的,但从整体上来看,被控侵权物与发明之间的区别是巨大的,前者对该种微型电子计算器的改进已经超出了原告专利公开的技术范围,故驳回了原告对被控侵权人提出的控告,原告不服,上诉至美国联邦巡回上诉法院。

  上诉法院在审理过程中首先指出,对于功能性限定权利要求中的特征,应仅仅解释为覆盖了说明书中记载的具体实施方式及其等同物,并进行了详细的技术比对:尽管从字面上看权利要求1中所述的每一个功能性限定特征在被控侵权人的计算器中都被采用了,而且就单个而言,可以认为两者实现每一功能所采用的具体方式都是等同的,但如果将被控侵权人的计算器作为一个整体,就可以发现它与专利发明之间的区别是显著的,并同时指出,反向等同原则也许成为不等同原则更好,……当权利要求的字面范围远大于说明书所公开的技术内容的合理范围时,被告就可以要求法院适用该原则。

(二)从属专利的强制许可

  在讨论这一点之前,我们需要做一个假定:既然在反向等同原则适用的案例当中,被控侵权技术往往有了飞跃性的进步,较之于涉案专利有了实质变化,那么该种技术方案很有可能在现实中也被授予了专利权。由于其包含了在先专利所有的技术特征,与在先专利达到了字面相同的程度,那么,实施后专利则不得不侵犯前专利,这就为强制许可的适用创造了条件。

  虽然强制许可被学界视为当垄断存在时防止专利权滥用的一种有效方法,且于技术进步是有利的,但由于触及到一些占据市场支配地位的大型工业集团的利益,其在适用时往往会遭到他们的强烈反对,这也使得现有的知识产权体系对其采取了较为排斥的态度。

  有人可能会对此表示担心,认为适用反向等同原则会削弱对在先专利权利人的保护力度,因为毕竟他们往往是某一类技术的最初创造者,为什么不能让他们也享有在后技术创造者的成果呢,就在后的技术一并享有专利呢?这里,仍以之前提到的纳米技术为例进行说明:

  首先,对于纳米技术的持有者而言,其在研发的过程中投入了巨大的成本,他们拥有该种技术的专家以及升级了的设备,较之于那些仍依赖传统技术的在先权利人而言,主打新兴纳米技术的企业已经具有了实施这些技术的能力,因此更适合作为新技术下一步发展的主导力量。

  第二,在专利法范围内赋予纳米技术更宽松的发展环境不一定就会损害到传统产业的商业利润。上文中提到的“纳米吉他”即是如此,只要人们没有完全摒弃原有的传统吉他,总会有对于原有更便于操作的产品的需求者。因此,在先产品的制造者不必担心在后制造者进入市场带来的威胁,因为他们自会占据一个合适的地位。

  第三,如果像某些人建议的那样,将在后技术所获得的专利也授予在先技术持有人,使其成为该类技术的垄断者,则会违背专利体系的本质功能。因为授予专利的目的是为了鼓励发明者进一步的创新,但事实上,对于传统吉他的制造者来讲,其关注的重点不在于纳米技术的应用上,授予其有关纳米吉他的专利除了能够为其带来一笔意外的财富外,并不能对其就传统产品进行发明再创造提供额外的动力。

  综上,无论是强制许可亦或交叉许可,其虽然是防止前专利垄断技术的方法,但其实施多少掺入了政策性的考虑,适用上也离不开国家行政权力的保障,故而与专利诉讼中的侵权判定关系不大,有学者曾对强制许可适用的类型做过总结,“专利失灵”便是其中的一种。而如果引入反向等同原则,法院至少可以不必动用强制力来保证强制许可的实施。

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