“支持”与“清楚”之间的关系

总第70期 李丙林 北京康信知识产权代理有限责任公司发表,[专利]文章

  在2008年12月27日修改后的《专利法》中,在第26条第4款中规定“权利要求书应当以说明书为依据,清楚、简要地限定要求专利保护的范围”。

  修改后的第26条第4款的内容来自修改前的《专利法》(简称旧专利法)第26条第4款中规定的“权利要求书应当以说明书为依据,说明要求专利保护的范围”和修改前专利法实施细则(简称旧细则)第20条第1款规定的“权利要求书应当说明发明或者实用新型的技术特征,清楚简要地表述请求保护的范围”。

  在旧《专利法实施细则》第53条有关实质审查驳回的情形和第64条无效的理由中,《专利法》第26条第4款(简称不支持)和细则第20条第1款(简称不清楚)都是榜上有名,所以这两个条款可以说都是重量级的条款,两者同是驳回和无效的理由。在修改后的实施细则有关驳回和无效的理由中第26条第4款仍然是榜上有名,还是一个重量级的条款。也就是说如果某件申请或专利的权利要求书不符合“权利要求书应当以说明书为依据,清楚简要地限定要求专利保护的范围”的要求,该申请或专利仍然应当被驳回或者宣告无效。

  因此,修改后的《专利法》第26条第4款中存在两个要求。一个是“权利要求书应当以说明书为依据(简称“支持”)”,另一个是“(权利要求应当)清楚、简要地限定要求专利保护的范围(简称“清楚”)”。由于修改后的“支持”和“清楚”在同一个条款中,所以,研究一下两者之间的关系或许是有意义的。

  从法律规定的角度来看,在相应的新旧两个版本的审查指南中,对于这两个要求的撰写方式的具体规定没有实质的变化(请参见新旧版审查指南第二部分第二章3.2节“权利要求应当满足的要求”),也就是说目前的法律规定中认为“支持”和“清楚”是两个相互独立的要求。至于两者之间是否还存在其他关系,指南没有给出指导。

  从权威的学术观点来看,也是认为“支持”和“清楚”是两个相互独立的要求。在尹新天老师所著的《中国专利法详解》中认为“对权利要求的实质性要求主要包括两个方面,第一,权利要求应当以说明书为依据,也就是人们常说的权利要求应当得到说明书的支持,第二,权利要求应当清楚、简要。前者是关于权利要求书与说明书之间关系的要求,后者是关于权利要求书本身的要求。权利要求要起到合理、准确地界定专利保护范围的作用,上述两方面的要求缺一不可。权利要求不满足上述两方面要求的,既是在授予专利权之前驳回专利申请的理由,也是在授予专利权之后请求宣告专利权无效的理由。各国普遍将对权利要求的上述两方面的实质性要求写在其专利法的同一条款中。例如代表欧盟国家统一立场的《欧洲专利公约》第84条规定:“权利要求应当限定要求保护的主题。权利要求应当清楚、简要,并得到说明书的支持”;《专利合作条约》第6条规定:“权利要求应当限定要求保护的主题。权利要求应当清楚、简明。”至于“支持”和“清楚”之间是否还存在其他关系,《中国专利法详解》中也没有给出具体的意见。

  从法律条文的变迁过程来看,“支持”与“清楚”本是相互独立、平等的关系,并无先后、主次之分,过去是这样,现在仍然是这样。如果从其他角度来看,或许能有不同的发现。

  首先,我们可以先从《欧洲专利公约》看看欧洲的情况。如果仅从文字顺序来看,欧洲人和我们想的不太一样。《欧洲专利公约》规定的是:“权利要求应当清楚、简要,并得到说明书的支持”;而中国《专利法》的规定是:“权利要求书应当以说明书为依据,清楚、简要地限定要求专利保护的范围”。似乎欧洲人首先想到的是权利要求应该清楚,然后才是得到支持的问题,而我们的顺序是相反的。如果比较欧专局的审查指南和中国的审查指南,可以发现两者对于清楚和支持的撰写顺序和篇幅也是相反的。中国的审查指南先讲的是“支持”(以说明书为依据,用了两页半左右的篇幅;后讲的是“清楚”,用了不到两页的篇幅。而欧专局的审查指南先讲的是“清楚”,用了9页的篇幅;后讲的是“支持”,用了不到2页的篇幅。这里倒不是为了说明先写的或篇幅多的就一定更重要,但人类一般的习惯还是把重要的放在前面而且愿意对重要的事花费更多的时间,所以冒昧地揣测一下:欧洲人可能还是认为“清楚”问题对于权利要求来说更为重要。

  从欧专局的审查指南的文字来看,虽然其对“清楚”的要求更细致一些,但和中国专利实践中的情况基本相似。但是欧专局的审查指南对于“支持”问题的用词和中国审查指南虽然也有很多相似之处但也有所区别(虽然两者有些貌似)。在欧专局的审查指南C部分第6节6.3小节规定:作为一个一般性的规则,一项权利要求应被视为得到了说明书的支持,除非具有充足的理由相信基于原申请提供的信息本领域技术人员不能通过采用常规的实验或分析方法将说明书的特定教导扩展至所要求的整个领域。而在中国的审查指南中,本领域技术人员在怀疑权利要求得不到说明书支持时,审查指南没有要求必须要有“充足”的理由,“有理由怀疑”即可。在审查实践中,有些审查员会走得更远。常见的一种情况是,在申请人克服了新颖性或创造性的问题后,在随后的通知书中审查员就会提出某一特征范围过大,本领域技术人员不能确信所限定的方案都能够解决相同的技术问题并达到相同的技术效果,进而要求申请人按照实施例来修改权利要求(这已经超过审查指南的规定)。如果将“得不到支持”比喻为“有罪”(可能不太恰当,仅为了说明而已),则欧专局的审查指南采用的是“无罪推定”,有足够的理由证明有罪才定罪;而中国的审查指南采用的基本也是“无罪推定”,只是要求稍低,而中国专利审查实践中出现了不少“有罪推定”,不能自证无罪即“有罪”。

  为了进一步说明权利要求的“清楚”与“支持”之间的关系,这里简单列了一个表,并对各种情况一一说明。为了简化问题,这里的清楚和支持按照2010版审查指南的相关内容进行理解,所谓“得不到支持”指概括过大或功能性限定不恰当的情况。

  对于第(1)种情况,由于权利要求清楚且有支持的,“支持”与“清楚”之间的关系不重要。

  对于第(4)种情况,由于权利要求既不清楚也得不到支持,肯定需要修改,如果修改后还是这样,由于不能得到授权,所以“支持”与“清楚”之间的关系也不重要;如果修改后克服或部分克服了缺陷,就会变成前三种情况中的一种。

  对于第(2)种和(3)种情况,权利要求是清楚的但得不到支持或者权利要求得到支持但是不清楚,这时就有必要讨论一下“支持”与“清楚”之间的重要性和顺序问题。这里存在一个问题,如果一个权利要求要求保护的技术方案不清楚,判断说明书支持权利要求其实也是困难的。如果权利要求的不清楚问题已经影响到支持的判断,顺序问题的讨论可能更有必要。

  个人认为“支持”与“清楚”相比,在审查阶段“清楚”比“支持”相对更重要。

  权利要求的清楚问题主要涉及专利权人的权利内容是否清晰和专利权人的权利范围的边界与公众的权利之间界限的问题;而权利要求得到说明书的支持主要是权利要求的大小问题,某种意义上这是个公平的问题。所以相对而言在审查阶段清楚问题更重要,如果一项专利权的范围不清楚,专利权人和公众都不知道边界在哪里,这样的专利只会浪费社会资源。支持问题不是不重要,只是相对而言在审查阶段不如清楚问题重要。审查的正确性和准确性也是相对的,专利制度在设计时已经考虑到了这一点,所以没有任何一个国家将所有的专利问题都放在审查阶段来解决,有些问题可以留待后续程序解决。

  如果某一专利申请的权利要求因为审查员没有特别细致地审查支持问题得到了相对更大的保护范围,一方面意味着专利权人的保护范围更大了,但另一方面这也意味着破坏该权利要求的新颖性或创造性的对比文件更多了。由于新颖性和创造性的审查在各国都是相对严格的,如果审查员经过认真检索没有发现破坏新颖性或创造性的对比文件,除非问题非常明显,否则没有必要仅仅为了让申请人进一步缩小权利要求保护的范围而提出“不支持”的审查意见。相对而言,得不到支持的审查的主观性比创造性的审查主观性更强,主观的东西越少越好,过多了一定会造成不公平。

  另外,如果没有“充足”的理由怀疑权利要求范围内的限定不能实现发明目的,仅凭“本领域技术人员无法确认其是否能够实现发明目的”而要求申请人证明其权利要求范围内的方案都能实现发明目的或者干脆指明仅仅实施例公开的方式可以接受而要求申请人缩小到具体的实施例对申请人都是不公平的。

  就顺序而言,个人认为“支持”问题的审查应该与“清楚”问题同时进行或者先审“支持”后审“清楚”。对于支持问题,除了概括过大或功能性限定不恰当这种典型情况,还存在权利要求的内容与说明书的内容完全不一致的情形。无论哪种情形,如果没有解决支持问题(尤其是那种不一致的情形)而先将清楚问题解决了,其结果可能根本没有意义,一个清楚而没有支持的权利要求对专利权人和公众都是不利的。所以,“支持”问题的解决不能晚于“清楚”问题的解决。

  虽然现行的审查指南不是非常强调审序的问题,但是在审查指南第二部分第八章4.7节“全面审查”中还是规定类似于审序的内容,其中还是先提到“以说明书为依据”,后面是“清楚、简要地限定专利保护的范围”。由于两者之间使用的逗号,不能说先提到的“以说明书为依据”的审序优于“清楚、简要地限定专利保护的范围”,但结合上下文来看,由于该段内容规定了一般情况下“首先审查……,然后审查……,还应当审查……。”这里具有先提到的内容审序在先的含义(实践中“清楚”、“支持”与新颖性和创造性的问题存在交叉的情况)。所以从审查指南的规定来看,“支持”的审查也是至少不应晚于“清楚”的审查。如果权利要求不“清楚”导致无法进行“支持”的判断,可以由申请人先进行澄清,然后再判断是否支持,这里就可能出现交叉的情况,所以“清楚”、“支持”的顺序也不能绝对化。

  综上所述,对于“支持”和“清楚”之间的关系问题,除了两者是相互独立、平等之外,从重要性看,在申请阶段应将更多的精力放在清楚的问题上,“清楚”相对更重要;从顺序来看,个人认为一般“支持”的审序应该优先于“清楚”,至少“支持”的审查一般不应晚于“清楚”的审查。如果出现特殊情况,两者的顺序也可以变化。

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