如何在美国快速获得专利

总第72期 陈维国(美国飞翰律师事务所合伙人)王晓丹(美国飞翰律师事务所律师)陈培(美国飞翰律师事务所学生律师)江李美国飞翰律师事务所学生律师)孙奕(美国飞翰律师事务所学生律师)发表,[专利]文章

在美国申请专利是一个较长的过程。从提交专利申请至最初审查平均要历经22个月的时间。近些年来,为了加快审查,美国专利局推出了一系列加快审查程序,包括加速审查、优先审查、专利审查高速路、一审会晤等。另外,在一般的申请程序中,会晤审查员也会加快授权。本文下面逐一介绍这些程序。

  一、加速审查 (Accelerated Examination)

      美国专利商标局提供加速审查程序,以加快某些申请的审查过程。加速审查适用于发明专利和设计专利申请 。申请加速审查,申请人首先要递交加速审查请求并支付相应费用。其次,专利申请本身和后续审查过程中,必须符合下面要求:

  1、权利要求总数不得超过20个,独立权利要求数不得超过3个,不可以有多重引用的从属权利要求;2、所有的权利要求必须针对一项发明;若美国专利局认为权利要求包含多项发明,申请人必须无异议地选取其中一项发明;3、申请人在递交专利申请的同时,必须支付所有费用,如申请费、检索费、审查费等,且必须递交所有的文件,如发明人的宣誓等;4、申请必须以电子方式提交;5、同意和审查员会晤,讨论专利审查过程中出现的问题。除此之外,加速审查申请与普通申请很大的不同在于申请人自己需要针对要递交的权利要求进行审前检索,递交审前检索报告,详细列明自己的检索途径、时间等。检索途径包括:检索数据库,也就是都在哪些地方进行了检索,例如美国专利局数据库、中国专利局数据库、欧洲专利局数据库、I E E E文献等;还要列明检索的技术类别;关键字,关键字的组合办法以及检索结果。

  申请人还要递交加速审查支持文件,分析检索结果。该分析要指出每一篇现有文献公开了哪些权利要求项。针对检索到的现有文献,阐明每个权利要求为何具有可专利性等。

  加速审查的很多时间期限比常规审查都要短。在加速审查请求被批准之后,审查员通常会在两周之内开始审查。审查员可能会通过电话与申请人沟通,以尽快解决申请中的问题。如果审查员发出审查意见书,申请人必须在1个月之内答复,该期限不可延长(常规审查中,期限一般是3个月,可延长到6个月)。若申请人未在1个月之内作出答复,该申请将被视为放弃,而不是转为常规申请。申请应该在12个月内得到最终处理。所谓的最终处理包括寄出核准通知书、寄出终审意见书、申请人提出上诉、申请人提出继续审查、或放弃申请等。

  根据美国专利局2012年4月的统计,美国专利局共收到4996份加速审查请求,在满足格式要求的3797份请求中,有3175份专利获得了授权。并且,在这3175份获得授权的申请中,1352份是在一审就获得授权。加速审查提供了一种快速获得专利的方式,具有较高的核准率。它的缺点是申请人需要做很多工作,例如审前检索、分析检索结果、准备加速审查支持文件等。

  二、优先审查(Prioritized Examination Track - “Track One”)

      优先审查程序于2011年9月26日生效。申请人通过多缴纳4800美元(从2013年3月19日起降为4000美元)官费,提出优先审查请求,在获准优先审查之日起12个月内得到最终处理。

  优先审查适用于申请日在201 1 年9 月2 6 日或之后的发明专利申请和植物专利申请。申请人可在提交继续申请、分案申请、或继续审查时提出优先审查请求。例如,对于在2011年9月26日之前提出的申请不能要求优先审查,但申请人可以就该申请提出继续申请、分案申请、或继续审查,并同时提出优先审查要求。目前P C T美国国家阶段的申请暂不能参与优先审查程序,但美国专利局表示可能视该程序执行情况作出调整。并且,如果申请人用“旁路申请”( 根据美国专利法第365(C)条的继续申请) 的方式进入美国,则可以要求优先审查。通过巴黎公约要求外国优先权的申请,可以要求优先审查。

  与上述加速审查程序相比,优先审查申请要求的材料要少很多,申请人不需要做审前检索,不需要提交加速审查支持文件。请求优先审查须符合以下条件:专利申请必须通过电子方式提交;提交一份完整申请,即完整的专利说明书、发明人的宣誓书、基本申请费、检索费、审查费等;申请不得超过4个独立权利要求和总计30个权利要求,且不能含有多重引用的从属权利要求;提出优先审查请求,并缴付优先审查费;以及该年度尚有优先审查的名额等。美国专利局每年可接受10000个优先审查申请。

  优先审查请求获准后,该申请将获得优先审查的地位。如果专利申请人在此之后修改申请使其超过4个独立权利要求或总计30个权利要求,或加入多重引用的从属权利要求,其将丧失优先审查资格。导致优先审查资格丧失的事件还包括:提出继续审查、申请人在答复审查员意见或专利局其他意见的时候请求延期等。

  根据美国专利局统计,2012年该局共收到5027份优先审查请求,有4610份请求获得批准进入优先审查程序(92%)。截至2012年12月20日,所有批准的请求中4375件申请已经收到一审意见书,2672件申请获得最终处理,其中1427件申请获得授权。从请求获批至发出一审意见书的平均时间为2个月,获得最终处理的平均时间为5.32个月。

  三、专利审查高速路(Patent Prosecution Highway (PPH))

      很多中国公司选择在中国先申请专利,然后通过巴黎公约或P C T方式进入美国。这种情况下,对美国的申请可采用专利审查高速路(PPH)的方式加快授权。

  美国专利局和许多国家的专利局,包括中国专利局都有P PH试点项目。该项目旨在对同族专利申请,要求各国专利局彼此承认对方的审查结果,从而减少工作量。通过PPH,申请人可依据其在首次申请受理局提交的专利申请中被认定为可授权的一项或多项权利要求,在后续申请受理局对后续申请提出加快审查要求而无需缴纳额外费用。

  中美专利审查高速路(PPH)试点项目于2011年12月1日启动,原试行期为一年。近日已将PPH试点项目延长一年,至2013年11月30日截止。该项目只适用于发明专利申请,而不适用于临时专利申请、植物专利申请、设计专利申请等。

  常规PPH申请可以基于中国申请或者PCT申请的审查结果。

  1、基于中国申请审查结果通过巴黎公约或通过P C T进入美国的申请,可以基于同族中国申请的审查结果,在美国采用PP H程序。通过巴黎公约进入美国的申请,一般会要求一件或多件中国申请的优先权;或者美国申请是PC T申请进入美国国家阶段的申请或旁路申请,该PC T申请要求中国申请优先权;或者是中国和美国两个同族申请都要求一件PC T申请的优先权等。在这些情况下,如果中国的申请先被批准或授权,申请人可以基于同族中国申请的审查结果,对在美国的申请(或是该申请的继续申请、分案申请和部分继续申请)采用PP H程如果中国专利局认定至少一项权利要求为可授权,申请人可向美国专利局提交参加P P H的请求。该可授权的中国申请不能是实用新型申请。请求参与P PH的美国申请的所有权利要求必须与中国申请中被认为可授权的权利要求充分对应,或经修改后充分对应。另外,在提交P P H请求时,美国申请的实质审查须尚未开始。

  在确认美国申请满足以上条件后,申请人需向美国专利局提供以下文件以参加PP H:(1)参与P P H的请求,以及权利要求对应表格;(2)中国申请中可授权权利要求及其英文译文;(3)中国申请的所有(与专利性相关)审查意见通知书及其英文译文;(4)如需要,提交初始修改书修改权利要求,使美国申请的所有权利要求与中国申请中可授权的权利要求充分对应。实践中,申请人多是提交初始修改书,修改美国申请中的权利要求,使其与中国申请中可授权的权利要求相对应。

  另外,如果具有优先权的P C T申请进入其他国家阶段(例如欧洲或日本),并被该国专利局认定为可授权,申请人可基于该国的审查结果向美国专利局提交参加P P H的请求。申请人需要提交的材料与根据中国申请要求参与PPH的材料相同。

  2、基于PCT申请审查结果根据先前的P C T申请审查结果,对同族的美国申请可以要求参与PPH 。该申请须为PCT申请进入美国国家阶段的申请或旁路申请;或是另一PCT申请进入美国国家阶段的申请,该PCT申请要求对应PCT申请的优先权。满足条件的美国申请(包括该申请的继续申请、分案申请和部分继续申请)可参与P C T-P P H项目。常见情形如下图四、图五所示:当PCT申请的国际检索书面意见(WO/I SA)、国际初步审查书面意见(WO/I P E A)或国际初步审查报告(I P E R),指出有权利要求具有新颖性、创造性和工业实用性,申请人可向美国专利局提交参加P C T-P PH的请求。请求参与PC T-P PH的美国申请的所有权利要求都必须与PCT申请中被认为具有新颖性、创造性和工业实用性,并符合形式上的要求的权利要求对应,或经修改后对应。并且请求参与P P H的申请的实质审查尚未开始。

  申请人需向美国专利局提供以下文件以参加P C T-P P H:(1)参与P C T-P P H请求,以及权利要求对应表格;(2)对应P C T申请中被认为具有新颖性、创造性和工业实用性的权利要求;(3)国际审查结果(WO/I SA、WO/I P E A或I P ER);(4)如需要,提交初始修改书修改权利要求,使美国申请的权利要求与P C T申请中被认为具有新颖性、创造性和工业实用性的权利要求对应。

  3、PPH 效果美国专利局通常在P P H 请求提交两个月内对该请求进行审批。获得批准后,该申请会得到优先审查。审查员通常在P P H批准两到三个月内开始审查。P P H项目的明显优势是通过免费的P P H请求即在专利局获得优先处理,并且具有高授权率。根据美国专利局2011年9月的统计结果,在基于其他国家(包括中国)在先审查结果的P P H申请中,首次审查通知书发出时间约为6个月,授权率约为87%。在基于P C T在先审查结果的P P H申请中,首次审查通知书发出时间约为4个月,授权率约为93%。而非P P H项目的申请授权率仅为48%。同时,申请人答复通知书次数减少,申请成本大大降低。上述两种P P H,美国专利局结案平均发出驳回通知书数量每件申请分别为2.13份和1.61份,而非P PH申请每件为2.51份。申请人提出继续审查请求概率由非PPH申请的31%下降为11%,上诉的概率由2.5%下降为0.3%。美国专利局估算对于一件技术特别复杂,花费较高申请,申请人可通过上述两个PP H项目分别节省约8218美元和10163美元。

  四、一审会晤程序(First Action InterviewPilot Program)

      一审会晤是另一项旨在加快申请的审查和授权的程序。申请人可以在申请提交以后,实质审查以前,要求和审查员会晤,讨论申请的可专利性问题。审查员必须在发一审意见书之前和申请人完成会晤。会晤可通过电话或到专利局面谈的方式。如果正确的使用该程序,申请人可以快速获得审查员的审查意见,从而加快专利申请的授权。

  一审会晤程序只适用于发明专利申请,而不适用设计专利和植物专利申请。申请参与一审会晤程序的发明专利申请必须符合一定的要求,如申请不得包含3个以上的独立权利要求,权利要求总数不得超过20项。如果申请不符合这些规定,申请人可以通过初始修改删除多余的权利要求。 同时该申请的权利要求只能包含一项发明。如果专利局判定申请中的权利要求包含多项发明,申请人必须无异议的选择其中一项发明所对应的权利要求。

  一审会晤请求必须尽早提出, 最晚不能迟于实质审查一审意见书发函之前一日。如请求符合规定,审查员会发一份会晤前通讯,其中包括引用的参考文献,简略分析等。申请人然后递交一份书面会晤请求。在会晤中,申请人可以就会晤前通讯的内容和审查员进行洽谈。申请人也可以发给审查员权利要求的修改并在会晤中讨论。如果审查员认为修改的权利要求可以授权,申请人则可以正式递交给专利局; 如果认为修改后的权利要求仍不能授权,申请人可以建议其他修改。在会晤后,申请人可以根据会晤结果,提交一份审查答复意见,对权利要求进一步修改。

  一审会晤程序为申请人提供了多种便利。例如,通过一审会晤程序,申请人可以在一审意见书之前,和审查员沟通,听取审查员对新颖性和创造性的意见,或者对引用文献和权利要求的理解。根据一审会晤的结果,申请人可以对申请中的权利要求进行修改,从而达到加快审查授权的目的。根据经验,如果在一审会晤之前准备充分,而且会晤之后的修改恰当,申请往往可以在一审获得授权。根据美国专利局统计,在参加一审会晤程序的所有申请中,有29.4%的申请在一审获得授权,而一般的申请只有11.5%的申请在一审获得授权。

  一审会晤程序风险相对较小。值得注意的是,和加速审查不同,一审会晤程序并不能将申请的审查日期提前。参加一审会晤程序的申请,和其他正常申请一样,需按照申请提交日期排队等待审理。但正确的使用一审会晤程序,可以加快审查进程,并可能很快获得授权。并且,一审会晤程序往往可以减少审查员发驳回意见书的次数,从而减少答复意见书的次数,降低费用。

  五、一般的审查员会晤(Examiner Interview)

      除特殊一审前会晤程序外,在专利审查过程的其他时间段,和审查员会晤对加快审理和授权非常有利。审查员会晤可以通过电话或面谈的方式。会晤的内容可以包括发明的背景技术,权利要求的理解和范围,引用文献揭露的内容,可授权的修改方案等。

  一般来说,申请人可以在申请的任何阶段请求和审查员会晤。在终审意见后,审查员可以拒绝会晤请求,但很多时候会批准这种请求。比较好的会晤时机是在发一审意见书后和答复之前。在会晤过程中,申请人可以要求审查员进一步解释一审意见书,了解审查员的思路,还可以阐明专利的新颖性,说服审查员。根据会晤的结果,申请人可以在回复中对权利要求进行修改或者对审查员意见书进行答辩,从而最有效的加快审查和授权速度。申请人在答复之前,可以把对权利要求修改的建议发给审查员,再和审查员沟通,讨论该建议是否可以被批准等,这样可以尽快获得授权。

  六、其他特殊申请

      美国专利局为某些特殊的申请提供加速审查的渠道。例如,发明人的年龄在65岁及以上或发明人健康状况不好的,可以要求专利局快速审查其专利申请。申请人还可以基于发明的特殊性,例如发明可以(1)显著提高环境质量;(2)为能源的开发和节约作出重大的贡献;或(3)对防御恐怖组织有重大贡献等,提出加速审查要求。这些特殊的加速审查渠道,在实践中应用较少。

  七、综述

      综上所述申请人可通过加快审查,优先审查,审查高速路和审查员一审前会晤,以及在一般的审查程序中和审查员会晤的方式来加快其专利申请的授权。具体应用哪种方式要根据个别情况,例如,时间要求,商业目标,预算等,做具体判断。这些途径,如果运用适当,可以减少答复审查员意见次数,从而快速获得授权,同时也能节省费用。尤其是若采用审查高速路,一审会晤程序和一般的审查员会晤的方式,不需要交额外的申请费。

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