德国专利诉讼概览

总第73期 博默特&博默特律师事务所高级合伙人,德国不莱梅大学知识产权法荣誉教授 Prof.Dr.Heinz Goddar 博默特&博默特律师事务所合伙人,律师 Dr.jur.Carl-Richard Haarmann发表,[专利]文章

    无论是否存在专利侵权之诉,当事人均可提起专利无效之诉,其诉讼标的可以是德国专利,也可以是欧洲专利;可以对专利权利要求书中的部分或全部提起无效之诉,也可以在专利权期限届满之后提出。不过,提起专利无效之诉的,必须在专利异议期限届满和异议之诉结束之后提起。这一“阻塞效应”适用于对德国专利和欧洲专利提起的专利异议之诉。人们可以借他人之名提出无效和异议诉讼,也可以委托专利代理人、律师匿名提起。业界公认,“合法利益”由国家保证;专利无效之诉中原被告的诉讼行为均有协助公共利益实现之作用,其原因在于:垃圾专利和轻率授予的专利不应当具有有效性,此类诉讼有助于促进市场经济条件下的自由竞争。

  四、专利无效之诉程序
  1、原告和诉因
  原告通常为公司,因专利争议而提起诉讼,包括预期会卷入专利争议的公司之受托人。如前所述,专利无效之诉可以以第三方名义提起。受托人或第三方不得被强迫披露其代理方身份,但被告有权调查真正提出诉讼人的身份。在这种情况下,被告可以对有利害关系的真实诉讼人提出任何可能的抗辩,包括让与人禁止反言规则、签订停止质疑专利有效性的协议等。除对同一专利权人的大批专利提起主动专利无效之诉等滥用诉权情形外,被指称侵权的一方当事人可以提起主动专利无效之诉。

  2、起诉状
  首先,起诉状应当包含双方当事人姓名,涉案专利信息,涉案发明的简要介绍及其所依赖的基础技术、与之相关的任何现有技术,并附专利要求书的分析材料;以及可以证明涉案专利不具有新颖性、创造性的论据,以支持其专利无效之诉。

  3、诉讼过程
  专利无效之诉需向设在慕尼黑的德国联邦专利法院提出。之后,双方当事人将提交两份或多份书面诉状,并在口头审理程序开始之前完成诉状交换。当事人有试验结果或专家意见的,可以在诉状中一并提出。口头审理程序开始之前,法院对当事人提交的全部诉状进行审查,并就专利有效性问题向当事人提出书面意见。通常情况下,专利无效之诉的审限为18-24个月,且不受未决专利侵权之诉的影响。

  4、专利无效之诉的口头审理程序
  口头审理程序开始时,庭长会向当事人简要介绍案情,并发表法院意见。首先,双方当事人将就涉案专利的新颖性和创造性进行辩论;法院将就此向当事人发表意见;一方当事人提出附加诉讼请求的,双方当事人将就此继续进行辩论。其次,法院将决定是听取证人证言或专家意见,查明某一争议(这一情形并不多见)还是直接作出判决。在专利无效之诉中,如果被诉专利为一项欧洲专利且其为德国指定的专利独占权的,其专利有效性可能得到确认;在其他情形下,涉案专利可能被判决部分无效,或者其效力被限定在主要诉讼请求或附加诉讼请求的范围之内。在专利无效之诉中,代理平行侵权之诉的专利律师或律师之所以参加口头审理程序,是因为法院可能作出涉案专利部分无效的判决,专利律师就可以在专利侵权之诉中援引该项判决;对于依赖涉案专利之有效性而受到指控的一方当事人来说,可以就专利侵权之诉做好抗辩准备。在第一次口头审理中,通常不会传唤证人或专家作证。

  5、德国联邦专利法院审理时限
  德国联邦专利法院在口头审理程序结束时作出判决。不过,该判决是法院以非书面形式就判决理由向当事人做一个综述。不附带判决理由的书面判决书通常会在口头审理结束之后几周内作出;附带判决理由的书面判决书通常在口头审理结束之后3-5个月内作出。

  6、对专利无效之诉判决的上诉
  与专利侵权之诉相反,对专利无效之诉判决不服的,应当在收到附带理由的判决书之日起且最迟不晚于法院作出判决之日起六个月内上诉至德国联邦法院。德国联邦法院审理上诉案件时,可以不由律师而由专利代理人出庭。

  7、上诉至德国联邦最高法院
  向德国联邦最高法院上诉的,应当在收到德国联邦法院判决之日起18-24个月内以书面形式提出。德国联邦最高法院在口头审理之前,可以听取专家意见或者进行科学测试,但会因此而要求当事人补充4-6个诉状并进行诉状互换。与专利侵权之诉的三审上诉程序只进行法律审查不同,德国联邦最高法院既审查事实问题,又审查法律问题。

  德国联邦最高法院位于卡尔斯鲁厄,其口头审理通常当天审结、当天判决;判决对涉案专利权利要求书有修改或宣布其为无效专利的,会将判决抄送至专利登记机关。该判决为终审判决,立即生效。判决分为确认该专利为有效专利、确认该专利为有效专利但需对权利要求书进行修改或限制其范围、宣告专利无效三种情形;但宣告专利无效只适用于德国指定的欧洲专利。当庭判决之日起2-3个月内,会将附带理由的书面判决送达当事人。

  五、专利侵权之诉与专利无效之诉的相互作用
  从理论上讲,专利侵权之诉和专利无效之诉大约均需要52个月的审理时间。德国联邦法院作为专利侵权诉讼和专利无效诉讼的终审法院,最理想的情形是无效专利案件和专利侵权案件均于同一日进行审理。在这种情况下,联邦法院可以作出一个整体的判决,同时就专利有效性和专利侵权问题作出裁决,或者先就专利有效性问题作出裁决,再审理专利侵权案件,但需要基于前一无效诉讼案件的判决进行审判。

  事实上,两种专利诉讼之间的真实关系并非如上述假定情形那样简单。在实践中,两种专利诉讼的审理时间并非一致,专利无效之诉的提出及审理通常在专利侵权案件审结之日起、无效专利一审审结之日起几个月内进行,但德国联邦专利法院的专利无效之诉的审理比专利侵权案件一审程序用时更长。因此,现实情况往往是专利侵权案件一审程序的最长审限为14个月,同时并行审理的专利无效之诉的最长审理时限为24个月。对于专利侵权之诉案件,一审判决通常会在德国联邦专利法院就专利有效性作出判决之日起几个月内作出。专利侵权案件为一审的,法院可能推迟判决(这一情形一般不太可能发生)、中止侵权案件的审理,或者假定专利有效而作出判决。但在专利侵权一审程序中,法院通常不倾向于中止审理,但现有技术清楚明白、未经专利审查员评估且可以由其推出现有发明的除外。否则,法院将认为专利有效而进行判决。

  法院判决专利持有人胜诉后,即使该专利可能在专利无效之诉中被宣布为无效专利专利持有人原则上也可以申请对专利侵权人强制执行。现实中,原告很少申请强制执行,以免一审判决被推翻后被被告人索赔其由于强制执行而遭受的经济损失。此外,原告对未决专利无效之诉申请强制执行专利侵权之诉判决的,法院应当根据诉讼标的额要求其提供充足的保证金或银行担保。

  因此,原告认为其在专利之诉中并无胜诉把握的,通常会等待专利无效之诉审结后,再行申请强制执行。但在任何情况下,只要原告提供了充足的担保,又认为其利益将会因强制执行而增加的,他可以在任何时候申请强制执行。被告可以对专利侵权之诉判决提起上诉,但有未决专利无效之诉的,法院通常会中止专利侵权之诉。

  这方面的典型案件通常如下。专利权人提起专利侵权之诉后,被告人提起专利无效之诉。通常情况下,专利侵权之诉会在专利无效之诉前开始审理,这样就不需要中止专利侵权之诉。如果法院确认存在侵权行为,被告通常会提起上诉,但在专利无效之诉案件审结以前,此一上诉案件会被中止审理。法院判决专利无效后,被告对其不服的,可以上诉至专利侵权案件的终审法院--德国联邦法院。专利侵权之诉案件因未决专利无效之诉案件而中止的,德国联邦法院就先将专利有效性问题作出判决。

  德国联邦法院判决后,经一方当事人申请,之前中止的专利侵权之诉继续进行。德国联邦法院判决专利为无效专利的,原告可以撤销他的专利侵权之诉,法院也可以驳回其起诉。专利侵权之诉一审判决已被强制执行的,原告需要赔偿被告由此而遭受的损失。不过,德国联邦法院确认专利有效或者仅对权利要求书进行部分修改,且双方当事人对专利侵权行为并无争议的,被告通常会撤回上诉,一审判决即为终审判决。在其他情形下,专利侵权之诉的上诉审程序将继续进行,原告可能提出新的诉讼请求。最后,当事人对专利侵权之诉判决不服的,可能上诉至德国联邦法院。

  六、结论
  总之,专利权人应当研究对德国专利诉讼制度。首先要研究时间问题,以便快速、高效地在德国法院进行专利诉讼。原告应当先行提起专利侵权之诉,以便法院尽快作出一审判决。同时,应当采取策略,不让被告在专利侵权之诉期间提出专利无效之诉。为此,不需要事先向被告发出警告信,也不需要延长审前磋商时间。如此,可以推迟专利无效之诉的提起时间,加快专利侵权之诉的审理。原告有充足理由认为其专利为有效专利或者至少能在专利无效之诉中被确认为部分有效的,可以请求法院作出确认专利有效的判决,以阻止被告提请中止专利侵权之诉的审理,同时应当准备申请先予执行专利侵权之诉的一审判决。

  法院作出该判决后,原告应当全力应对专利无效之诉,争取一个对其专利最为有利的判决。

  同样,被告也应当充分利用德国法院的审理效率,不能坐等被提起专利侵权之诉。收到原告的警告信后,被告应当尽早提起专利无效之诉,作出一切努力,促使法院快速审理并中止审理专利侵权之诉案件。同时,被告应当考虑使用无效专利这一最为有效的抗辩策略,在专利侵权案件判决作出之前和随后的专利无效之诉中充分利用相关证据,尽可能让法庭采纳其无效抗辩,同时不让原告有机会对其无效抗辩进行反驳。最后,被告应当努力抗辩任何专权侵权诉求,力争说服法院考虑到联邦专利法院尚有未决无效专利案件而中止专利侵权案件的审理。
  (袁仁辉/译)(此文上部分请见本刊总第72期)

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