从两个重要方面谈其对专利法第三十三条审查的帮助

总第73期 周军锋 国家知识产权局专利局专利审查协作北京中心审查员 李翼 国家知识产权局专利局专利审查协作北京中心审查员发表,[专利]文章

  一、引言
  众所周知,专利法的立法宗旨是:保护专利权人的合法权益,鼓励发明创造,推动发明创造的应用,提高创新能力,促进科学技术进步和经济社会发展。而专利审查工作的性质又是专利审查员根据专利法、实施细则及指南等的规定,结合其所掌握的本领域技术知识对申请文件尤其是权利要求书中内容繁杂的不同技术方案进行判定,从而给出其是否能够授予专利权的结论。因此,“准确理解立法宗旨”及“结合本领域技术知识”对于优质高效落实“客观、公正、准确、及时”的审查工作目标具有重要意义。

  然而,在当前的实质审查过程中,仍存在不少教条理解法条、脱离技术领域,机械解释申请文件保护范围、机械适用法律的现象,这尤其体现在对专利法第三十三条审查尺度把握上存在的差异。专利法第三十三条对申请人就申请文件修改的内容与范围作了规定,审查员对其中的“原说明书和权利要求文字记载的内容”比较容易理解及把握,而在对“直接地、毫无意义地确定”的含义理解上,有些审查员往往将其片面理解为是否具有唯一性,即在认定修改是否超范围时机械地采用“唯一性”的判断标准,而往往忽略了对技术内容和实体的把握,最终导致审查结论偏离合理方向。

  虽然专利法第三十三条是实质审查过程中争议较大,较难把握的法条,但是笔者认为,“准确理解立法宗旨”、“结合本领域技术知识”的指导思想可以帮助审查员正确合理地把握该法条的审查尺度。下面笔者就从两个实际案例出发详细阐述。

  二、实际案例分析讨论
  案例1:微波辐射H2O2漂白麦草浆的方法
  原始权利要求1在介绍麦草浆微波辐射H2O2漂白方法时记载了这样一句话:“加入相对于绝干麦草浆的质量百分比为3%的Na2SiO4”,其中化学式“Na2SiO4”表示的物质不存在,导致权利要求不清楚。审查员在第一次审查意见通知书中指出了该问题。申请人在答复时将其修改为“Na2SiO3”,陈述是由于书写错误而将Na2SiO3错误写成了Na2SiO4,并解释了在造纸领域的纸浆漂白过程中,Na2SiO3可以有效防止H2O2的分解,进而增加纸浆的白度,这是所属技术领域人员熟知的,与此同时还提供了几篇涉及“Na2SiO3在制浆造纸工业中对漂白的应用”的非专利文献证明材料,在此基础上,申请人认为其所作修改可以从原始申请文件中直接地、毫无疑义地得到。

  关于上述修改是否超范围的判断在实审员中存在两种观点:一种观点是不能接受,具体理由为:“Na2SiO4”虽然属于撰写错误,但是原申请文件通篇并没有给出其正确的撰写方式应该是什么的暗示;另外,在日常生活中与上述化学式表述接近的物质既有可能是“Na2SiO3(硅酸钠)”,也有可能是“Na4SiO4(原硅酸钠)”,而Na4SiO4在纺织领域纤维漂白过程中也同样作为H2O2的稳定剂。虽然关于Na4SiO4在纸浆H2O2漂白中的应用先例并不能检索到,但是由于纺织和造纸两个领域关联比较紧密,H2O2漂白过程中的漂白对象都是纤维,Na4SiO4和Na2SiO3对于防止H2O2分解的作用也相同,因此理论上分析Na4SiO4也有可能作为造纸领域H2O2的稳定剂。即修改为Na2SiO3或Na4SiO4都是可能的,修改方式并不唯一。另外一种观点是上述修改可以接受,其所持理由是:在造纸领域的纸浆H2O2漂白过程中,为了防止H2O2发生分解,普遍采用Na2SiO3作为金属离子稳定剂,从而提高纸浆的漂白效果;此外,现有技术中也没有Na4SiO4在纸浆H2O2漂白中的应用先例。可见,在H2O2漂白步骤中加入Na2SiO3,这种方式是本领域最合理、最普遍采用的方式。

  如果教条的理解专利法第三十三条,认为直接地、毫无意义地确定是指由原申请文件百分之百的确定,错误表达的修改方式必须唯一时才允许修改,则必然支持第一种观点,最终以修改超范围或者不清楚(如果申请人改为原始的记载方式)的理由驳回。而这种做法是否合理呢?

  审查员经过进一步检索发现,现有技术中Na4SiO4和Na2SiO3在使用上是有细微区别的。首先,从自身性能上讲,Na2SiO3在H2O2漂白中对金属离子的吸附能力较强,可以吸附例如铜离子、铁离子、镁离子、锰离子等多种金属离子,从而防止H2O2的无效分解,与之相反的是,Na4SiO4对金属离子吸附性差;其次,从原料组成上讲,纺织领域纤维原料例如棉、麻中所含的金属离子及其它杂质比较低,而造纸领域所用纤维原料因来源广泛而导致其组成比较复杂,金属离子等杂质含量比较高,而金属离子的存在又会对造纸领域中纸浆H2O2漂白效果产生重要威胁。可见,虽然理论上Na4SiO4和Na2SiO3都可以作为H2O2的稳定剂,但是如果将Na4SiO4应用于造纸领域,则会由于其对金属离子吸附性差导致弊端,这就解释了为什么造纸领域普遍采用Na2SiO3作为H2O2的稳定剂而没有采用Na4SiO4的原因,因此作为本领域技术人员必然知晓修改为“Na2SiO3”是最合理、最普遍采用的方式,接受申请人的修改而使该申请的审查有可能向着授权方向发展。

  从案例1可知,专利法第33条的审查过程中不应教条的理解“直接地、毫无意义地确定”的含义,应当充分结合本领域技术知识。

  案例2:一种家庭方便火锅料及其制备方法
  原始权利要求1为:“一种家庭方便火锅料,其特征在于由下列质量份原料制成:主料40000-60000份、盐800-1200、料酒300-700、醋100-300、姜400-600、葱700-800g、豆瓣辣椒酱800-1200,香料600-870……”。其中权利要求在前出现“由下列质量份原料制成”,在后又出现“葱700-800g”,存在明显错误。说明书中实施例1-3中分别记载了:“主料选取羊肉50kg;盐1000g,料酒500g、醋200g、姜500g、葱750g、郫县豆瓣辣椒酱1000g;香料组成如下……”;“主料选取牛肉40kg;盐800g、料酒300g、醋100g、姜400g、葱700g、郫县豆瓣辣椒酱800g;香料组成如下……”;“主料选取鸭肉,60kg;盐1200g、料酒700g、醋300g、姜600g、葱800g、郫县豆瓣辣椒酱1200g;香料组成如下……”。在实质审查过程中,审查员在第二次审查意见通知书中指出该表述不清楚。申请人在答复时,将“葱700-800g”修改为“葱700-800”。关于上述修改是否超范围在实审员中存在两种观点:

  观点一:超范围
  虽然在原说明书实施例1-3 关于原料质量份的记载中,葱和其它原料具有质量比为750份、700份、800份的配比关系,但是上述实施例仅是给出了特定点值的配比关系,根据原申请文件记载的内容无法直接地、毫无疑义地确定在权利要求1 以数值范围限定的原料配比中,葱和其它原料必然具有700-800份的配比关系,因此删除权利要求1 中葱后面的单位“g”将导致超范围。

  观点二:不超范围
  理由:基于原说明书和实施例中记载的整体内容来看,申请人想表述的就是各原料按质量份来配比,葱含量后面的单位“g”是笔误,申请人本意是要保护葱700-800份,其应该按照比例与其它原料进行配比使用,另外,三个实施例中的各原料和葱的比例也符合权利要求1中删除单位“g”后所限定的比例,因此权利要求1 中“葱700-800g”中的单位“g”应为申请人笔误,并且删除该单位也是基于原申请能够唯一确定地合理修改方向,因此删除权利要求1中葱后面的单位“g”不超范围。

  由于上述两种不同的观点,在实际审查过程中将会导致出现与案例1相似的处理结果。但是如果站在本领域技术人员的角度,客观地“结合本领域技术知识”考虑时,不难发现申请人已经在权利要求1之前部分提到“由下列质量份原料制成”的限定,则本领域技术人员就应按照最通常的理解方式认为之后的组分就是采用质量份数来限定,再考虑到说明书实施例中各成分之间重量比例符合删除单位“g”之后的比例,这种修改应当是允许的。

  专利法第三十三条的立法宗旨在于,既要给申请人修改的权利,又要防止修改超范围导致损害公众利益,从而在专利权人和公众之间寻求利益平衡。上述案例1的申请人为国内某一所大学,其将“微波辐射技术”这一技术应用于麦草浆H2O2漂白当中,并取得了显著的漂白效果,属于一个很好的发明创意,而其中加入的硅酸盐物质属于H2O2漂白中常用的稳定剂,并不是本申请发明点所在,将其修改为“Na2SiO3”造纸领域常用物质形式,实际上并没有获取不当得利,也并没有妨碍到社会公众的利益。案例2中请求保护一种家庭方便火锅料,在权利要求明确出现“由下列质量份原料制成”及其它组分含量已经固定,且实施例中也给出具体质量份数配比的情况下,将“700-800g”修改为“700-800”并没有引入新的信息,在符合申请人本意的同时其同样没有获得不当得利,应当允许申请人通过修改克服存在的缺陷。

  三、小结
  “准确理解立法宗旨”的理念能帮助审查员以“客观、公正、准确、及时”为目标,合理地运用法条,确定恰当的审查尺度。专利审查工作是一项技术性很强的法律审批工作,需要法律思维与科技思维于一体,不能脱离技术背景孤立教条地解释和应用法条。“结合本领域技术知识”是保证“客观”审查的重要因素,只有真正站在本领域技术人员的角度,才能在修改超范围这一法条的审查时不偏不倚,给予申请人恰当稳定的权利,又不侵害公众的利益,实现利益的平衡,从而鼓励发明创造,促进科学技术进步和经济社会发展。
  (扈娟、邹鑫、高天柱对本文写作亦有重要贡献)

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