境外企业名称司法保护疑难问题探析

总第77期 袁秀挺 同济大学法学院副教授发表,[商标]文章

  企业名称将市场中不同企业主体区分开来,具有重要的意义。《民法通则》将企业名称权规定为一类人身权,但在长期的使用过程中,企业名称除了可以识别不同的市场主体外,还可能产生如商标那样的识别商品来源的功能,进而在其中凝结经营者的商誉,体现出商业标识的财产性。司法实践中,对企业名称权的保护是作为一类重要的知识产权来保护的。其中,外国企业(包括港澳台企业)名称因不以登记为前提,在使用上也与国内企业有所不同,故在保护方面呈现一定的特殊性。为此,有必要从理论上和实践上对境外企业名称保护的相关疑难问题进行梳理。

  一、企业名称保护的理论基础和发展沿革
  在我国,法律意义上的“企业名称”指的是企业的全称。《企业名称登记管理实施办法》第9条规定,“企业名称应当由行政区划、字号、行业、组织形式依次组成”。显然,企业名称中最具有识别性,也最容易引发纠纷的是其中的字号,字号才是企业名称中最核心的部分。国际法上,《巴黎公约》第1条第2款将厂商名称(trade name)与专利商标等列为工业产权的保护对象。《巴黎公约》第8条规定,厂商名称“没有申请或注册义务,也不论其是否为商标的一部分”。可见,境外企业的名称在我国应受到保护,因其无需登记,故以实际使用的对象为限,实践中主要也反映为全称中的字号。

  从性质上讲,企业名称虽然标识的是市场主体,但其是基于经营活动的需要而产生的且可进行转让,故与自然人的姓名权有本质的不同。当前,主流观点已认可企业名称权(字号权)的财产权性质。最高人民法院发布的《民事案件案由规定》即将涉及企业名称权的纠纷纳入“知识产权与竞争纠纷”的类别。

  需要说明的是,我国尚无关于企业名称保护的专门立法,故对何谓侵犯企业名称权的行为,并无清楚的界定。目前主要是根据反不正当竞争法来保护企业名称,对侵权行为的认识,也有赖于司法实践的不断总结提炼。类比其他商业标识的情形,侵犯企业名称权的行为至少可分为两类。一是仿冒行为,这是最为直接,也最为严重的侵权行为。实践中,单纯仿冒企业名称的侵权较少,往往是同时仿冒他人的商品、商标、包装装潢等。二是未经许可的使用行为,这类侵权行为往往更为模糊,实践中,判断的难点在于如何认定“使用”,字号是否相似、被控侵权人是否有主观恶意等方面。

  从实践来看,早期的典型案例主要是仿冒纠纷。如在著名的“哈磁杯”案中,被告生产、销售假冒“哈磁杯”,其行为同时构成假冒原告专利、注册商标以及企业名称。仿冒行为相对容易判断,也是重点打击的对象,因而现实中以“李鬼”充“李逵”的毕竟是少数,更多的侵权行为表现为各种形式的“傍名牌”。对于企业名称权而言,在相当一段时间内,其价值恰恰是通过与注册商标的权利冲突而体现出来的。

  由于企业名称和注册商标在形成和管理制度上的不同,同时两者使用的标识完全可能重合或相似,故在两者之间产生权利冲突是不可避免的。实践中常见的情形是在后形成的企业名称因突出使用造成误认或违反诚信原则,使用行为足以导致混淆,从而被判侵犯商标权或构成不正当竞争。但企业名称与注册商标的冲突本身也说明,企业名称作为商业标识具有市场价值,只不过往往被人不正当地加以利用。事实上,从冲突的分类而言,企业名称与注册商标的冲突也可能是在后商标侵犯在先企业名称的权利。此外,企业名称与企业名称之间形为“冲突”,实为“侵权”的现象也非鲜见。这些都充分说明企业名称所具有的商业价值,以及对其进行保护的必要性。

  二、境外企业名称司法保护的法律适用依据
  广义上,在我国可得到保护的境外企业名称分为两种情况:一是按照企业名称登记管理的规定,在主管辖区办理了登记手续的境外企业分公司或其投资开办的冠以其字号的外资企业;二是未办理登记手续,但在我国境内进行了商业使用的境外企业。对于前者,与国内企业一样,需遵守企业名称管理的规定,同样平等受到相关法律的保护;对于后者,受到保护在理论上自无疑义,但在具体应用时的法律依据,则有探讨的必要。

  《巴黎公约》作为我国参加的国际条约,属于我国的法律渊源,其规定的内容如我国尚没有对应的国内法,可直接适用。因此,司法实践中,常有境外企业依据《巴黎公约》的有关规定主张其企业名称或字号的保护。问题在于,《巴黎公约》只是从原则上规定企业名称应在成员国受到保护,而且无须申请或注册。至于具体的权利内容,以及如何受到保护,则仍然交由国内法去解决,这是由知识产权的地域性所决定的。而包括我国在内的许多国家实际上并没有关于企业名称的专门立法。《反不正当竞争法》第5条第(3)项规定,经营者不得擅自使用他人的企业名称或者姓名,引人误认为是他人的商品。此外,最高人民法院《关于审理不正当竞争民事案件应用法律若干问题的解释》(以下称《不正当竞争解释》)第6条规定:“企业登记主管机关依法登记注册的企业名称,以及在中国境内进行商业使用的外国(地区)企业名称,应当认定为反不正当竞争法第5条第(3)项规定的‘企业名称’。具有一定的市场知名度、为相关公众所知悉的企业名称中的字号,可以认定为《反不正当竞争法》第5条第(3)项规定的‘企业名称’”。上述规定可以理解为我国为履行公约所规定的义务,而在国内立法和司法上对企业名称保护所做的进一步规范。显然,这些规定对于在我国使用但未登记的境外企业名称应当适用。

  三、境外字号中文译名的保护要件
  境外企业名称在我国获得保护的前提是在我国境内进行了商业使用,而在使用方式上,境外企业往往同时使用其名称的外文原文和中文译名。对于境外企业的外文原文名称,如其使用在我国已形成一定的商誉,则权利人当然有权禁止他人的仿冒等混淆使用行为。因在我国的商业活动一般多需使用中文,故单纯因外文企业名称引发的纠纷在实践中较为少见。值得讨论的是,境外企业如同时或单独使用相应的中文名称,应如何看待其名称特别是字号的中文译名与外文原文的关系,进而为中文译名提供恰当的保护?

  在WOODHEAD IN TERNATIONAL PTY.LTD.诉上海五合国际建筑设计咨询有限公司等不正当竞争纠纷案中,原告是一家从事建筑设计的澳大利亚公司,1994年进入中国时,曾将当时的企业名称中的“WOODHEAD FIRTH LEE”翻译为“五合富丽”。1999年,原告在企业印章使用中文“五合国际建筑设计集团”。其后的几年内,原告延续了对企业名称的这一使用方式。被告上海五合成立于2001年,其总顾问刘某原系原告在国内业务的负责人。原告诉称,被告在不同场合故意混淆与原告的区别,使用“五合”、“五合国际”引起相关公众的误认,侵害了原告享有的企业名称权。

  上述案件的实质在于,原告使用的“五合”中文字号能否得到保护。犹如自然人的姓名权一样,具有法律意义的企业名称应该是唯一的。但对于跨国域经营的企业而言,为维护消费者利益和市场秩序,有必要将企业名称配以相应的译文并使用,这种情况下不能认为企业使用了数个名称。但字号的译名欲受到保护需满足一定的要件,否则就可能将公有领域的资源划为专有,而损害公共利益。比如,在本案中,“WOODHEAD”除了可以译为“五合”,还可以译为“木头”、“五和”、“武合”等,原告不可能垄断企业名称可能的译名。我们认为,境外字号的中文译名要受到保护,除需具备实际使用的前提外,还应符合下列条件:

  其一,该译名具有显著性。显著性即识别性,即能将一个企业与其他企业区别开来。只有具有显著性的字号,才能使消费者将其指向特定的经营主体,当字号被擅自使用时,才可能发生混淆误认。对于字号的中文译名来讲,选择不同的汉字使其“特定化”,是显著性要求的第一步。但仅此尚不足以受到保护。本案中“WOODHEAD”如翻译为“木头”,显著性就明显不够。实践中,多数境外字号的译名均使用中文谐音,如这些表达在汉语中不具有其他普通词汇的含义,则认为其仅代表企业,符合显著性的要求,如诺基亚、柯达、索尼等。事实上,显著性的强弱与知名度的高低密切相关。企业如不知名,即难以利用其竞争优势,即使被仿冒了,也不影响竞争秩序,不具有通过竞争法加以调整的必要性;反过来,知名的字号往往代表着较高的商誉,能使消费者在字号与经营主体之间建立联系,故意味着显著的识别性。

  其二,该译名与其外文原名之间具有对应性、唯一性、固定性的特征。对应性是指中文译名中的字号应当与外文原名保持一致,或者是音译,或者是意译,否则就谈不上是对外文原名的翻译。当然,在翻译过程中也允许一定的创新,故对此要件的理解不宜僵化。唯一性是指权利人在使用译名时,一个外文企业名称只能对应一个中文译名,不能同时使用多个中文译名,否则消费者很难将多个不同的译名与权利人之间建立明确的指向。固定性是指权利人对中文译名的使用应当具有一定的持续性,不是偶然的使用,也不能随意更改。

  本案中,原告将其企业名称中的“WOODHEAD”译为“五合”已经基本确定,而且持续了相当一段时间,在业界具有了一定的知名度,也使“五合”为相关公众所知悉,应该说符合上述条件。当然,被告的行为是否构成侵权,则要看其是否擅自使用了原告的字号并导致消费者的混淆误认,且主观上有无恶意。本案一审判决侵权成立,被告不服提起上诉,二审以调解结案。

  四、境外字号的保护是否应以“知名”为条件
  国内的企业名称实行分级登记管理制度,其中字号最具识别意义。一般而言,使用具有知名度企业名称中的字号与使用企业名称产生并无二致的结果。如前所述,实践中完全仿冒企业名称全称的行为较为少见,多数涉及企业名称的纠纷均与字号有关。因此,《不正当竞争解释》第6条第1款规定:“具有一定的市场知名度、为相关公众所知悉的企业名称中的字号,可以认定为反不正当竞争法第5条第(3)项规定的‘企业名称’”。但是,对这一规定能否适用于境外字号,还存在一定争议。

  在前田金属工业株式会社诉济南中普科技有限公司仿冒纠纷案中,一审法院认为,原告未举证证明“前田”、“MAE DA”字号是具有一定的市场知名度、为相关公众所知悉的企业字号,因此,原告关于被告侵害其企业名称的主张于法无据。二审法院则认为,被告在被控侵权产品及其包装、装潢、产品说明书、产品合格证以及交易文书上使用与原告企业字号相同的“MAE DA”、“前田”字样,足以造成相关公众对其产品的来源产生混淆、误认,损害了原告的合法权益,属于擅自使用原告企业名称的不正当竞争行为。

  该案中,两级法院认识的差异实质在于:境外字号在我国的保护是否应当以具有一定市场知名度为前提条件。一审法院认为,在中国境内进行商业使用的境外字号要受到保护,必须以具有一定市场知名度为前提条件;而二审法院则否定了此观点,认为在中国境内进行商业使用的境外字号在其使用地域内的保护不以知名为条件。前一观点从法律解释学的角度是容易理解的,而后者的提出也有一定的理论依据,即境外字号的保护并不需要以登记为前提,而“知名”的要求解决的是超出登记范围的保护问题。

  我们认为,境外字号在我国受到保护仍应以通过使用达到知名为前提。首先,根据《巴黎公约》的规定,对在我国境内进行商业使用的境外企业名称应给予法律保护,这里的“企业名称”应指全称,没有必要对境外企业实施“超国民待遇”,而对其字号一概加以保护。

  其次,国内企业名称的登记制固然限定了其保护范围,因而需要《不正当竞争解释》第6条第1款的规定来保护字号,但对字号保护设定一定的条件,这与保护初衷并无抵牾之处。正如在国家工商总局注册的,冠以“中国”头衔的企业,其字号要受到保护也必须符合“知名”的条件。

  第三,理论上,对字号的保护除了意味着可能突破登记的地域范围外,还可能是跨行业的。显然,字号如要得到超出其行业范围的保护,则该字号必须达到“知名”的程度。这与驰名商标享有跨类注册的保护、知名商品的包装装潢受到保护,在理念上是一致的。从这个意义上讲,境外企业字号欲主张跨行业的保护,不可能不要求以“知名”为条件。

  实践中,对字号“知名”与否的判断,主要依赖于原告提供的证据,在原告提供了基本证据的情况下,被告在主观上有无恶意成为很重要的因素。此时,法官对原告字号知名度的认识与对被告主观意图的认识,往往交互影响。这种主客观判断标准交织在一起的裁判思维,有利于消解机械把握“知名”标准而可能带来的不公正结果。

  五、注册商标与企业字号冲突的解决
  因为企业字号是文字标识,故实践中造成企业字号混淆的侵权行为,除了侵权人也作为企业字号使用外,还有可能是侵权人将相同或相似标识作为文字商标而使用。后者当被控侵权人使用的标识获得商标注册时,即构成注册商标与在先企业字号的冲突。权利冲突的表象是原被告之间针对同一客体均享有相应的权利,但就其实质,大多数的权利冲突实际上涉及侵权法律关系。从产生冲突的方向来看,应该是在后权利侵犯在先权利,从而形成“冲突”。所以,注册商标与在先字号冲突的核心,即在于对注册商标权人的侵权行为如何界定。

  在强生公司等诉西安强生药业有限公司等侵犯注册商标专用权及不正当竞争纠纷案中,法院认为,西安强生于2004年6月申请注册“强生”商标时,强生公司在先使用的“强生”字号已在中国医药界产生了较高的知名度,相对而言,西安强生的企业字号在中国并不具有一定的知名度。西安强生将“强生”二字单独扩展注册为商标,扩大了其对“强生”二字所享有的权利范围,具有明显的攀附意图,足以误导相关公众。故被告西安强生注册的“强生”商标侵犯了强生公司的企业名称权。

  本案中,法院的判决实际上意味着以民事判决否认了被告注册商标的法律效力。我们认为,法院在处理注册商标与在先字号的冲突时,针对的侵权行为是被告对其注册商标的“使用”行为,而非其“注册”商标的行为,故应慎用“注册商标侵权”的表达。原因有三:

  首先,对商标注册行为的评价,应属国务院商标行政管理部门的职能,作为处理民事纠纷的法院,不得轻易僭越。在现有体制下,对商标注册异议及注册商标争议的司法审查,应通过行政诉讼程序解决。故在关于商标侵权的民事诉讼程序中,只要注册商标尚未被撤销,就不能在案件中否认注册商标的效力,否则将导致两种程序的混同,从而使法律的规定成为空文。

  其次,侵犯字号权的不正当竞争行为的本质是未经许可,擅自“使用”他人字号,将他人的字号作为商标的文字申请“注册”的行为,与使用行为有别。客观上,“注册”的范围应大于“使用”的范围,如在某些商品上注册了商标却未实际使用。所以,不能以实际发生的侵权行为,而一概认为商标的注册即构成侵权。

  第三,通过民事判决否定注册商标的效力还可能与商标法的规定发生严重冲突。我国商标法规定,对已经注册的商标有争议的,除驰名商标外,应自该商标注册之日起五年内提出。这里的“五年”规定,属于除斥期间,超过五年,则该商标成为不可争议的商标,也即具有了稳定的法律效力。可以想见,对于这样的商标,如允许在民事诉讼中否定其效力,则与商标法的规定相矛盾,将造成市场秩序的混乱。

  总之,对于使用注册商标而发生的纠纷,应在判断被告使用商标是否利用了在先字号的商誉获取不正当利益,是否造成了相关公众对商品来源产生混淆或误认的基础上,本着个案认定、具体认定的原则,对被告的使用行为是否构成不正当竞争及其应承担的责任做出准确界定,以实现对原告的恰当救济。实践中,使用注册商标而侵犯字号的行为往往与其他商标侵权或不正当竞争行为结合在一起,为此,法院应注意对被告的行为进行综合考查,对被告的主观意思有全面的认识,以免被权利冲突的“合法”表象迷惑。

来源:China IP

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