为企业核心技术上一把战略知识产权保护的锁

总第79期 桂佳 环球律师事务所合伙人发表,[综合]文章

  随着人类从生产力效率时代步入比拼科技创新实力的信息时代,先进和完备的自主技术体系能够让一个企业从激烈的市场竞争中脱颖而出。但在这样的大环境下,懂得把丰硕技术成果用有效的知识产权手段保护起来的企业才不枉费工程师们的聪明才智和辛劳汗水。这种有效的保护也能让妄想窃取他人企业核心技术的不法分子望而却步。

  对于视核心技术为命脉的企业来说,为其制定一套完善和系统的知识产权保护体系尤为重要。在考虑完善保护机制时,企业应充分考虑所在行业的特殊性,制定一系列符合商业运作模式的体系。这套体系应不仅具有可操作和实施性,还应能够起到对核心技术的有效保护作用,且这套体系还应相对较全面,能够涵盖从知识产权取得与维持、制度与流程、检索与分析、交易与谈判、研发与货币化、融资与权利质押、风险与预防、纠纷与解决等方方面面。

  本文旨在为企业建立和完善知识产权管理和保护体系提供一般性的、可普遍适用的综合建议,希望能起到抛砖引玉的作用。

  判断企业核心技术和保护类型

  企业应首先从众多技术中筛选出对企业发展起着决定性作用的核心技术,并对这些技术进行系统、详细和全面的统计和分类。这些核心技术不仅应包括现有的关键技术,还应包括正在或计划研发的新型技术;其不仅应包括自主开发的技术,还应包括与其他企业联合或委托他人研发的项目技术。这项统计和分类的工作旨在全面识别和确认企业的核心技术,以将全部核心技术像对超市货品一样逐一进行编号、并随时可从统计清单中将其轻松获取。这项工作通常可由公司的技术或管理部门完成,但应设有专人定期、及时地更新技术统计清单。

  知识产权保护分为多个类型,而企业应当分析、挑选并确定最合适的知识产权类型作为核心技术进行保护。对技术所采取的知识产权保护类型通常包括专利(含外观设计)、商业秘密、著作权、植物新品种等。对不同类型技术的保护可能会适合采用不同知识产权类型。例如,医药、机械制造等企业常对其核心技术采取专利商业秘密的保护,软件制造、动漫和影视制作企业多采用著作权来保护其创造的产品,而餐饮企业多采用商业秘密来保护产品配方。

  一些企业还对一系列的技术分拆开来进行保护,即对一部分技术采取一种知识产权的保护方式,而对另一部分采取另一种保护方式。例如,企业可将一项技术中较易被反向工程破解的部分申请专利,而用商业秘密来保护较难被反向工程破解的部分,以求利用不同知识产权类型的各自优势保护核心技术。因此,企业应对每一项核心技术进行分析,以对这些技术应采取何种知识产权保护类型逐一作出抉择。

  另外,相同的技术在不同的国家和地区也可能会因法律不同而适合于不同的保护类型。例如,手机制造企业的图形用户界面(GUI)在美国可能会受外观设计专利的保护,但在欧盟和澳大利亚则可能会受与专利不同的外观设计法律的保护,而在其他国家还可能受到著作权法的保护。因此,对于在多个国家开展业务的企业,其在不同地区可能需要对同一项技术采用不同类型的知识产权来进行保护。

  确认知识产权归属和主体

  企业应了解核心技术的知识产权所有人是否系己方公司所有,避免日后因为权属的问题产生纠纷。这些纠纷多发生在职务创造、委托创造、从第三方受让技术和主要研发参与人身兼多个企业职务等情况中。因此,企业不仅应熟知在这些情况下产生的知识产权归属的法律规定,而且应对劳动合同和合作合同中的条款认真把关,确保对产生的技术之知识产权归属进行明确,避免可能发生的分歧。

  另外,一些企业集团内部分支机构较复杂,其集团常包括了若干具有独立法人资格的下属子公司。企业应明确了解核心技术知识产权归属于集团公司还是某一子公司,这对于日后管理和保护集团公司核心技术知识产权和出售子公司股权时避免纠纷都具有重要的意义。为了强化对核心技术知识产权进行的统筹化管理,另一些企业还单独设立一个管理集团知识产权的子公司,由其控制和持有集团的所有知识产权。这种模式虽然并不适用于所有企业,但其强化集团知识产权管理的方式也值得参考和借鉴。

  由于不同地区知识产权法律不尽相同,对于在多个国家和地区开展研发和经营的企业来说,其应当了解如何在不同区域内保护核心技术,及时向相关地区的法律专家就知识产权保护进行咨询,争取在开展研发和经营业务的国家和地区均可有效保护核心技术的知识产权,确保在行业内的跨国技术优势地位。

  评估知识产权的权利稳定性

  知识产权的权利稳定性取决于该权利是否建立在稳定的法律权利基础之上、权利人对权利的行使是否不受干扰和质疑。这种权利的稳定性取决于多方面,其中包括技术专利被认定无效的可能性、商业秘密保护下的技术是否已被公开或盗取、著作权保护下的技术是否达到著作权法律保护的“作品”最低要求、是否有其他企业主张自己是技术的知识产权权利人等。

  此外,企业在行使知识产权权利时,是否违反反垄断法的规定也会产生权利稳定性的问题。一些在创业板上市的企业最核心的资产是知识产权带来的价值。一旦该权利不再存在,企业市场价值可能就将一落千丈。对于那些已经在市场上立足的大型企业来说,其一项重要知识产权的稳定性受到质疑,也会给企业带来较大的负面影响。因此,不言而喻的是,核心技术知识产权的权利稳定性越高,企业及其核心技术的市场价值就自然会越稳定。由此看来,一方面,企业应考虑提高核心技术知识产权的权利稳定性;另一方面,企业在保护核心技术之初,就应对采用的知识产权进行细致的稳定性评估,以做好准备,应对日后可能发生的不利情况。

  企业应对核心技术知识产权建有完善的管理和维护方法,由专门的技术部门牵头、在法律部门的协助下,对此实施系统和具体的管理和维护工作。这些工作不仅包括及时地将核心技术知识产权权利化(如将核心技术申请成为专利、进行著作权登记备案或采取商业秘密方式对之进行保护),而且还应包括对知识产权情报监测和预警。

  此外,这些部门的工作还应涵盖针对市场竞争对手的战略保护措施。这些措施包括:利用专利组合进行专利网布防、探索与相关企业进行交叉许可或达成技术联盟的可行性、主动对竞争对手的专利提起无效程序或申请反垄断法律审查、与核心技术人员签订保密和竞业禁止协议等。实施这些措施主要是为了巩固和加强企业在技术领域的领军地位和强化对核心技术知识产权的保护,并在法律允许的范围内针对竞争对手采取必要的战略措施。

  探讨知识产权商品化的可行性

  知识产权权利的商品化指的是将已经获得了知识产权保护的技术进行转让、许可、投融资等交易行为。对核心技术知识产权商品化的过程是在市场上价值化的过程,其权利人可直接从该过程中获得经济收益,这也是核心技术战略知识产权保护的一部分。

  对核心技术知识产权商品化的优越性显而易见。

  在商品化中变现的资产还可以继续用来扩大企业再生产或投入进一步的技术研发。对于一些在行业内处于技术领军地位的企业来说,其可以在研发企业下一代技术时将现有的、但仍在市场上被使用的前一代技术许可给其他企业,将收到的许可费补充到下一代技术的研发资金中,进一步巩固其在市场上的技术领先地位。此外,企业也可将核心技术知识产权作为出资成立新公司或投资新项目来扩大再生产。对于资金紧张的企业来说,其核心技术知识产权还可以作为优良融资担保物以解燃眉之急。

  企业应与有经验的法律专家们探讨将核心技术知识产权商品化的可行性,并根据企业的特殊情况由发展规划部门和/或法律部门牵头、由资金管理部门和/或技术部门协助,将核心技术知识产权的市场价值最大化,并将该整个商品化的计划纳入企业保护核心技术的长远宏观策略之中。

  分析潜在法律风险及防范策略

  若企业核心技术的知识产权存在争议和纠纷,这势必将影响其影响力和价值,进而降低投资者和客户对企业的忠诚度和信心。对此,第一,企业应尽量避免核心技术侵犯他人知识产权情况的发生;第二,针对他人侵犯自己核心技术知识产权的情况,企业也应积极主动地采取维权措施;第三,在面对已经出现的纠纷时,企业应采取灵活务实的方式及时化解纠纷。

  当企业将新产品推向市场或研发一项新技术时,有必要进行全面的法律风险评估,以确定其是否有可能侵犯他人的知识产权。例如,在开发一项新技术时,企业有必要查明研发人员与其前雇主签署过的保密协议是否可能导致企业侵犯后者的商业秘密。而在将新产品推向市场之前,企业也有必要搞清该产品是否可能侵犯他人的专利权。此外,美国部分州(例如路易斯安那州和华盛顿州)还立法禁止生产商使用侵犯他人知识产权的IT产品来制造产品。因此,意向美国出口产品的企业还应检查在生产过程中是否使用过盗版的软件或侵权硬件,以评估出口产品是否可能会被禁止销售。如果能把这些工作都事先做充分,企业可以有效降低和控制侵权的法律风险,减少甚至避免纠纷的发生。

  另外,在发现他人侵犯自己核心技术知识产权时,企业积极采取维权措施,以制止侵权行为的发生,避免因纵容侵权行为而导致市场占有率被不法行为所蚕食的情况出现。这些维权措施都会对保护企业核心技术产生重要影响。但在采取维权措施之前,企业也应慎重选择有效的方式。例如,在提起专利侵权诉讼之前,企业可以预见侵权人可能对其专利提起无效程序。在这种情况下,企业应事先对其专利权稳定性进行评估。若其专利被认定无效的可能性大,则企业应慎重选择以专利侵权诉讼的方式作为维权措施,或考虑以要约许可“侵权人”使用核心技术专利等较为稳妥的方式,来解决涉嫌“侵权”的纠纷。此外,企业在向侵权人发出警告时,也应防备侵权人主动对企业提起的不侵权确认诉讼。总之,企业在维护核心技术知识产权权益时,应避免出现“维权未成反被攻击”之情况。

  当他人针对核心技术提起诉讼时,企业应积极采取应对措施。其中,最直接的方法是针对对方的具体诉讼请求制定出有效的诉讼抗辩策略。在专利诉讼中,被告常用的反击方法有公知技术抗辩、主张自己的产品或方法没有落入对方的专利保护范围内的不侵权抗辩、主张对方的专利无效或已过保护期、提出管辖权异议等。从商业策略的角度上看,被告也可尝试与原告和解,以合理的价格获得原告专利许可;再或是与对方达成交叉许可的安排。此外,被告还可以考虑针对原告另行提起诉讼,以另起的诉讼作为谈判筹码,迫使原告在其提起的诉讼中回到谈判桌上来。当然,被告也可将这些常见的策略结合起来,以全面应对原告的“进攻”。

  结束语

  以上是对企业保护核心技术知识产权提供的综合建议,其归纳了大多数企业保护核心技术知识产权的一般性策略,但不排除各个行业领域内还有适合于自己行业的特有情况。企业应从实际情况出发,并参考和借鉴所在行业内其他企业的保护经验,适时调整和改进所实施的方案之不足,探索和建立一套适合自己企业情况的知识产权战略保护体系,并坚持不懈推行这样的战略保护方案。

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