《商标法》第三次修改的主要内容和争议焦点

总第80期 张伟君 同济大学法学院知识产权与竞争法研究中心主任、魏立舟 德国慕尼黑大学法学院博士候选人发表,[商标]文章

  2013年8月30日第十二届全国人民代表大会常务委员会第四次会议三审通过了《关于修改〈中华人民共和国商标法〉的决定》,自2014年5月1日起施行。

  这是继中国《商标法》在2001年第二次修订后的又一次大规模修改。本文将详尽分析其修改的主要内容以及在实施该法律修正案中可能存在的问题。

  一、完善商标注册、审查、续展制度,便利商标权利人

  1、扩大可以申请注册商标的标志范围。

  2001年中国《商标法》第二次修改时,把标志的“可视性”作为申请商标注册的条件。这就排除了声音、气味等非视觉可感知的客体在中国被注册为商标的可能性,即便其实际上具备了识别商品或服务来源的功能。但是,考虑到“在国外,对声音、气味等新型商标进行注册和保护已成为发展趋势,随着经济的发展,中国也逐渐出现了对这些新型商标的保护需求。”因此,这次《商标法》修改删除了商标注册的“可视性”要求,并明确“声音”是作为可以申请注册商标的标志。

  2、完善注册商标显著性的规定。

  申请注册的商标应当有显著特征,这在中国现行《商标法》第9、11条中也已经是明确的。但是,如果注册商标在使用中发生了淡化,导致了显著性的丧失,是否应撤销该注册商标以及如何撤销,则并未明确。

  《商标法》第三次修正案则明确区分了两种不同情形的处理方法:如果已经注册的商标违反第11条关于其应具有显著特征的规定的,由商标局宣告该注册商标无效,其他单位或者个人也可以请求商标评审委员会宣告该注册商标无效,宣告无效的注册商标,由商标局予以公告,该注册商标专用权视为自始即不存在。如果已经注册的商标成为其核定使用的商品的通用名称(因而丧失了显著性),任何单位或者个人可以向商标局申请撤销该注册商标,被撤销的注册商标商标局予以公告,该注册商标专用权自公告之日起终止。

  总之,修改后的《商标法》区分了本身缺乏显著特征的注册商标可以请求宣告无效,而因使用不当而丧失显著特征的注册商标则可以请求撤销。但是,需要指出的是,对于因使用不当而丧失显著特征的注册商标,这次《商标法》修正案仅仅规定“成为商品通用名称”的注册商标才可以被请求撤销,而并不包括其他丧失显著性的情形。比如,如果一个注册商标淡化成为本商品的通用图形、型号或者成为直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点的词语的,不再具有显著性了,尚不清楚该注册商标能否予以撤销。这是这次修法中存在的一个漏洞。

  3、优化注册商标申请、审查程序制度。

  这主要体现在以下几个方面:

  第一,允许跨类申请和电子申请。根据现行《商标法》第20条以及《商标法实施条例》第13条的规定:商标注册申请人如果要在不同类别的商品或者服务上申请注册同一商标的,应当按商品和服务分类表分别提出注册申请,即所谓的“按类申请”。

  为了方便申请人申请注册商标,《商标法》第三次修正案修改了这个规定,允许商标注册申请人“通过一份申请就多个类别的商品申请注册同一商标”,即所谓的“跨类申请”;同时,为了使申请人利用网络便捷地提交电子申请,《商标法》第三次修正案允许以“数据电文方式”提出商标注册申请文件。

  第二,恢复审查意见书制度。1993年7月15日发布施行的《商标法实施细则》第16条曾经规定过类似的制度:商标局对受理的商标注册申请,认为申请内容可以修正的,发给《审查意见书》,限其在收到通知之日起十五天内予以修正;未作修正、超过期限修正或者修正后仍不符合《商标法》有关规定的,驳回申请。《商标法》第三次修正案恢复了这个制度:商标局认为商标注册申请内容需要说明或者修正的,可以要求申请人做出说明或者修正,但申请人未做出说明或者修正的,不影响商标局做出审查决定。但是,商标局的审查意见是仅限于形式上的审查意见,还是也包括实质性的审查意见,目前尚不清楚;这个制度是否能达到真正良好的效果,是否会因为增加了这个程序反而延长了审查时间,都有待于实践检验。

  第三,明确注册商标申请、复审的审查时限,提高商标注册的效率。现行《商标法》对商标审查时限未作规定,仅要求对商标注册申请和商标复审申请应当及时进行审查。在《商标法(修正案草案)》征求意见的过程中,许多企业抱怨目前商标注册申请审查时间过长,企业的商标权益长期处于不确定状态,无法运用法律武器维护其利益。为此,参考实践中商标案件的平均审查时限,《商标法》第三次修正案增加了商标审查时限的规定。其中,商标局初步审查的时限为九个月;对异议申请调查核实的时限为十二个月(经批准,可延长六个月)。商标评审委员会对商标局驳回申请不予公告的决定进行复审的时限为九个月(经批准,可延长三个月);对商标局认为异议成立而不予注册的决定进行复审的时限为十二个月(经批准,可延长六个月),如果复审中所涉及的在先权利的确定必须以人民法院正在审理或者行政机关正在处理的另一案件的结果为依据的,还可以中止审查。

  4、扩展办理注册商标续展的时间。

  现行《商标法》第38条规定:商标有效期满,需要继续使用的,应当在期满前6个月内申请续展注册;在此期间未能提出申请的,可以给予6个月的宽展期。《商标法》第三次修正案则允许期满前12个月而不是之前的6个月即可进行续展,且仍保留6个月的宽展期,使商标注册人申请续展有了更充分的时间和自由度。

  二、简化商标异议程序,维护商标权利的稳定

  我国《商标法》在2001年修改之前,商标异议案件由商标评审委员会复审后做出终局裁定。根据TRIPs协议的要求,修改后的现行《商标法》在保留异议复审程序的基础上,增加了司法救济程序。根据现行《商标法》的规定,商标注册申请初审公告后3个月内,任何人均可以任何理由提出异议;商标注册异议首先由商标局审查作出裁定,对商标局的裁定不服可以申请商标评审委员会复审,对复审决定不服可以提起诉讼,诉讼还可以经过一审和二审。

  由于行政二审、司法二审的四级审理终审制的程序过于复杂,加上可以提出商标异议的主体和理由过于宽泛、导致商标异议案件审理周期过长,这就影响了商标申请人及时获得商标注册。有的商业竞争对手利用这个制度缺陷,为拖延申请人注册商标的时间或者为尽可能长时间使用与他人相同或近似的商标并避免承担可能产生的侵权责任而提出异议、延长核准时间,待对方商标核准后再停止使用;甚至有一些人恶意提起商标异议程序,并以撤销异议程序为条件向被异议人索取高额的费用,这导致异议案件逐年大幅上升。因此,简化商标确权程序、完善商标异议制度一直是这次《商标法》修改的一个重要目标。

  《商标法》第三次修正案从两个方面完善了商标异议制度:

  一是限定提出异议的主体和理由。首先,明确了对商标注册可以提出异议的理由,并将这些理由分为两类:一类是违反新《商标法》第10、11、12条规定的“绝对理由”;一类是违反第13条第2、3款、第15条、第16条第1款、第30条、第31条规定的“相对理由”。其次,虽然任何人仍然可以以“绝对理由”提起商标注册异议,但能够根据“相对理由”提起异议的仅限于该商标注册申请侵犯了其已有权利的在先权利人或者利害关系人。这样,既可以减少商标异议的数量,又不妨碍对商标不当注册的监督。【参见下表】

  二是简化程序。为了改变商标异议程序冗长而使得商标权长时间内难以确定的问题,《商标法》第三次修正案规定:商标局认为异议不成立的,就可以直接做出准予注册的决定,发给被异议人商标注册证并予以公告,异议人不得再向商标评审委员会提起复审程序,而只能向商评委请求宣告该注册商标无效。这样修改的目的是:在商标局驳回商标异议、准予商标注册的情形下,省略对商标局异议裁定的复审、诉讼程序,可以使商标权尽快确立,同时又通过商标无效宣告程序保障异议人获得进一步救济的权利。【参见下图】

  我们认为这个做法也和TRIPs 协议的规定相一致的。根据TRIPs 协议第62 条第5 款的规定,在当事人之间的异议(opposition)、撤销(cancellation)等程序中作出的行政决定均应由司法或准司法机关进行审议,但是,在异议不成立(unsuccessful opposition)的情况下,就无义务提供机会对该行政决定进行此种审查,只要提起此类程序的依据可成为无效程序(invalidation procedures)的理由。所以,根据《商标法》第三次修正案,在商标局驳回商标注册异议的情况下,异议人仍然可以同样的理由提起注册商标无效宣告程序。【参加下表】

  但是,这个新的商标注册异议程序仍然存在一些隐忧:

  第一,因为保留了“任何人”可以依据“绝对理由”提出异议的规定,一些人极有可能仍然会依据上述“绝对理由”来提起恶意异议而牟利,这样就难以彻底杜绝恶意异议。

  第二,由于商标局驳回商标异议的决定可以不经行政复审以及司法审查程序而立即生效,商标局的权力明显膨胀,这个权力存在被滥用的危险,需要警惕。

  第三,可能会助长恶意的商标注册申请和恶意商标侵权诉讼。尽管异议人不服商标局的驳回决定,仍然可以请求商标评审委员会宣告注册商标无效,但是,由于“宣告注册商标无效的决定或者裁定,对宣告无效前人民法院做出并已执行的商标侵权案件的判决、裁定、调解书和工商行政管理部门做出并已执行的商标侵权案件的处理决定以及已经履行的商标转让或者使用许可合同不具有追溯力”,这样,在商标无效程序期间,即便该注册商标实际上是违反商标法规定的,商标权人仍然可以通过主张商标专用权来获取不正当的利益。虽然“因商标注册人的恶意给他人造成的损失,应当给予赔偿”,但是,法律对商标注册人的“恶意”行为是指什么并无界定,而且要证明主观“恶意”的举证责任也会非常艰巨,这个规定可能会流于形式。因为《商标法实施细则》(1993年)第25条第5款和《商标法实施条例》(2002年)第36条也有这个规定,但实践中几乎没有发生过因商标注册人恶意而给予赔偿的案例。

  三、制止恶意注册商标,保护商标在先使用者

  1、规定诚实信用原则。

  修改后的《商标法》第7条明确将“诚实信用”作为商标注册和使用一项基本原则,即“申请注册和使用商标,应当遵循诚实信用原则”。这为制止各种不诚信的抢注他人在先使用的商标提供了基本保证。

  2、完善驰名商标保护制度。

  中国在驰名商标保护的实践中,存在着把驰名商标当做商品荣誉称号,从而人为地拔高驰名商标认定标准、增加驰名商标保护难度的问题。这就难以有效地禁止那些抢注他人驰名商标的不诚信行为。

  为了使驰名商标制度实现“禁止他人注册、使用与该驰名商标相同或近似的商标”的基本功能,《商标法》第三次修正案对有关规定进行了修改和完善:

  首先,明确了驰名商标只是“为相关公众所熟知的商标”。这应该成为驰名商标保护的唯一要件,而并不需要考虑其他因素。

  其次,明确了只“应当根据当事人的请求,作为处理涉及商标案件需要认定的事实进行认定”,驰名商标认定是“对案件事实的确认,应仅对争议的案件有效”,而并不是授予一个商品或服务的荣誉称号,因此,不应该人为拔高认定的标准。

  再者,禁止生产、经营者将“驰名商标”字样用于商品、商品包装或者容器上,或者用于广告宣传、展览以及其他商业活动中。这个规定试图清除一些企业谋取驰名商标认定背后的不正当目的和根源,使驰名商标保护回归其本来面目,从而使驰名商标能够根据实际保护的需要去认定,逐步消除驰名商标认定中存在的一些人为障碍。

  但是,上述修改是否能真正改变事实上驰名的商标却无法在中国得到有效保护的问题,仍令人怀疑。“认定标准还是太高,设定的限制还是太多”,恐怕仍难以有效杜绝抢注事实上为相关公众所熟知的商标的行为。

  3、禁止抢注商业合作伙伴在先使用的商标

  《商标法》第三次修正案对现行《商标法》第15条作出了进一步的补充规定:“就同一种商品或者类似商品申请注册的商标与他人在先使用的未注册商标相同或者近似,申请人与该他人具有前款规定以外的合同、业务往来关系或者其他关系而明知该他人商标存在,该他人提出异议的,不予注册”(新《商标法》第15条第2款)。这样,不管是商标代理机构、受托办理商标注册的代表人,还是商品代理经销商以及任何其他具有商业合作关系的人,恶意抢注其客户或者商业合作伙伴的商标的行为,都将得到有效地制止。

  值得注意的是,新《商标法》第15条第2款与第1款相比,增加了两个适用条件:第一,商标申请人“明知”其商业合作伙伴的商标存在;第二,该商业合作伙伴的商标已经“在先使用”。这里,“在先使用”是否要求是在中国境内使用,仍存疑问。

  如果该商业合作伙伴是外国企业,其商标只是在外国使用,使用该商标的商品尚未在中国市场中销售或者进行商业推广,如果商标申请人明知该商标已经在国外进行使用的情况下仍然在中国商标局申请商标注册,那么,该外国企业是否可以提出异议,制止这种商标抢注行为呢?这仍有待今后的法律解释和执法实践来明确。

  另外,对于存在销售代理关系的代理经销商抢注被代理人的商标的,究竟是适用第1款的规定,还是适用第2款的规定,也仍然有待观察。按照最高人民法院【2007】民三行提字第2号判决书的精神,第15条第1款显然涵盖了代理经销商,但是,新《商标法》增加了第2款的规定后,第2款的规定似更符合代理经销商与被代理人之间关系的性质。

  4、赋予商标在先使用者先用抗辩权

  虽然我国《商标法》奉行的是保护在先申请注册的商标的基本原则,但是,如果一味强调先注册原则,而不考虑商标在先使用者的利益,也会助长不诚信的商标注册行为,扰乱市场公平竞争秩序。为此,2001年《商标法》第二次修正案就规定:申请商标注册不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标(现行《商标法》第31条)。《商标法》第三次修正案保留了这个规定(新《商标法》第32条),并且又增加了第15条第2款,以禁止明知而抢注商业合作伙伴在先使用的商标--因为这其实就是一种“以不正当手段”的抢注行为。

  但是,判断商标申请人是否采用了“不正当手段”很大程度上是判断其是否具有主观恶意,实践中,商标在先使用者不一定能证明商标申请人明知或者应知其已经使用了该商标,这样,就难以制止这个商标注册行为,也难以请求商标评审委员会宣告该注册商标无效。在这种情形下,如果商标专用权人依法禁止商标在先使用人使用其已经使用并有一定影响的商标,显然又有失公允。

  为此,《商标法》第三次修正案借鉴了专利法中的先用权抗辩制度,规定:“商标注册人申请商标注册前,他人已经在同一种商品或者类似商品上先于商标注册人使用与注册商标相同或者近似并有一定影响的商标的,注册商标专用权人无权禁止该使用人在原使用范围内继续使用该商标,但可以要求其附加适当区别标识”。

  该条规定将允许“继续使用”的范围限制在“原使用范围”内,但“原使用范围内”在实践中将会产生不同的理解。首先,使用的地域范围如何限定?能否在原使用地域范围内再开设分支机构?甚至是否可以扩大到该商标原先“有一定影响的”任何地域?其次,使用的商品数量和规模如何限定?能否在原使用地域范围内扩大经营规模?再者,因使用者之外的经营者的原因导致商品在原使用地域范围外的商品市场流通,是否超出了原有使用范围?这些都有待于《商标法》的实施条例或者司法实践予以明确。

  5、强化商标代理机构的诚信义务

  商标代理是商标代理组织基于相关法律专业知识和经验为当事人提供服务的一种职业,其服务水准和职业道德水平的高低既关系到委托人的切身利益,也影响到商标注册和评审机构的工作质量和效率。因此,这次《商标法》修改加强了对商标代理的规范。

  首先,保护被代理人的权益。除了上述第15条第1款关于代理人不得注册被代理人商标的规定外,新《商标法》第19条第1款规定:商标代理机构应当遵循诚实信用原则,按照被代理人的委托办理商标注册申请或者其他商标事宜;对在代理过程中知悉的被代理人的商业秘密,负有保密义务。另外,第19条第4款还规定:商标代理机构除对其代理服务申请商标注册外,不得申请注册其他商标,违反此规定的,将受到行政处罚,其目的也在于防止商标代理机构注册被代理人委托注册的商标

  其次,禁止帮助被代理人恶意抢注商标。如前所述,新《商标法》第15条和第32条都规定了禁止对他人在先使用商标的恶意抢注行为。为了更加有效地制止这种恶意注册,新《商标法》第19条第3款规定:商标代理机构知道或者应当知道委托人申请注册的商标属于本法第15条和第32条规定情形的,不得接受其委托,违反此规定的,也将受到责令限期改正、警告甚至罚款等惩处。但是,这个规定实质上要求商标代理机构承担起审查其客户委托注册商标是否存在恶意抢注行为的义务,让商标代理机构承担了过于严苛的法律责任。而且,商标代理机构是否“知道或者应当知道”也不容易判断,因此,这个规定在实践中是否可行,有待观察。

  四、加强注册商标专用权保护 (Enforcement)

  《商标法》第三次修改中,一直把加大对假冒商标行为的打击力度作为修法的一个重要目标。最后通过的《商标法》第三次修正案在以下几个方面完善了侵犯商标权的救济制度:

  1、行政执法措施方面

  为了对侵权人形成更大的威慑,《商标法》第三次修正案进一步加大了对商标侵权行为的行政处罚力度:违法经营额五万元以上的,可以处违法经营额5倍以下的罚款,没有违法经营额或者违法经营额不足五万元的,可以处25万元以下的罚款。另外,对五年内实施两次以上商标侵权行为或者有其他严重情节的,应当从重处罚。

  2、民事侵权救济方面

  《商标法》第三次修改试图从两个方面来完善侵权损害赔偿制度:

  第一,提高法定赔偿额的最高限额。

  《商标法》第三次修正案将法定赔偿额的上限由50万元提高到300万元,以进一步加强对商标侵权行为的打击力度。

  《商标法》的这个修改虽然给予法官在确定法定赔偿额上更大的自由裁量权,但是,如前所述,法官在确定法定赔偿数额的时候,仍然需要根据案件事实、以“弥补损失”原则为限来计算,而不是任意性的,更不是惩罚性的。因此,这个法定赔偿额最高限额的增加是否真的会带来侵权损害赔偿额的提升,仍有待观察。

  第二,对恶意侵权实施惩罚性赔偿。

  在2011年9月国务院法制办公布的《中华人民共和国商标法(修订草案征求意见稿)》第67条中,并没有关于惩罚性赔偿的规定。但是,一年后,全国人大常委会法制工作委员会在2012年12月28日公布的《中华人民共和国商标法修正案(草案)》第37条规定:将第56条改为第62条,第1款修改为:“侵犯商标专用权的赔偿数额,按照权利人因被侵权所受到的实际损失或者侵权人因侵权所获得的利益确定,也可以参照该注册商标使用许可费确定;对恶意侵犯商标专用权、情节严重的,可以在按照上述方法确定数额的一倍以上三倍以下确定赔偿数额。赔偿数额应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。……”对此,关于该草案的“说明”中给出的解释是:“针对实践中权利人维权成本高、往往得不偿失的现象,草案引入了惩罚性赔偿制度。”这个规定最后予以通过。

  但是,这个解释过于简单,而且也并不符合逻辑。如果仅仅是为了弥补商标权人的维权成本,弥补商标权人的损失,只要按照现行法律规定全面、充分地赔偿商标权人因侵权遭受的损失和所支付的费用就足以,为何要引入“惩罚性赔偿”呢?

  其次,目前我国的司法实践中,商标权等知识产权侵权案件的损害赔偿额偏低、难以弥补权利人损失,其原因并不是在于损害赔偿的法律规则有什么缺陷,而是由于难以确定“实际损失和侵权获利”的数额。而惩罚性赔偿的数额恰恰又是根据已经确定的“实际损失、侵权获利或者许可费的倍数”来计算的,因此,在中国大多数知识产权案件的损害赔偿是按法定赔偿额来确定的现实下,即使法律规定了惩罚性赔偿,其可操作性和实际效果非常值得怀疑。

  再者,实施惩罚性赔偿需要符合的前提要件是:“恶意”侵犯商标专用权和“情节严重”。目前并不清楚“情节严重”的具体含义,也不清楚“恶意”是否指侵权人明知他人享有注册商标权而仍然实施侵权行为,“恶意侵权”本身是否也属于“情节严重”的一个表现。这些都有待将来的实施条例和司法实践来明确。

  最后,参照我国《专利法》(2008年修正)第65条的规定,《商标法》第三次修正案也规定:损害赔偿额可以参照商标许可使用费的“倍数”合理确定。如果说我国《专利法》在没有规定惩罚性赔偿的前提下,参照专利许可使用费的“倍数”合理确定损害赔偿额尚有可取之处,那么,新《商标法》在按照商标许可使用费的“倍数”确定损害赔偿额的基础上,再处以1-3倍的惩罚性赔偿,则与民事损害赔偿的基本原则明显相悖。再加上我国行政机关对于商标侵权行为又可以处以罚款的行政处罚,如果《商标法》的这些惩罚性措施真的都予以有效实施的话,则会让侵权人承担过于严苛的法律责任。

  3、举证责任方面

  与欧盟《关于知识产权执法的第2004/48号指令》第7条类似,我国现行《商标法》第58条也规定了证据保全措施。但是,在与侵权行为相关的资料由侵权人掌握的情况下,证据保全措施并不足以能保证获取这些证据。为此,新《商标法》第63条第3款增加了与欧盟《关于知识产权执法的第2004/48号指令》第6条规定类似的“责令提交证据”的措施。

  首先,在权利人已经尽力举证,而与侵权行为相关的账簿、资料主要由侵权人掌握的情况下,人民法院为确定赔偿数额,可以责令侵权人提供与侵权行为相关的账簿、资料。

  其次,侵权人不提供或者提供虚假的账簿、资料的,人民法院可以参考权利人的主张和提供的证据判定赔偿数额。也就是说,如果侵权人要拒不提供证据,法院可以根据原告提供的证据来推定被告的侵权获利数额。在我国法院的判决中,其实早已经有了这样的实践。但是,根据最高人民法院的要求:被告无正当理由拒不提供所持证据的,根据权利人的主张推定侵权获利的数额,要有合理的根据或者理由,所确定的数额要合情合理,具有充分的说服力。

  4、侵权行为界定方面

  新《商标法》第57条进一步澄清:“在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标”的情况下,并不需要考虑是否“容易导致混淆”;而只是“在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标,或者在类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标”时,“容易导致混淆”才是需要考虑的一个要件。

  这个修改有利于纠正一段时间以来有的法院对商标侵权行为与混淆之间关系的错误认识。

  另外,现行《商标法》本身未规定帮助侵权,但《商标法实施条例》第50条规定:故意为侵犯他人注册商标专用权行为提供仓储、运输、邮寄、隐匿等便利条件的,属于侵犯注册商标专用权的行为。这次《商标法》修改时吸收了《实施条例》的这个条文,规定:“故意为侵犯他人商标专用权行为提供便利条件,帮助他人实施侵犯商标专用权行为的”,属于侵犯注册商标专用权的行为。这个规定不再列举具体的提供帮助的方式,更有利于打击各种帮助侵权的行为。

  五、强化注册商标使用义务

  我国《商标法》对商标专用权的保护虽然原则上以注册为前提,但是,同样对注册商标的实际使用做出了要求。现行《商标法》第44条就规定:注册商标连续3年停止使用的,可以由商标局责令限期改正或者撤销该注册商标。这次《商标法》对此做出了进一步严格的要求。

  首先,对于注册商标连续三年停止使用的,不再适用“限期改正”的措施,而直接适用“撤销注册”的措施,进一步加强了对不使用商标的规制。

  其次,对于侵犯未实际使用过的注册商标的权利的损害赔偿做出限制,规定:“注册商标专用权人请求赔偿,被控侵权人以注册商标专用权人未使用注册商标提出抗辩的,人民法院可以要求注册商标专用权人提供此前三年内实际使用该注册商标的证据。注册商标专用权人不能证明此前三年内实际使用过该注册商标,也不能证明因侵权行为受到其他损失的,被控侵权人不承担赔偿责任。”

  这个规定的适用要同时满足两个要件:第一是商标专用权人不能证明“此前”三年内实际使用过该注册商标;第二是商标专用权人也不能证明因侵权行为受到“其他”损失。也就是说,商标专用权人只要证明其曾经使用了该商标或者证明其有实际损失以及其他损失(比如,商誉损害等),就仍然可以主张损害赔偿。

  但是,这个规定留下的疑问是:如果注册商标专用权人没有举证证明此前三年内实际使用过该注册商标,也没有举证证明因侵权行为受到“实际”损失,而仅仅是举证证明了他有“其他”损失(比如,商誉损害等),是否仍然可以适用这个规定?即,是否可以按照被告的侵权获利或者商标许可使用费的倍数来主张损害赔偿,或者给予法定赔偿?

  此外,这个规定也没有明确“此前三年内实际使用”的含义。如果仅仅从这个规定本身的文字表述来看,“此前”一词紧接着“提出抗辩”,因而,这可以是指被告“提出抗辩之前”;但是,如果这样的话,商标专用权人虽然之前一直未使用其注册商标,但只是在被告侵权行为发生后进行了使用,或者在起诉后进行了使用,这个规定就无法适用了。这似乎并不符合立法的本意。因此,从“使民事责任的承担有利于鼓励商标使用,激活商标资源,防止利用注册商标不正当地投机取巧”的立法目的来看,“此前三年内未实际使用”解释为是“在侵权行为发生前三年内未被实际使用”,是比较合理的。

  再者,《商标法》第三次修正案吸收了现行《商标法实施条例》第3条的规定,明确了商标使用的定义,并强调“商标的使用,是指将商标……用于识别商品来源的行为”。这个规定表明:《商标法》要求商标权人对商标的使用是“在商业活动中”的使用,而且是能起到“识别商品来源”作用的实际使用。

  但是,这个修改仍然未能够进一步澄清中国司法实践中一直存在争议的一个问题:中国企业代加工产品(OEM)出口到国外的时候使用他人注册商标,是否属于使用商标的行为?注册商标专用权人提起的侵权诉请是否能得到支持?

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