专利审查高速路(PPH)制度简介及其应用

总第81期 窦夏睿 天士力制药集团股份有限公司知识产权部高级专利代理人、黄德海 北京清亦华知识产权代理事务所总经理发表,[专利]文章

  随着全球专利数量的飙升,世界各国家和地区的专利申请量都在飞速增长,各主要国家和地区的专利审查压力日渐加大。随着美国AI A的逐步实施,世界第一专利大国将其延续百余年的“先发明制”修改为“一定条件下的先申请制”,标志着世界各国家和地区在专利审查制度和评价标准上有“趋同”的倾向。这意味着各国可以在“独立审查”的基本原则性框架下在程序上有所突破,于是近年在日本和美国两大局的极力推进下,P P H制度逐渐形成并得到广泛应用。

  一、PPH的基本概念和模式

  PPH(The Patent Prosecution Highway),中文称为专利审查高速路,是目前在国际上以双边协议或多边协议形式存在的一种加快协议国之间专利审查的程序性机制。具体来说申请人在首次申请受理局(Office of First Filing, OFF)提交的专利申请中所包含的至少一项或多项权力要求被确定为可授权时,可以向后续申请受理局(Office of SecondFiling, OSF)对后续申请提出加快审查请求。

  在这种机制下,当首次申请或较早审查的一国专利局决定授予某项专利时,根据申请人的请求,另一加入PPH的专利局的相应申请在满足一定条件的情况下,就会进入这种加快审查的机制内。

  需要明确的是,PPH并非是各国在实体问题上相互承认审查结果的机制,而仅仅是一种便利申请人的加快审查机制。各国仍旧要对具体的专利申请按照本国专利法进行实质审查或者履行其他的审查程序。

  从基本框架上区分,PPH可以分成常规PPH(亦称普通PPH)和PCT-PPH两种。前者是以某国家或地区专利局为O F F,其申请的可授权意见为依据,向OSF提出的加快审查请求。而后者是指PCT申请的申请人,从特定的国际检索单位或国际初步审查单位收到肯定的书面意见或国际初步审查报告,指出其PCT申请中至少有一项权利要求具有可专利性,申请人可以请求有关国家或地区阶段的申请加快审查。

  对于常规PPH,又可以根据提出OFF申请的不同分为巴黎公约路径和PCT路径两种。对于巴黎公约路径,是在OFF申请的优先权期限内,以巴黎公约途径进入到OSF,而后在满足一定条件下对OSF申请提出加快审查请求。对于PCT路径,是指OFF申请和OSF申请均是以PCT申请进入国家阶段的方式提出的,申请人在满足一定条件下对OSF申请提出加快审查请求。(如图1和图2所示)

  以上三种,不管哪种模式,核心原则都是在“首次申请”的授权性意见产生之后,申请人可以向在后申请的国家或地区专利局提出加快申请。

  二、PPH的优势

  各国通过PPH机制,可能对申请人具有如下优惠:

  (1)审查速度大大加快

  根据PPH全球门户网站所提供的数据,以美国2013年1-6月的数据为例,常规PPH从请求到一通的平均周期为5.8个月,PCT-PP H的这一周期平均为5.6个月,而所有申请(包括PPH和非PPH申请,下同)的这一周期平均为18.8个月;常规PPH从请求到结案的平均周期为11.4个月,PCT-P P H从请求到结案的平均周期为9.9个月,而所有申请的这一周期平均为30.7个月。

  (2)申请的可预期性提高

  由于加入PPH的各国会充分考虑OFF的检索结果和肯定性结论,因此,PPH申请虽然并不是各国互认审查结果的机制,但从实际上来讲,PPH路径下专利的授权率会大大提高。根据PPH全球门户网站所提供的数据,以美国为例,常规PPH的平均授权率为86%,PCT-PPH的平均授权率为88%,而所有申请的平均授权率为53%。

  (3)节省申请费用

  PPH请求本身不需要或仅需要较少的费用。在目前已经启动的各国PPH试点项目中,除在KIPO提出PPH请求需要缴纳请求费外,在其他各局提出PPH请求均无需缴纳PPH请求费。

  更重要的是,PPH还可以大大减少申请人的申请费用。原因在于PPH大大减少了通知书发放的次数,因此申请人可以减少答复的次数,由此减少答复过程中相应的律师费、延期费等等各种费用。

  此外,从社会的整体利益来说,PPH给各国专利局一个充分互相利用彼此的审查和检索资源的机会,提高审查效率,减少重复性的工作,抬升授权质量,使得全球的审查资源实现高效、充分地利用。

  三、PPH的申请要件

  截止2013年9月,SIPO已经和日本、美国、德国、韩国、俄罗斯、丹麦、芬兰、墨西哥、奥地利、波兰、新加坡、加拿大等12国之间签署了PPH的双边协议,并且已经启动试点。其中,我国与日、美、俄、芬、奥、波、墨、丹、韩之间除了常规PPH之外,还可以通过PCT-PPH路径。10月,还与葡萄牙、西班牙签署了PPH协议。这意味着中国申请人可以依据协议,向上述国家按照相应的路径选择提出PPH请求。PPH请求除需要提交相关文件外,还需要满足以下基本要求:

  (1)PPH请求时机

  加入PPH的各国,在请求时机方面的具体规定不尽相同,例如:在日本,要求在提出PPH请求之时,JPO对该申请的审查尚未开始。美国的规定类似于日本,也是要求在提出PPH请求之时USPTO对该申请的审查尚未开始;且临时申请、植物专利申请、外观设计申请、复审程序中均不能适用PPH高速路。而在韩国,KIPO规定提交PPH请求时必须已向KIPO提交了审查请求,或者在向KIPO提交PPH请求的同时提交审查请求;PPH加快请求可以在审查尚未启动之时提出,也可以在审查已经启动之后提出。至于中国,请求时机方面的规定是:申请必须已经公开;必须在申请已经进入实质审查阶段或者在提出实质审查请求的同时提出PPH请求;在提出PPH请求之时SIPO尚未对该申请进行审查。

  (2)权利要求需要充分对应

  要满足加快审查的要求,向O S F提出申请的权利要求的范围必须小于或者等于其对应的、在OF F中被认为可授权或具有可专利性的申请的权利要求的范围。这种对权利要求“对应”的限定是比较严格的,基本上在文字上要完全相同,如果是相似,则仅限于考虑翻译和权利要求格式造成的差异性。与OF F对应申请中可授权的权利要求相比,OSF申请的权利要求不得引入新的或者不同类型的权利要求。

  例如,在美国“疾病的治疗方法”这样的专利是可能获得保护的,而根据我国的专利法,这种权利要求被认为违反《专利法》第25条的规定而不能被授权。因此,这类权利要求在进入我国时候,往往会被修订为相应的产品权利要求或产品应用的权利要求,以适应我国的法律实践。但是这种修改,会被认为不符合PPH申请权利要求“对应”的规定,而不能进行加快审查。

  四、PPH的最新发展趋势

  PPH从起初在美、日两国之间商讨到目前越来越多的国家加入,这一新兴的制度目前仍在快速发展之中。随着PPH制度的不断发展,PPH的模式也在丰富和发展。

  例如,PPH MOTTAINAI模式,目前我国仅与加拿大之间存在PPH MOTTAINAI的协议。这种模式突破了“首次申请”原则,符合要求的申请范围扩大了。在PPH MOTTAINAI模式下,可以基于任一有专利同族申请并签有协议的专利局的在先审查意见,与申请提交的顺序无关,向其他局提出加快审查。这样做的目的是便于申请人灵活使用且扩大了潜在符合要求的申请范围。

  再如,美国提出了PPH的2.0版本,在此框架下,要求更进一步得到简化,对用户更加友好。PPH2.0保留了MOTTAINAI不考虑优先权从而扩大适格性的做法。基于任何参与局的既有工作成果,使用OEE-OLE概念,只要求申请系同一专利族之成员,且说明书支持要求保护的客体。

  与我国申请实践联系更紧密的是,中、美、欧、日、韩五局于2013年9月下旬在瑞士日内瓦就于2014年1月启动一项五局联合专利审查高速路(PPH)试点达成一致。指出对于被五局之一局认定为具有可授权权利要求的申请,在满足其它条件的情况下,申请人可向其它四局就该申请在其它四局提出的对应待审申请提出加快审查请求。申请人向五局之任意局提出的PPH请求,可基于五局作出的PCT国际阶段工作结果或国家/地区的工作成果。

  五、PPH对中国企业专利发展的意义

  由于PPH极大地缩短了授权时间、大大降低了授权的成本,其对中国的企业在海外的专利布局帮助也是巨大的,特别是针对一些技术更新较快、海外专利申请量较大的企业,PPH路径的优势尤为明显。

  但是,也应当意识到:PPH申请在加快速度的同时,限制也很多,特别是申请时机和权利要求的“对应”方面的规定。这些细节决定了:

  首先,有一些申请由于丧失了合适的时机而不可能进入PPH通道。例如,中、美、日均规定在其本国的实质审查工作开始之后,就不可以再请求加快。这就要求国内的企业要充分了解我国和其他PPH国家的审查制度,例如利用我国的提前公开进实审制度,加快OF F申请的获权速度,以保障有充分的时间在其他国家从容进入PPH加快途径。

  其次,PPH要求权利要求书必须前后对应,并且这种对应几乎是非常严格的文字对应,在后申请的权利要求范围只能同在先申请或者比在先申请小,并且不得引入新的或者不同类型的权利要求。由于各个国家在专利法的规定和审查标准上把握不尽相同,例如美国可以允许疾病的治疗方法专利的存在,而在我国则禁止,所以,同样的技术方案,理论上在全球各个国家或地区获得的保护范围并不相同。这样的话,如果要追求PPH的高速度,随之而来的就是丧失对权利要求保护范围在其他国家的更多期待。如果在先申请所获得的权利要求范围过窄的话,那么申请PPH加快就会进一步限制其他国家的获权范围。

  针对以上两点主要问题,笔者认为中国企业在利用PPH路径时可以采取的措施有:首先,要对海外布局的专利进行分级制度,特别是对于技术更新较快的行业,专利分级显得尤为必要。哪些是急需要获权的,哪些是配合海外产品上市的,对这类专利,应该首先考虑走PPH申请。而对于核心技术专利、底层专利,需要更强调保护范围的,应当更注重利用各国的审查标准不同而获得最大的权力范围。

  其次,在首次申请受理局选择和时限监控上要根据案件的需要做适应性调整。要成功驶入PPH通道,需要通观全局,把握全球不同国家申请的节奏和顺序,兼顾不同的技术方案类型,保证首次申请能尽快得到保护范围较大的肯定性授权意见,同时其他国家或地区尚未开始实审。这就可能给企业的专利经理人和服务于企业的外部代理人提出了更高的专业要求。

  最后,在慎重选择首次申请的受理局的同时,还要随时对首次申请的审查意见进行深入分析,判断该申请未来的走向、获权的可能性和权利要求可能获得肯定的范围的大小,并根据判断对该申请未来的全球申请策略作出适时地调整。若授权前景较好、可能获得的授权范围较大,就应该及时和审查员沟通、加快答复的速度、缩短通知书次数,为PPH申请争取更多的时间。若首次申请的授权前景不好、可能获权的范围又较小时,则应该及时转变策略,按照普通的途径进入其他国家,争取更大的授权范围。

  总之,PPH高速路是随着全球专利申请量不断攀升、专利制度逐渐国际化、标准化发展的过程中建立起来的一种新的、有利于申请人的程序性制度,中国申请人应该充分了解这种制度,利用它更好地为自己获得更丰厚的无形资产。

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