商标指示性合理使用制度研究

总第81期 张宏强 安徽省合肥市中级人民法院发表,[商标]文章

  商标指示性合理使用问题,霍姆斯大法官1924年在Prestonettes案已经论及:“当以不欺骗公众的方式使用商标时,我们不认为商标足以神圣到禁止用它来陈述事实的程度。商标不是禁忌。”但其具体构成要件还是美国联邦第九巡回上诉法院1992年在New Kids案(New Kids on the Block v. News America Publishing, Inc.)中创设:“1、如果不使用他人商标就难以描述特定的商品和服务;2、仅在区别商标所标识商品或服务所必需的程度内使用商标;3、使用者必须未实施任何暗示自己与商标权人具有赞助、许可关系的行为。”上述标准引发了广泛影响和争议。我国商标法对指示性使用尚未涉及,各地法院基于解决纠纷之现实探索并裁判了多起案件,学界相关论述亦多。但总体看,一是理论研究和司法实践的成果尚未超出New Kids案标准的范围;二是同案不同判现象并不鲜见,该问题依然是知识产权审判的难点。究其原因笔者认为,部分在于New Kids案标准没有全面把握指示性合理使用的本质特点,不能很好应对商标使用方式的复杂性。本文拟针对第九巡回上诉法院2010年7月8日丰田公司案判决,分析该标准之不足,并提出改进意见,以利我国商标指示性合理使用制度的构建。

  一、丰田公司案案情及法院分析思路

  原告美国丰田汽车销售公司是Lexus汽车的独占经销商,是Lexus商标的权利人。被告Tabari是汽车经纪人,通过网址为buy-a-lexus.com、buyorleaselexus.com的网站提供Lexus汽车经纪服务。原告认为被告域名侵权。被告移除网页中原告公司照片及Logo并增加醒目免责声明,但拒绝放弃域名。原告起诉,地区法院认定构成侵权。被告上诉至第九巡回上诉法院。

  上诉法院依New Kids案标准进行测试。原告称被告可以使用其他域名或以网站内容来解释其业务。法院认为,被告需要传递专营Lexus汽车的信息,域名中使用Lexus达到了该目标,故满足必要性要求。原告主张域名使用Lexus不是被告传递经营信息的唯一方法,但其他方法如散发广告乃至口口相传,也同样可被指责,对必要性不能采用如此严格的定义。被告需要让消费者知晓其是Le x us汽车的经纪人,不提及Lexus几乎不可能,故被告满足New Kids案标准的第一条。关于第二、三条,被告庭审中提交了网站已经完全改变的图像,证明之前使用的特定风格“Lexus”标识和“Lexus L”Logo已被一份醒目的、大字体的免责声明所取代:“我们不是经过授权的Lexus汽车经销商,与Lexus不存在任何形式的关系,我们是独立的汽车经纪人。”原告主张免责声明来得太晚,不能阻止被告域名引发的混淆,因为混淆发生在消费者看到网站或免责声明之先。法院认为,被告域名不会引发这一混淆。被告未在lexus.com网址开展业务,其域名不包含“authorized”、“official”之类词汇。理性消费者直到被告网站打开之前,不知会在网站发现什么。一旦打开网站,消费者将马上看见免责声明,并立即从被告网站获得原告赞助的认识中醒悟过来。上诉法院最终决定撤销原判并予发回。

  二、有关商标指示性合理使用的四个其他案件简介

  域名的特殊性使得New Kids案标准的缺陷在丰田公司案中得到比较充分的展现,遗憾的是该案法官未能注意此点,判决论理依然围绕New Kids案标准展开。即使如此,仅就其分析过程看,论理也不令人信服。为便于分析,在此先介绍几个同样由美国法院判决的案件以作比较。

  (一)New Kids案

  第九巡回上诉法院1992年7月24日判决。原告New Kids on the Block是当红乐队组合。被告美国新闻出版公司和Ga n n e tt卫星信息网络公司是两家全国性新闻机构,分别经营The Star和USA Today两份报纸。Gannett卫星信息网络公司在USA Today上做了一个调查,问读者“组合中谁最棒?”使用了原告的名称和照片。调查参加者拨打900电话并缴费50美分。美国新闻出版公司也在The Star上作了类似调查。原告诉两被告未经允许未支付报酬使用其商标。法院认为,被告未暗示某种赞助或许可合作关系;尽管原告就组合名称存在商标权,但其无权强迫粉丝们将热情或金钱只能投入经其授权或者许可生产的东西上。

  (二)戴安娜王妃物品销售案

  第九巡回上诉法院2002年6月19日判决。原告是戴安娜王妃的遗嘱执行人、戴安娜王妃纪念基金的信托人。戴安娜王妃纪念基金于1997年戴安娜王妃去世后成立,负责接受捐赠并转分给与戴安娜王妃生前有联系的慈善团体。戴安娜王妃遗嘱执行人授权该基金独家基于基金的目的使用戴安娜王妃的名字和肖像。

  被告在1981年戴安娜与查尔士王子结婚后就开始生产、推销带有戴安娜王妃名字和肖像的珠宝、盘子和玩具。原告认为被告侵犯了自己受商标权保护的戴安娜商标。法院最终认定被告对戴安娜王妃名字和肖像的使用构成指示性合理使用。

  (三)大众汽车修理店案

  第九巡回上诉法院1969年5月7日判决。原告是德国大众汽车公司,拥有“Volkswagen”、“VW”两注册商标。被告Church于1958年在加州长滩市开设了专门修理大众和保时捷汽车的修理店,字号为“现代大众保时捷服务”。至1960年因原告反对,字号改为“现代专家”。

  为应对原告要求,被告多次在广告语中加入“独立”一词,以区分于那些经被告认证或授权的经销商。1960年被告开始在名片、1962年在电话簿广告、1963年在卡车和各种赠品如火柴、铅笔、纸巾上使用该词。被告修理店前还有一块写有“现代大众保时捷服务”的大招牌,直至1964年本案立案时,才改为“独立的大众保时捷服务”。同时被告开始在维修预约单上使用“独立”一词。

  下级法院认定,被告之前在字号中使用“大众”文字非法,此后系列行为因大量使用“独立”一词,使得被告充分区分于那些与原告相关的经营者,因此不构成侵权。上诉法院认为,被告精于修理大众汽车,其在广告中很难不使用“Volkswagen”或“VW”而能告知公众该事实,但应避免暗示消费者其是原告一部分或授权经销商或修理店,被告广告突出使用“独立”一词足以令消费者作出区分。上诉法院对原审判决予以维持。

  (四)Coty香水案

  美国联邦最高法院1924年7月7日判决。被告Prestonettes, Inc.是纽约一家公司,从原告Coty(法国公民)处购买爽身粉和大瓶香水,在爽身粉中添加粘合剂并压紧后放入金属盒,把大瓶香水换成小瓶分装,再重新出售。原告要求其在产品上停止使用原告“Coty”和“L’Origan”商标。地区法院判令被告以大小、字型、颜色相同的文字在香水产品上说明:被告与原告无关,香水来自原告香水,由被告独立在纽约重新封装;在扑面粉产品上说明:被告与原告无关,盒内扑面粉系使用原告散香粉添加粘合剂,由被告独立压制,散粉以及粘合剂比例若干。第二巡回上诉法院认为香水品质脆弱易变,易受沾染,且有机会被搀假,故禁止被告使用原告商标。最高法院认为上诉法院走得太远而推翻其判决,维持地区法院决定。霍姆斯在判决中写下了本文开头的著名论断,并纠正人们观念上的常见误区:商标权不是版权

  三、丰田公司案判决思路之不足

  上述四案的前两案判决严格依New Kids案标准进行分析,后两案发生时间很早,但以New Kids案标准来审视两案被诉使用商标行为,显然均符合标准,两案判决理由实质上也与New Kids案标准一致。四案中被诉行为的共同特点是,所涉使用商标行为均不是只有案中的原、被告才有资格实施,相同的行为,处于相同情形的第三人同样可以实施。比如Ne w Kids案,当其他媒体欲开展类似的调查活动时,其可以和该案中的两家媒体一样,在报纸或热线电话中使用原告的名称,不仅原告不能干涉,这两家媒体也不能干涉。戴安娜王妃案中,收藏品的其他销售者也可以该案被告同样的方式使用戴安娜商标商标权人和被告均不能干涉。大众汽车修理店案,任何同类修理店均可以该案被告相同的方式使用大众商标。Coty香水案,相同经营模式的第三人均有权采用与该案被告相同的方式使用涉案商标。丰田公司案中被告对商标的使用行为与上述案件相比,存在重大差别,在该案被告Tabari使用了buy-a-lexu s.com、buyorleaselexus.com域名之后,其他与Tabari经营同样业务的人,将不能在网上使用同一域名开展业务,甚至不能使用相似的域名。

  指示性合理使用之所以被创设,本意是为解决具有垄断性使用权的商标权人与那些在商业活动中因交流信息而需要使用商标的人群之间的冲突。亦即是用于维护该部分人群将商标作为有义符号用于与他人互相交流的正当性,而不是为个体创设专属于该人的私权利。当某行为被认定属于指示性合理使用时,该行为应当是符合条件的相关公众均可实施的。相同情形下,具有同样需求的个体,人人均得有权无差别、重复地使用商标符号。因此,商标指示性合理使用必须具备的特点之一是,行为具有可重复性,即可被相同第三人重复实施。

  四、对丰田公司案的进一步分析

  不难发现被告行为对原告的有害性,正如原告在诉讼中指出的那样,该域名会令消费者混淆。即使上诉法院判决对此也未否认,但认为被告网站的免责声明能够及时纠正消费者可能产生的混淆。由此可得的结论是,某些消费者由于将网站混淆为属于原告而访问,这部分消费者的访问不是被告应得的,而是额外的。网站访问者的增多会扩大被告及其网站的知名度,增加被告现实中的商业机会。

  另外,人们接触域名时并不总是通过电脑和在线的,比如经名片、平面广告、纸质媒体接触域名,此时域名所致混淆由于不能登录网站而无法及时消除;即使在线,还存在因无登录网站动机而不登录的情形。

  因此域名引致混淆并不能及时消除。丰田公司案判决没有注意域名使用方式的多样性而引发的有害性。

  被诉域名主体“buy-a-lexus”的字面含义是对原告几个主要经营环节之一的陈述,因此与原告高度相关,对原告具有特别的意义。如果与原告生产经营及相关产业链相关联的类似短语均被他人注册域名后占有,比如sell-lexus、repair-lexus、rentlexus、lexus-service、bargin-lexus等,虽然域名不如注册商标的独占性强,但因域名注册而导致对上述短语使用的限制,仍会对原告的正常经营活动产生限制和带来不便,至少原告将不得不烦恼地在澄清和区分方面作出持续的努力。域名注册人作为行业的新闯入者,在对该行业毫无贡献的情况下,仅因注册就获得独占特权,对商标权人有欠公平。“buy-alexus”之所以有意义,是建立在lexus有意义的基础之上。lexus自身的含义依赖原告持续稳定的投入与维持,因此原告才是该短语的最有资格的独占者。其他注册者的独占均基于原告的投入,存在对原告成果不劳而获和搭便车的嫌疑。此外还存在引发如前所论的混淆可能。域名注册者对其他同业经营者具有优势,也有欠公平。因为这种优势是以合理使用的名义取得,却被注册者个人独占。

  “buy-a-lexus”域名投入使用后,产生对域名注册人的指向,具有了新的含义,成为一个新符号。新符号的表面意思与原告经营活动具有较强相关性,但符号指向的却是一个与原告无关的主体,这种内在的矛盾导致该符号不具有良好的稳定性,该符号的矛盾性使用同时也不具有经济性。被告网站中的免责声明也从另一方面证明了这一点:当某个符号需要伴随着不断的解释或澄清时,这种解释或澄清现象的存在,即是该符号具有不稳定性和混淆可能性的明证。

  指示性合理使用之所以被允许,原因就在于不特定多数人的重复使用。由于使用主体始终不特定,使得被使用对象不会被特定化,不存在因为特定主体的重复性使用而在公众中建立该主体与被使用对象的固定关联的可能性,使用始终仅仅是使用,被使用对象不会被赋予其他含义,从而不会损害商标权。指示性合理使用中,使用的只是字面上的含义,没有产生新的含义。域名注册人以合理使用之名取得域名,域名的使用却被注册者个人独占,并产生了指向注册人的第二含义。指示性使用的本意是对相关公众的行为的保护,在这里却导致了一项私有财产权的建立。

  一个例外是,如果对商标的指示性使用已经成立了新含义,已经被特定化,则使用就是合理的。在第九巡回上诉法院2002年1月1日判决的PlayboyEnterprises,Inc. v. Terri Welles案中,该案被告Terri Welles被原告PEI(Playboy Enterprises,Inc.的简称)评定为1981年度的“Playmate of the Year”(年度玩伴),如果被告使用Play boy -Playmate-of-the-Year-1981作为自己网站的域名主体,尽管“Playmate of the Year”是原告的注册商标,被告的使用仍将是合理的。因为被告的使用没有在该域名上增加新含义,其在被注册为域名之前,指向的就是被告。

  五、指示性合理使用标准的进一步分析

  商标指示性合理使用的本质是不同利益主体间的利益平衡问题。待平衡的双方利益主体表面上是商标权人和商标单个使用人,但实际上该商标使用人的背后,是具有同样使用需求的潜在的全部人群,因此博弈双方是商标权人和有相同使用需求的不特定人群。该特点要求指示性使用行为的第一个特点应当是具有可重复性。其次,指示性使用制度的目的是在于正当化使用人的使用需求,要求使用人的使用应当具有必要性;且这种必要性应当是指具有使用需求的全部人群的共同需要,单个人的特别需求不能成立这种必要性。最后,指示性使用的最终目标在于实现双方利益的恰当平衡,因此必须对使用人的使用进行限定,以便维系这一平衡局面,进而要求使用应当具备有限度性。可重复性、必要性、有限度性,构成指示性使用的完整特征。

  对于限度性仅指出使用应有限度并不够,这种空泛的肯定性规定难以让人明白限度应该划在何处。New Kids案标准第三条着眼于相反方向,从否定的角度划出界限。该第三条实际上是对第二条的补充和说明,与第二条一起,力图从正反两个方面对指示性使用的限度性问题进行限定。这种划界的方式是可取的,但是应当周延,New Kids案标准第三条并不周延。对商标使用之所以超出限度,无外乎为了利用商标的良好声誉或知名度:或是将自己伪装成商标权人(或与商标权人有特别关系),或是借助商标的知名度或质量美誉度来吸引消费者对商标使用人(或其商品/服务)的注意。前者就是New Kids案标准第三条的内容即意图使得商标使用人与商标权人混同。对于后者,商标使用人通常并不意图与商标权人混同,但希望利用商标引发受众对使用人或其商品/服务的注意。其中就利用商标引发对使用人的注意来说,如以商标作为字号、招牌上突出使用商标但不突出店名等。就利用商标引发对商品(服务亦同)的注意来说,这里的商品非指商标本来标记的、商标权人的商品,而是商标使用人或第三方的商品,该商品与商标标记的商品存在关联。比如沃尔沃商标控股有限公司起诉瑞滤清器有限公司商标侵权纠纷案件中的情形。

  综上,本文主张商标指示性合理使用的构成要件应当具备:1、可重复性,相同情形者均得有权使用;2、必要性,不使用就难以描述特定的商品和服务;3、限度性,仅在区别商标所标识商品或服务所必需的程度内使用商标;4、不得伪装为商标权人以及利用商标谋求不当利益,即不得暗示与商标权人存在赞助、许可关系,不得利用商标来引发对使用人或商品/服务的注意。

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