评智力无线公司诉HTC公司专利侵权案

总第81期 王晫 北京市第一中级人民法院法官 本刊专栏作者发表,[专利]文章

——美国专利侵权案件中的不诚信行为抗辩

  2013年10月14日,美国联邦巡回上诉法院对智力无线公司(Intellect Wireless,Inc.)诉HTC公司(HTCCorporation)专利侵权案作出二审判决,维持了一审法院(伊利诺伊州北区联邦法院)驳回智力无线公司诉讼请求的判决。该案所涉及的专利是智力无线公司享有的一项通过无线方式传输图像和呼叫者信息的方法,发明人是智力无限公司的创始人亨德森(Daniel Henderson)先生。法院认为亨德森在涉案专利的申请过程中故意提供了虚假信息,并且在专利申请过程中始终没有承认其提供的信息是虚假的。

  法院在该案中确定了不诚信行为(Inequitable Conduct)抗辩的证明标准,即通过提供清晰的和令人信服的证据证明信息的隐瞒或欺骗行为是故意的,并且该信息对于专利授权起到实质作用。这也许将改变联邦巡回法院以往对于不诚信行为证明标准的不确定态度。

  在美国,按照2011年9月16日《美国发明法案》修改之前的专利法,与我国发明授权体现的“先申请”原则不同,发明专利授予最先作出发明创造的发明人,即“先发明”原则。为了证明自己是最先提出涉案专利所保护的技术方案的人,专利权人亨德森需要证明在现有技术之前已经公开提出过所保护的技术方案。为此,亨德森向审查员陈述本专利所保护的技术方案在1993年7月已经实施并在一个会议上展示过,但证据显示本专利所保护的技术方案从来没有实施过。并且,法院指出这些错误陈述在整个专利申请过程中从来没有向审查员指出过或者修改过。在同族其他专利的申请过程中,亨德森向审查员陈述其已经制造出了能够显示通过无线传输信息的装置,但实际上该装置只是为了展示的需要而预装了信息。因此,法院认为亨德森作出虚假陈述是故意的,并且如果没有上述虚假陈述,本专利申请将由于现有技术的障碍而无法获得授权。综上,法院归纳了两点不诚信行为的证明标准:1、虚假陈述或隐瞒了对专利授权起实质性作用的信息;2、前述虚假陈述或隐瞒行为是在故意误导或者欺骗美国专利商标局(P T O),即包括了客观要件和主观要件。

  在专利文件的撰写过程中,为了满足专利法对于说明书充分公开的要求,专利申请人需要充分披露本专利的背景技术、完整的技术方案、所要解决的技术问题以及能够达到的技术效果,美国的专利法进一步要求申请人披露最优选的实施例。另外,美国专利法要求申请的专利需要满足新颖性和非显而易见性的要求,并且发明应当授予最先公开提供技术方案的人,而不是最先提出专利申请的人。

  专利申请人在申请过程中将向专利审查部门针对上述信息作出声明,这些声明应当是真实的,申请人如果为了获得专利授权而作出虚假的陈述或者故意隐瞒重要事实,那么即使获得授权也不能够实施该专利。那么何为与专利有效性有实质性关联的信息,笔者认为至少包括下列信息:在先专利情况、抵触申请情况、出版物公开情况、使用公开情况、同族专利申请情况、相关专利诉讼情况等等。在美国专利司法实践中,法院形成了误导性技术信息和遗漏性技术信息的三个检验标准:首先是“要不是的”主观检验标准:在Waterman-Bic Pen Corp. v.

  W.A. Sheaffer Pen Co一案中,法院认为被控侵权人需证明要不是专利申请人的错误陈述,专利就不会颁发。另外,法院一般不会考虑专利申请人向专利  局陈述时没有意识到的、潜在的错误;其次是“要不是的”客观检验标准:如果专利申请人知道现有技术覆盖了他的发明,或者一个理性的人认为该发明没有新颖性或创造性,而申请人没有披露这些事实,不诚信行为抗辩的事实就会成立;最后是“或许可能的”检验标准:这个标准不是关注专利申请人错误陈述和信息遗漏是否有主观上故意的问题,而是关注这些错误陈述或者信息遗漏是否影响申请专利的有效性。在Corning Glass Works v. Anchor HockingGlass Corp.一案中,法院发现专利申请人向专利局错误地陈述不会影响到申请专利的有效性,所以被告的侵权抗辩不成立。

  笔者认为不诚信抗辩是对专利权人的有效威慑,对于保障专利申请人如实、完整披露有关信息意义重大,可以提高专利授权质量。并且,不诚信抗辩可以成为专利无效制度的有益补充,例如专利权人参加的某学术会议上他人口头宣读了某实验结果,该实验结果并未记载在书面文件中,难以构成出版物公开的现有技术。如果专利权人在申请过程中没有披露这些信息,显然违反了诚信义务,但如果被告仅提出了无效抗辩,则很难成立。但同时不诚信抗辩制度也面临一些问题,例如法院可能扩大与专利有效性实质性相关的信息的范围,将一些不影响专利授权的信息纳入不诚信抗辩的范围。并且,法院和专利审查部门对于实质性相关信息的判断标准可能不统一,这可能需要立法部门通过立法统一法院和专利审查部门对于不诚信行为的判断标准。笔者认为不诚信行为抗辩虽不直接导致专利权本身的无效,但将导致专利权的无法实施,对专利权人利益影响甚大。因此,对于不诚信行为的判断标准应当严格把握,只有在直接影响是否能授予专利权时才可以适用。

  对比我国的专利司法时间不难发现,我国法院在处理专利侵权案件中经常遇到的抗辩类型主要包括不落入保护范围抗辩、现有技术抗辩、销售商的合法来源抗辩、先用权抗辩、B o l a r例外抗辩等等。

  由于我国法院在审理专利侵权案件过程中不能直接审理涉案专利的有效性,因此如果被告对专利有效性提出质疑,其可以在答辩期之内向专利复审委员会提出专利无效申请,审理专利侵权案件的法院此时需要判断专利侵权案件是否中止。可见,我国无论从立法还是从司法上来看均未在专利案件中引进诚信行为抗辩制度。比较类似的制度是在我国《商标法》第四十一条第一款规定的禁止以欺骗或者其他不正当手段获得商标注册的制度,该条款可以成为不予核准被异议商标或者撤销争议商标的法定理由。但是《商标法》的该条规定尚不能使用在商标侵权案件的抗辩制度中,只能作为商标确权行政案件中的撤销理由加以适用。我国当前专利授权质量和专利文件的撰写质量均较低,专利无效制度虽然可以有效的解决专利权效力的问题,但无效请求通常会不确定的延长专利侵权案件的审理期限,并且如上所述,专利无效制度也不能解决所有的专利权效力问题。诚信行为抗辩制度是诚信原则这一人类行为的基本准则在专利申请过程中的具体体现,也是专利无效制度、现有技术抗辩制度的有益补充,能够提高专利侵权案件的审理效率,进一步提高我国专利质量,也能够更高效、便捷的保护当事人的合法权益,建议立法部门在《专利法》修改过程中能够考虑引入该制度。

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