在先公开不破坏专利新颖性的适用(上)

总第84期 刘晓军 北京市高级人民法院知识产权庭法官发表,[专利]文章

  在先公开不破坏专利新颖性,即不丧失新颖性的公开,是指申请专利的发明创造虽然在其申请日前已经被公开但却依法不因此丧失新颖性。根据2008年修订的《中华人民共和国专利法》(简称《专利法》)第二十二条、第二十三条的规定,申请专利的发明创造应当不属于现有技术或者现有设计,而所谓现有技术或者现有设计是指在申请日以前已为国内外为公众所知的技术或设计。如果同样的发明创造在专利申请日前已经被公开,则该发明创造一般会被认定为缺乏新颖性。但是,同样的发明创造在专利申请日之前公开可能出于多种原因,如果一律将其视为破坏专利新颖性的公开,可能会阻碍发明创造的尽早公开,同时对发明人来说显得过于严苛。为此,《专利法》又特别规定了不丧失新颖性公开的情形,即申请专利的发明创造虽在专利申请日前公开但却不破坏其新颖性。这就是我国《专利法》第二十四条规定:“申请专利的发明创造在申请日以前六个月内,有下列情形之一的,不丧失新颖性:(一)在中国政府主办或者承认的国际展览会上首次展出的;(二)在规定的学术会议或者技术会议上首次发表的;(三)他人未经申请人同意而泄露其内容的。”但《专利法》第二十四条的上述规定,特别是其中“他人未经申请人同意而泄露其内容”不导致在后“申请专利的发明创造”不丧失新颖性的规定,如何适用于专利权无效宣告请求审查程序及相应的诉讼程序,无论是法律法规还是《专利审查指南》,都缺乏明确有效的规范。

  一、不丧失新颖性公开的实体构成要件

  不丧失新颖性公开的实体构成要件,是指相同发明创造的在先公开不导致在后“申请专利的发明创造”丧失新颖性应当满足的构成要件,即在先公开的发明创造应当满足什么样的条件,才能不破坏在后就相同的发明创造提交的专利申请的新颖性。

  首先,不丧失新颖性的公开是指与“申请专利的发明创造”相同的发明创造的公开。如果在先公开的发明创造与“申请专利的发明创造”根本不同,则该在先公开不足以破坏其新颖性。当然,与“申请专利的发明创造”相同的发明创造,既指二者完全相同,也指其基本相同或实质上相同,如二者虽然具有某些差异,但本领域普通技术人员知晓在先公开的发明创造后,在结合本领域的公知常识或利用本领域常规手段的基础上,无需付出创造性劳动就可以得到“申请专利的发明创造”,则二者仍可构成相同的发明创造。“在专利审查过程中,在判断新颖性时一般重在分析两个技术方案之间在技术构成及技术效果方面差异的有或者无,或者重在对二者间的差别作质的判断。”

  其次,不丧失新颖性的公开是指“申请专利的发明创造”的在先公开。“申请专利的发明创造”是指专利申请人已经提交了专利申请并正处于审查过程中的发明创造,故“申请专利的发明创造”的在先公开是指他人将专利申请人正在申请专利的发明创造予以公开,即他人所在先公开的发明创造应当源于申请人“申请专利的发明创造”。与“申请专利的发明创造”的在先公开相对的是非“申请专利的发明创造”的在先公开。非“申请专利的发明创造”的在先公开是指在先公开的不是申请人正在“申请专利的发明创造”,而是他人独立研发出来的发明创造,或者源于他人独立研发搞出来的发明创造。非“申请专利的发明创造”的在先公开由于其公开的发明创造与在后“申请专利的发明创造”无关,故其不构成在后“申请专利的发明创造”的在先公开。因此,这种在先公开无论是否在在后专利申请的申请日前“六个月”内公开,只要其与在后专利申请属于相同的发明创造,均可以破坏在后“申请专利的发明创造”的新颖性,从而使该在后专利申请不构成不丧失新颖性的公开。

  再次,不丧失新颖性的公开应当是在专利申请日前六个月内的首次公开。只要“申请专利的发明创造”在其专利申请日前六个月之外已经公开的,或者说“申请专利的发明创造”的公开日早于专利申请日,且距专利申请日超过六个月的,无论该在先公开超过六个月多少时间,均不构成不丧失新颖性的公开。如果“申请专利的发明创造”在申请日前已经公开多次,则其每次公开均应当是在专利申请日前六个月内,才可能构成不丧失新颖性的公开。“申请专利的发明创造”只要有一次在先公开不在专利申请日前六个月内,则其在先公开就足以破坏该专利申请的新颖性。如《专利审查指南》第二部分第三章第5节规定:“发生专利法第二十四条规定的任何一种情形之日起六个月内,申请人提出申请之前,发明创造再次被公开的,只要该公开不属于上述三种情况,则该申请将由于在后公开而丧失新颖性。再次公开属于上述三种情况的,该申请不会因此而丧失新颖性,但是,宽限期自发明创造的第一次公开之日起计算。”

  又次,从公开方式上看,专利申请人主动公开其发明创造的,其构成不丧失新颖性的在先公开方式应当是在中国政府主办或者承认的国际展览会上首次展出的,或者在规定的学术会议或者技术会议上首次发表的。“所谓中国政府主办的国际展览会,包括国务院、各部委主办或者国务院批准由其他机关或者地方政府举办的国际展览会;中国政府承认的国际展览会,包括一定级别的由外国举办的国际展览会;所谓国际展览会,是指展出的展品除了举办国的展品以外,还必须有来自外国的产品。展览会上的展出只能是单纯的展出,不包括销售行为……”如果专利申请人在先主动公开其“申请专利的发明创造”采取不是上述方式,则均不构成不丧失新颖性的公开。专利权人被动公开其发明创造的,即“申请专利的发明创造”是“他人未经申请人同意而泄露其内容的”,则无论其该他人采取何种公开方式,均可能构成不丧失新颖性的公开。此外,有一种观点认为从我国《专利法》第二十四条规定来看,在先展出公开只能是首次公开。“在现有法律没有修改之前,无端忽略专利法第二十四条中的‘首次’明显不妥。”因此,“展览会上的展出……必须是首次,如果在申请日前六个月内又发生了第二次展出,尽管也是在中国政府主办或者承认的国际展览会上,但已不符合该条的规定,不再享有新颖性宽限期。”我们认为这种观点是不恰当的,“申请专利的发明创造”只要是在专利申请日前六个月内“中国政府主办或者承认的国际展览会上的展出”,如果首次展出都不使“申请专利的发明创造”丧失新颖性,则其后的展出也不应当使“申请专利的发明创造”丧失新颖性。

  最后,在审查在先公开是否构成不丧失新颖性的公开时,是否要考察地区时差?这就是说,如果在先公开的发明创造按照北京时间是在在后“申请专利的发明创造”申请日前六个月内,但如果从该在先发明创造实际公开地的标准时间来看,其在先公开超出了六个月期限的,该在先公开是否足以破坏在后申请的新颖性?在目前的司法实践中,申请人要求“六个月”的优先权时,已经确立了该“六个月”期限应根据我国的标准时间来计算的规则。这对判断是否构成不丧失新颖性公开的“六个月”期限具有重要借鉴意义。我们认为,在我国申请专利就应当以我国的标准时间为准,在依据我国专利法判断我国专利申请是否具有新颖性时,是否符合不丧失新颖性公开的“六个月”期限的法律规定应当根据我国的标准时间来确定,即使在先公开时间换算成其实际公开地的标准时间超出了“六个月”的期限,但只要根据我国的标准时间该在先公开是在“六个月”内的,都可以构成不丧失新颖性的公开。

  二、适用不丧失新颖性公开的程序要件

  不丧失新颖性公开的程序要件,是指专利权人或专利申请人主张其在后提交的专利申请不因在先公开的相同的发明创造而实施新颖性时应当遵循的程序,如其应当向谁主张、如何主张、何时主张及如何证明其主张等。

  首先,专利申请人认为其“申请专利的发明创造”构成不丧失新颖性的公开的,原则上应当在专利申请审查过程中明确提出该主张。如果专利申请人明知其专利申请构成不丧失新颖性的公开却不明确提出该主张的,则可能导致其丧失主张“申请专利的发明创造”不丧失新颖性公开的机会。

  其次,专利申请人主张其“申请专利的发明创造”构成不丧失新颖性公开的,应当在指定期限内明确该主张。如果“申请专利的发明创造”是在中国政府主办或者承认的国际展览会上首次展出,或者在规定的学术会议或者技术会议上首次发表的,根据《专利审查指南》第一部分第一章第6.3.1节和6.3.2节的规定,申请人要求不丧失新颖性宽限期的,应当在提出申请时作出声明,即申请人应当在其专利申请日主张根据上述理由的不丧失新颖性的公开。如果“申请专利的发明创造”是他人未经申请人同意而泄露其内容的,《专利审查指南》第一部分第一章第6.3.3节的规定,若申请人在申请日前已获知,应当在提出专利申请时声明;若申请人在申请日以后得知的,应当在得知情况后两个月内提出要求不丧失新颖性宽限期的声明。

  再次,专利申请人主张其“申请专利的发明创造”构成不丧失新颖性公开的,应当按照规定的方式提出声明。从《专利审查指南》第一部分第一章第6.3节的规定来看,申请人在申请日主张其“申请专利的发明创造”不丧失新颖性公开的,应当在请求书中声明,故其应当以书面形式作出该声明。申请人在申请日后得知他人未经申请人同意而泄露其“申请专利的发明创造”内容的,虽然《专利审查指南》只是规定申请人“应当在得知情况后两个月内提出要求不丧失新颖性宽限期的声明”,而未规定该声明的具体形式,但从审查实践及《专利审查指南》上述规定的上下文内容来看,申请人也应当提交书面声明。

  最后,专利申请人主张其“申请专利的发明创造”构成不丧失新颖性公开的,负有证明其主张的义务。《中华人民共和国专利法实施细则》(简称《专利法实施细则》)第三十一条第三款规定:“申请专利的发明创造有专利法第二十四条第(三)项所列情形的,国务院专利行政部门认为必要时,可以要求申请人在指定期限内提交证明文件。”从上述法律规定来看,申请人或者专利权人在得知其申请或专利具有《专利法》第二十四条第(三)项规定的不丧失新颖性公开的情形时,可以应国务院专利行政部门的要求在指定期限内提交证明文件。从《专利审查指南》第一部分第一章第6.3节的规定来看,申请人在申请日主张其“申请专利的发明创造”构成不丧失新颖性公开的,应当在自申请日起两个月内提交证明材料;若申请人在申请日以后才得知其“申请专利的发明创造”在申请日前六个月内由他人未经其同意而泄露了其内容的,也应当在得知情况后两个月内提交证明材料。

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