美国IT产业“专利流氓”诉讼的制度根源和最新发展趋势

总第85期 张韬略 同济大学知识产权与竞争法研究中心副主任发表,[专利]文章

   一、专利流氓的地域性

  美国专利流氓并非我国的“恶意诉讼者”,前者利用制度缺陷合法获取专利,后者根据我国司法判例,一般指恶意获取不应授权的专利并提起侵权诉讼的人。美国无疑是专利流氓的重灾区,以致《美国发明人法》(AIA)第34条强令美国政府问责办公室(GAO)调查它们滥用诉讼的问题。根据后续的权威报告,美国专利流氓诉讼数量剧增,2012年超过2500个,占全美专利诉讼的62%,因之流向专利流氓的金额在2011年高达290亿美金,且这些钱最终很少回流到研发领域。但是,专利流氓在目前并没有演变成困扰各国的难题。例如,学者对英格兰和威尔士专利法院的实证研究表明,英国专利流氓的比例远低于美国。

  我国企业遭遇过的专利流氓事件也主要发生在美国。但目前国内有观点认为专利流氓会蔓延到中国,认为国外专利流氓已在中国布局,将用国内问题专利攻击中国企业;甚至有媒体呼吁出台“国家战略”以应对专利流氓现象。此类预言貌似先见之明,实则缺乏对滋生专利流氓的美国专利法律制度的深刻剖析。专利流氓现象唯独蔓延于美国,离不开法律制度方面的原因。

  二、美国专利流氓的制度根源

  美国专利制度的欠缺

  美国早年在IT产业发明的可专利性上过于宽松,埋下今日专利流氓的祸根。在1999年CAFC的State street Banks案全席判决后,美国承认商业方法本身的可专利性,允许就任何有用的、具体的和有形的发明获取专利。该标准盛行10余年,直至Bilski案的出现。在这段期间,部分因为缺乏完备的在先技术数据库和有经验的审查员,此类专利申请的授权率高达90%,几乎两倍于普通专利申请的授权率,结果是商业方法专利卷入诉讼的可能性要11倍于化学专利,且82%的NPE案件都涉及软件专利侵权。

  其次,这些专利权利要求充斥着功能性表述,保护边界宽泛模糊,成为审查和侵权判断阶段的难题,动摇了专利权的财产权基础。专利制度的公示价值受到严重腐蚀,即便有丰富专利预警经验的大公司,也难以从专利分类体系和专利公开信息中锁定相关专利以避免侵权。

  美国专利权人的民事诉讼程序如果说专利流氓借助美国宽松的专利授权环境获取到了精良的武器,那么美国专利诉讼程序则为它们提供了一个绝佳的战场。

  第一,美国某些司法管辖区特别优待专利权人。例如有文献指出,大约五分之一的美国专利侵权诉讼都是在德州马歇尔小镇发起,因为公认该地的法官和陪审团更支持原告专利权人。

  第二,认定构成专利侵权时,美国法官通常会颁发永久禁令,且专利权人通常可获得高额损害赔偿。这使从事实业的被告处于极端不利的谈判地位。第三,在律师费开支上,原告具有绝对优势,往往能利用胜诉酬金方式节约诉讼开支,但被告即便胜诉,原则上也无法获得律师费补偿。第四,在证据开示环节,被告负担沉重,原告则因为没有实施行为负担很小。尤其“电子证据开示”要求实施者披露大范围的证据,包括电子邮件、即时通讯信息、网站、其它电子储存信息等,被告得收集的文档动辄百万计(最终实际被用上的极少)。可见,到最后往往是诉讼成本而非专利侵权与否的考量。

  三、美国专利流氓诉讼的最新趋势

  美国专利制度的上述特点,使专利诉讼的天平倾斜到原告一方,给专利流氓诉讼创造了绝佳的生态环境。为抑制专利流氓,美国已做了相应的政策调整。首先是在授权、复审和侵权环节,提高专利的可专利性标准,减少问题专利;其次是削弱专利权人在诉讼环节的成本优势地位。本文主要介绍第二方面的最新进展。

  提高获得永久禁令的难度

  禁令是专利权人最重要的救济手段。一旦判定侵权成立,美国法院通常都会向专利权人颁发禁令救济。永久禁令对从事制造业的被告具有极大的威慑力,所以成为专利流氓迫使被告和解的利器。2006年黑莓手机制造商RIM公司最终向NTP支付6亿多美元和解费,就是迫于禁令的压力。在业界呼吁之下,美国联邦最高法院通过eBay案(2006)提高了获取永久禁令的难度。根据该判例,在授予永久禁令之前,原告至少必须证明,已经遭受到了无法弥补的损害,以及其他法律救济不足以补偿该损害。由于专利流氓通常没有具体实施专利,所以较难满足这两个要件。

  但仍有地方法院在适用eBay案规则时,向NPE颁发永久禁令,例如CSIRO v.Buffalo(2007)。在该案中,CSIRO通过许可研发成果以资助后续研发活动,其起诉Buffalo侵犯其局域网无线技术,主张永久禁令,并获得地方法院的支持。地方法院认为该案符合eBay案的四要素测试法,理由是(1)CSIRO大部分研发经费源自专利许可费收入,诉讼开支导致其研发活动的减少;(2)侵权产品损害了它的声誉;(3)CSIRO许可协议还包含支付许可费之外的其他实质性限制条件,因此仅损害赔偿不足以救济。该案在上诉中因专利显而易见性问题而被撤销,但颁发禁令的理由并没有受到质疑。

  另一个判例是Harris v.FedEx(2011)。在该案中,原告Harris起诉FedEx侵犯其若干与飞行器飞行数据传输有关的专利。陪审团认定专利有效且存在故意侵权,原告旋即请求永久禁令。地方法院主要分析原告是否遭受了不可弥补的损害,并支持了原告的请求。法院认为,原告选择许可而不自己制造专利产品,并不说明它就不会遭受到不可弥补的损害。虽然原被告并非直接竞争者,但是原告的被许可人与被告之间有直接竞争关系,所以被告行为直接干预到了原告的许可机会。法院还发现,原告在商业化其专利组合时有过诸多尝试,包括自己制造、转让专利以及将专利许可给某些单位。在本案中,法院还在于区分了原告的许可模式与其他不论对象的样板式许可模式。法院认为,由于原告并非采取样板式许可模式,而是严格挑选被许可人,如果继续允许FedEx行使侵权行为,将给原告的许可市场带来不可弥补损害的风险。

  这些判例表明,在禁令的问题上,法院正谨慎区分真正的专利流氓与有创新活动和认真从事市场经营的NPE,后者仍有获得禁令救济的机会。

  被告胜诉时有可能获得律师费补偿

  根据《美国专利法》第285条,胜诉方在“例外情况”下可获得合理的律师费赔偿。法院判例指出,“例外情况”指恶意进行诉讼或者以不正当行为获得专利并诉讼。近期法院还判决,如果NPE起诉多名被告的目的是获取和解费,则此类带有勒索性质的诉讼同样构成该条的“例外情况”。例如在Eon-Net LP v. Flagstar Bancorp.(2011)中,原告对许多被告发起了100多项诉讼,然后很快又向被告提出和解协议,和解金额远低于诉讼成本。两级法院都认为,原告承担的诉讼风险很低,但给被告带来了高昂的律师费,这些无客观根据的诉讼是恶意提起的,是以高额诉讼成本要挟被告达成和解协议,带有“勒索之印记”(Indicia of Extortion),应适用第285条。结果,被告获赔律师费和其他费用约50万美金,原告还被另外罚款14万余美金。类似的,在Homeland Housewares(2013)案中,因为证实专利权人Sorensen没做侵权调查就起诉并且在诉讼中具有不当行为,所以法院在判决中同样支持补偿律师费的请求。这类判例意味着,即便原告没有不正当获取专利,但只要没有依据地提起专利诉讼,目的就是尽早获得和解费用,那么被告在胜诉的情况下,专利权人就可能要承担起被告方的律师费用。不过根据日前信息,美国联邦最高法院9位大法官对此尚未达成一致看法。但有的州的做法走得更远,例如2013年佛蒙特州通过《恶意主张专利侵权法》,允许政府起诉专利流氓针对本州企业的勒索性诉讼行为,且近期已有此类公诉提起。此举虽有争议,但大受反对专利流氓者的称赞,俄勒冈等几个州已效仿提出类似法案。

  提高合并审理案件的要求

  根据AIA也即《专利法》第299条,从2011年9月起,原告不能仅因为多个被告都侵犯同一个专利就将他们合并处理,除非被告共同开发侵权产品并各自制造、销售该产品,或者某被告的产品包含有其他被告的部件产品的,则可以合并合理。据统计,在新法施行后,在德州起诉的专利案件的被告平均数从之前的10个下降到2.7个。当然,限制合案审理的规则也催高了专利流氓诉讼的数量。

  不过,在AIA生效后,专利流氓还可以求助于“多区诉讼”(MDL)规则(28 U.S.C. 1407(a)),部分合并审理案件以节约诉讼成本。例如,按照MDL规则,当不同管辖区有多个民事诉讼,且这些诉讼有一个或多个共同事实问题,则案件可以移送到同一地方法院,合并审理某些庭前程序,诸如证据开示、权利要求解释(马克曼听证会)和简易判决等等。而且,在In re Bear Creek Technologies(2012)中,“多区诉讼司法小组”(JPML)判决新专利法限制合案审理的规定并不适用于MDL制度。可以预见,MDL规则将成为以后专利流氓合并案件的有力工具。

  诉讼管辖地的选择以前专利流氓最亲睐德克萨斯州东区地方法院(EDTX),但2011年后该辖区数名法官退休,因此该地区的新状况有待进一步观察。德拉华州地方法院(DE)同受青睐,因为许多公司在该州组建,在该地起诉很容易满足属人管辖而不易被转移管辖;而且该区通常要完成证据开示后,才进行权利要求解释和简易判决,这导致诉讼初期难以评判案件最终结果。这种难以预测的局面恰恰是专利流氓浑水摸鱼所需要的。

  针对这种情况,被告们在近年频繁提出移送管辖的动议,且不时被CAFC接受。例如在In re TS Tech USA(2008)中,EDTX驳回了被告的移送管辖申请,但上诉时CAFC认为,被告主营业地不在EDTX,且主要证据在俄亥俄州和密西根州,所以将案件移送到俄亥俄州南区地方法院。类似的,在In Re Link_A_Media Devices(2011)中,CAFC指出公司注册地在DE并非确定管辖的决定性因素,并将案件移送到加州北区法院,理由是被告主营业地、雇员、发明人以及与专利有关的证据都在加州,且原告在加州有关联公司。

  为避免案件从有利的司法管辖权被移送到其他管辖区,专利流氓开始采取名为“锚点案件”(Anchor Case)的诉讼策略:首先在自己喜欢的司法管辖权起诉某位最不可能被移送管辖的被告,然后等案件成熟后,在该法院以同一专利起诉其他被告侵犯专利权。在这种情况下,如果被告请求移送管辖的,原告便可举起司法经济原则的大旗,主张应由已熟悉该专利的法院审理后续案件。可以预见,“锚点案件”与MDL规则的结合,在将来仍可为专利流氓提供一定的生存空间。

  减少被告电子证据开示的负担

  CAFC在2011年发布了《电子证据开示模范指令》,缩小相关性弱的邮件证据的开示范围(保管人、搜索词和搜索期间)。例如对电子邮件,当事人可以请求各开示方提供的保管人数量最多为5名,针对每名保管人的搜索词最多5个,除非有正当理由且经双方当事人协商一致方可调整。要求超出上述范围开示的,应自行承担额外费用。虽然该模范指令并不具有约束力,但已经有若干地方法院采用该指令,例如加州北区、德州东区、纽约南区等。另外,2012年CAFC向ITC提议精简337调查中的电子证据开示程序,且ITC最终在2013年修改了自己的《诉讼程序规程》(ITC’s Rule of Practice),限制证据开示数量以节省当事人的诉讼成本。

  此外,根据美国民事诉讼规则第1920条,法院在一定条件下可以自由裁量败诉方承担对方电子证据开示的开销。例如在In re Ricoh Company案中,Ricoh起诉被告.Synopsys侵犯专利权,案件经过7年之后,地方法院以简易判决判定被告不构成侵权,并要求原告补偿被告费用约100万美金。Ricoh不服,提起上诉。联邦巡回法院判决:第一,生成电子文档的费用可以根据第1920(4)条加以补偿,除非当事人事先有不同约定;第二,主张补偿复印费用必须具体明确,胜诉方必须证明其负担了特定文档的具体开销,并证明是在对方要求下复制并提供给了对方。

  337调查的增加及起诉资格的限制

  2010年之后,专利流氓趋于转向ITC发动337调查,因为该程序虽然不支持损害赔偿,但“优点”非常明显:首先是审结时间较短(通常1年内),因此很少支持被告的专利无效和中止审理的请求;其次,可以同时指控多名被告而不受到美国新专利法第299条有关合并审理规定的约束;再次,ITC一旦认定侵权成立,除非有违公共利益,否则都颁发排除令。例如,在Spansion v.ITC案(2010)中,法院明确判决专利权人在获取337调查的“排除令”时,并不受到eBay案的限制。这对希望获取禁令的专利流氓而言极具吸引力。

  值得关注的是,ITC已经采取了相关的改革。除了电子证据开示问题,在启动程序上,ITC首先在Laminated Packaging案(2013)中首创了独立前置的起诉方“国内产业”资格的证据审查听证会。在该案件中,德州LPI公司起诉15个不同行业的被告侵犯其2个专利,它认为自己在涉案专利许可上有实质性投资,且该专利的前所有权人和被许可人有实施专利的行为,因此自己符合国内产业标准。ITC在受理该案时,要求行政法官在100天内就资格问题做出决定。目前ITC已经修改了《诉讼程序规程》,要求专利权人在起诉时陈述其满足国内产业的资格要求,并将此作为提高专利权人起诉行为透明度的众多要求之一。

  不过,启动337调查并不需要申请人具体从事专利产品制造,这点在法律规定和司法判例上都很明确。《1988年综合贸易及竞争法》规定,有研发或对许可有实质性投资的,都满足“国内产业”要件。在Lamina Packaging案之前,CAFC在Interdigital Communications v.ITC案中判决,第337条的救济并不以原告从事知识产权产品制造为前提。

  防御性信托或防御性专利聚合体

  针对专利流氓,美国近年还孕育出一种商业模式即“防御性专利聚合体”(DPAs),其基本模式是由服务组织提前在市场上购买专利流氓可能感兴趣的专利,然后许可给组织成员,成员向组织投资或者交纳会费。DPAs的代表是AST(Allied Security Trust)公司和RPX(Rational Patent X)公司。

  2008年成立于新泽西州的AST公司采取“抓入再放出”(catch and release)模式。简单来说,就是先由成员公司通知它购买某一有威胁的专利;接着AST使用成员事先交付的信托基金,代表成员购买该专利;接着将相关专利以非排他许可的方式许可给成员;然后再寻找机会转售该专利。在这种模式下,AST自己不享有相关专利的所有权,而且成员在专利转售后可以回收部分开销。目前AST有数十个成员,经营领域主要是IT产业。

  RPX公司于同年成立,同样采取会员制,覆盖类似行业,成员接近160个,包括华为和中兴通讯等亚洲客户。RPX的经营模式不同于AST。RPX自己鉴别并购买专利,再把专利许可给成员,一般不转售专利。RPX能快速决策,成员无需进行尽职调查。另外,它借助庞大成员资讯和谈判经验,积极协助成员评估专利,代表客户与专利流氓谈判,瓦解专利流氓分而治之的谈判策略。有意思的是,在本文写作之时,RPX因为联合其成员抵制专利权人Cascades computer innovation,被后者起诉实施违反美国反垄断法联合抵制行为。目前该案尚未审结。

  此外,亚洲还出现了带有国家背景的专利防御组织,协助本土企业防御国际专利诉讼,典型的如韩国的“知识发现”(Intellectual Discovery)和台湾的“专利银行”(Patent Bank)。这些防御性专利聚合体在将来会否演变成进攻型的组织尚待观察。

  四、结语

  专利流氓诉讼在美国的泛滥,离不开其专利制度和民事诉讼制度的特殊诱因。虽然美国已经采取了有针对性的改革,但实际效果仍有待观察。在笔者看来,最令美国政策制定者头疼的问题,恐怕还在于专利流氓在实质上就是专利权人,而到底做“流氓”抑或“绅士”,仅在专利权人一念之间。因此,美国任何意在抑制专利流氓的举措,在本质上也就是在抑制专利权,这与其几十年来强化专利保护的趋势是相悖的。当然,物极必反,盛极必衰,专利流氓现象或者正昭示了美国IT产业专利保护另一个历史拐点的出现。

  本文获得同济大学文科科研基金课题《全球化背景下跨国专利侵权的法律规制》(项目编号0701219032)的资助

中国知识产权杂志总第85期



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