评美国联邦最高法院耐克公司诉Already公司侵犯商标权案

总第85期 王晫 北京市第一中级人民法院法官 本刊专栏作者发表,[商标]文章

——和解协议引发的司法审查

  日前,美国联邦最高法院宣判了一起很有意思的商标侵权案件,原告是著名的体育服装制造企业耐克公司,被告名为Already公司,原告起诉被告侵犯了其Air Force 1的商标权,被告在诉讼过程中提起反诉称原告的商标权无效。为了避免自己的商标被宣告无效的法律后果,耐克公司提出了一份和解协议,主要内容是耐克公司针对本案指控的被控侵权行为以及被告今后可能出现的模仿耐克公司商标的行为均保证不提起诉讼或者其他主张,这项保证不仅针对被告,还包括被告的经销商等,该和解协议是不附加条件并不可撤销。可以说,耐克公司表现出了最大的“诚意”。这种协议对于中国的法官是很愿意看到的,因为这样可以直接以调解或者撤诉的形式结案,避免了开庭写判决的“麻烦”。这也反映了我国与美国商标制度的区别,根据我国商标法,如果认为一件注册商标应当被宣告无效,首先应当向商标评审委员会提出申请,商标评审委员会将针对该申请作出商标是否应当获得注册的裁定,双方当事人对裁定不服的,可以向人民法院提出诉讼。在这个过程中,由于侵权案件的审理要以商标有效性认定为前提,因此审理商标侵权案件的法院可以中止侵权案件的审理。而根据美国的商标法,审理商标侵权案件的法院在被告提出商标无效的反诉时应当首先审查商标有效性问题。

  在该案中,为了支持其有关法院应当对原告商标有效性问题进行实体审理的抗辩主张,被告还提供了其潜在股东出具的声明,称只有在耐克公司的涉案商标被宣告无效,其才可能投资入股,并且被告的经销商也担心原告在本次诉讼之后会进一步针对经销商提出商标侵权诉讼。因此,被告提出反诉以及上诉,请求法院对于原告的商标权效力问题进行实体审理。法院的审理焦点在于原告提出上述和解协议后,本案是否还存在“实质的争议”,即是否存在合法的“诉”,这相当于审查原告的和解协议是否足以“宽泛”以致于“消灭”被告、被告的股东以及经销商们的“担心”。首席大法官罗伯茨亲自撰写了判决,他认真审查了上述和解协议的措辞,认为这份和解协议不仅包括了涉案的被控侵权行为,还包括了未来可能出现的侵权行为;不仅包括被告本身,还包括了被告的经销商;不仅包括了诉讼行为,还包括其他主张权利的方式。并且,这份协议是不附条件、不可撤销的协议。因此,罗伯茨法官认为这份协议的内容足够消除被告、被告的股东以及经销商对于本案和未来可能出现的侵权责任的担心,因此本案已经不存在实质性的争议,故判决支持了下级法院有关驳回被告反诉请求的判决。著名的肯尼迪大法官撰写了支持意见,他指出下级法院的举证责任分配存在问题,即“不存在实质争议”的举证责任在原告而不在被告,然而下级法院却把举证责任分配给了被告。肯尼迪法官指出在这种情况下通常上级法院应当将案件发回重审,然而对于本案而言这样做是没有实质意义的,因为已经不存在“实质争议”。

  这个看似简单的问题却得到最高法院的提审,说明其中蕴含了具有普遍指导意义的问题。由于美国对于专利侵权以及商标侵权诉讼的审理均采取了类似的模式,因此法院今后将经常遇到本案所遇到的问题。如果原告出具的和解协议针对被告发挥的效果与原告的商标权被宣告无效针对被告发挥的效果相当,则被告的该项反诉请求失去了进行实体审理的意义,换句话说,当事人双方已经不存在“实质性争议”,即诉讼标的已经不存在,法院当然没有理由进行实体审理。

中国知识产权杂志总第85期

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