从属权利要求和必要技术特征

总第15期 第15期 巩建华 专利局材料工程审查部发表,[专利]文章

“缺少达到发明目的的必要技术特征,不符合专利法实施细则第21条第2款的规定”是发明专利实审员在审查意见通知书中经常使用的“标准语段”。从初学审查,到后来的质检问题反馈,审查员被不断地提醒:此条意见只可针对独立权利要求,不能用到从属权利要求中。因此,一旦某个审查员在通知书中就从属权利要求使用了细则212款,则会被同行笑称为犯了“低级错误”,属于“概念不清楚”“基础没打牢”。

该条款的应用真是这样泾渭分明吗?结论似乎不是这么简单。下面仅从审查中经常碰到的两种情况来说明从属权利要求也会遭遇必要技术特征问题,而且,从第二种情况上看,该条款的这种只对独立权利要求使用的“特殊性”是否合理,还值得商榷。

一、必要技术特征写到了从属权利要求中

细则21条第2款规定:独立权利要求应当从整体上反映发明或者实用新型的技术方案,记载解决技术问题的必要技术特征。在具体审查中我们将它理解为,构成独立权利要求之技术方案的技术特征应当连贯、完整,以能解决技术问题或达到发明的目的。用装置权利要求举例来说就是,既不能缺少零部件,也不能缺少零部件之间的相互位置(或作用、连接)关系。

但是,我们知道,发明要求保护的主题,例如是一个装置,往往包含很多的零部件,而发明对现有技术的改进只是在一两个零部件或其连接关系上进行的。因此,申请人在撰写独立权利要求时,不可能将所有的零部件一一罗列,而只将与发明点(改进之处)有关的部分描述清楚即可。或者说,有很多与发明点不相干、但实际上也是构成该装置的必要技术特征的零部件没有被写到独立权利要求中。我们可以将这些特征称之为“隐含的”必要技术特征。

由于这些隐含的必要技术特征没有以文字的形式在独立权利要求中体现出来,因此,在审查中,当我们遇到这种情况:即申请人把这些隐含的必要技术特征写到了从属权利要求中时,如果审查员对所审领域不是很熟悉,那么上述情况,从形式上看没什么问题;如果审查员是本领域技术人员,则会感到这么写是不妥的,但是想在通知书中提及此问题,在专利法和细则中也找不着合适的条款来使用,而且前面说了,从形式上看,上述情况也能马马虎虎过关。在这种犹豫、侥幸的心态下,审查员容易将此问题搁浅,放过。

例如,人们家里使用的空调器通常包括一套制冷剂系统和一套空气系统。夏天,通过制冷剂系统的运行,使吸入的热空气变凉,成为冷风吹出。一项发明要求保护一种空调器,其发明点是在制冷剂系统的阀门的配置上。因此,在权利要求1中,申请人只描述了与这些阀门有关的制冷剂系统的管子和部件。审查员在审查过权利要求1后,没有发现问题。但在接下来的从属权利要求2中,申请人所附加的特征是:所述空调器还包括空气进口和空气出口。这下有点问题,它似乎表明权利要求1的空调器是没有空气进出口的,这违背常识。究其原因,是该权利要求在撰写上存在缺陷,它把本来属于独立权利要求的必要技术特征,写在了从属权利要求中。

如上所述,审查员在审权利要求1的时候,没觉得它缺少必要技术特征,而在审权利要求2的时候才发现权利要求1缺少必要技术特征,这种带有追溯性质的意见怎么在通知书中说清楚呢?如果不提权利要求1的问题(事实上权利要求1确实没有问题),只说从属权利要求2有缺陷,但因为该缺陷涉及必要技术特征问题,审查员早就听说,这个问题不能跟从属权利要求扯在一起。现在,审查员为难了,左右不是。

要指出上述缺陷,目前已知有两种途径,一种是说权利要求1缺少必要技术特征,不符合细则212款的规定,让申请人将权利要求2的特征补入。另一种是说权利要求2不简明,不符合细则201款的规定,应当删除。因为经过一开始的分析我们知道,该权利要求是将独立权利要求中隐含的必要技术特征,写在从属权利要求中了,造成了重复限定。上述两种方式都有缺点,审查员可以通过实践来体会哪种更合理,也期望各位同仁能在解决这个问题上提出另外的方法。

二、从属权利要求中缺少必要技术特征

我们之所以被告知必要技术特征只能与独立权利要求联系在一起,是因为细则212款说了,独立权利要求应当记载解决技术问题的必要技术特征。也就是说,我们对细则212款的解读是:一个发明是有发明目的的,也就是它要解决某一技术问题,独立权利要求的技术方案应当能达到该目的。这样的理解毫无疑义是正确的。但也有些审查员从该条款中读出了这样的话外音:即一个发明只有一个目的,因为独立权利要求的技术方案已经达到该发明目的了,因此从属权利要求肯定也能达到该目的,既然发明目的都实现了,也就不再需要必要技术特征了,从属权利要求都是锦上添花的附加特征,多一个少一个无所谓。

在实施细则第18条规定的说明书撰写应当包含的5个部分中,第3个部分就是发明内容部分,其中就包括发明目的,也就是发明要解决的技术问题。此处没有规定一个发明只有一个目的。在阅读申请文件时,我们也经常发现,很多外国申请,其发明目的和权利要求的个数一样多。而且,从客观上讲,无论申请人写出还是没写出,每个权利要求,不管是独立的还是从属的,都有其存在的目的。那么,根据目的和必要技术特征的关系反推的话,既然每个权利要求都是有目标的,因此它就应当包含能实现该目标的必要的技术手段。

举例说明,一项发明涉及一种胶棒,这种装置的现有技术体现在权利要求1的前序部分,即包括一个包裹着棒状粘接剂的外壳,和在外壳内用来使粘接剂前后移动以便使用和收回其的推进机构。该发明在外壳的出口部分的形状上做了一点改进,因此,在权利要求1的特征部分就提到了这种改进。这样的撰写没有问题。

在说明书的实施例中,申请人详细叙述了实现该发明的各种具体措施,其中提到所使用的粘接剂推进机构是一个位于外壳纵轴线上的螺杆和拧在螺杆上用来承载粘接剂的活塞,当转动螺杆时,粘接剂就随活塞一起移动。

因此,申请人在从属权利要求2中对权利要求1中的推进机构做了进一步限定,其附加的特征是:所述的推进机构包括一个螺杆。

此处,我们理解,申请人写权利要求2的目的就是想将推进机构作进一步的限定,将一个笼统的、包括多种形式的推进机构具体化到某一种形式。而在我们所知的一种具体化的方式中(说明书中指出的),螺杆和活塞是完成推进动作的必不可少的两个配套部件。因此,分析结果表明,权利要求2是不完整的,它缺少完成推进动作的必要部件—拧在螺杆上的活塞。

如果该缺陷是在权利要求1中出现,我们就可以引用细则212款,说它缺少必要技术特征,因为它没有从整体上反映发明。但在上述例子中,该缺陷出现在从属权利要求中,这让审查员不好说理,因为找不到条款说从属权利要求也应当完整(或从整体上反映发明),记载解决技术问题的必要技术特征。在这种情况下,我们就只好说它不清楚,将其归类到一个万能的条款—细则201款中。但为了解释清楚,让申请人能够明白审查员的意图,达到节约程序的目的,通知书中又用到了“不完整”“必不可少”等字眼,这实际就造成了使用条款和解释含义上的混乱。

从上面的例子看出,同样的问题,依该问题是出现在独立权利要求中还是从属权利要求中,而使用不同的条款去说理,这恐怕也是“必要技术特征”问题与其它问题相比,所具有的特殊性。这种特殊性使审查员在写通知书或导师在指导新审查员时,要么回避此问题,要么含含糊糊、前后矛盾。总之,在说理上不是很顺畅。

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