关于国际申请进入国家阶段后的分案申请的修改的思考

总第15期 第15期 刘亚斌 光电技术发明审查部发表,[专利]文章

 

导言

《审查指南》是对中国专利法及其实施细则的细化,是国家知识产权专利局和专利复审委员会对于专利申请进行审查的依据和标准。然而,随着中国经济和科技水平的发展,原《审查指南》(2001)已经不能适应新形势下的专利审查,因此,国家知识产权局于20053月启动了对于《审查指南》(2001)的修订工作,历时一年零三个月,至2006524公布了新的《审查指南》(2006),并于200671日起开始施行。而在一年多的修订过程中,修订工作组以及社会各界围绕原指南的一些不足之处也展开了激烈的讨论。本文反映了在修订过程中笔者关于国际申请进入国家阶段后的分案申请而进行的思考,其中的一些结论在《审查指南》(2006)的修订中已经有所体现。虽然指南修订已经结束,但是笔者认为文中的一部分讨论可作为对新指南中相关修订的理解而供读者参考。另外,本文中还有一些结论没有体现在《审查指南》(2006)中,笔者希望能够引起相关部门的注意并在以后的修订工作中加以考虑。

 

    日前,笔者遇到了一个关于分案申请的修改问题,由于这种分案申请的修改问题比较特殊,所以一时未能得到明确结论。之后,笔者在查阅了有关资料的基础上得到了两种截然不同的观点,在经过一番思考论证后,最终对于该问题给出了一个圆满的解决方案。鉴于这个问题涉及到对于专利法及其实施细则以及《审查指南》相关规定的不同理解,这里将笔者的思考过程再现于下,以供广大读者参考,由于笔者经验有限,文中难免有考虑不周之处,也请一一不吝指正。

一、案情介绍

    1.分案:

【申请号】     ××××××

【分案提交日】  20039月×日

【公开日】         2004年×月×日

    2.母案(进入国家阶段的国际申请):

【申请号】     ××××××

【申请日】         1996年×月×日

【公开日】         1999年×月×日

【授权公告日】  200312月×日

    3.具体案情:

具体情况是这样的,该分案申请的某从属权利要求中记载了:

“控制器按照两个小于

值的最大乘积设定声窗尺寸,其中帧尺寸是输出帧的最大尺寸,FSAMP是采样频率,和Trate是传输速率。”

然而在该分案申请的说明书中的描述为:

“通常,声频窗口的尺寸由下式得出:

声频窗口=

其中帧尺寸是解码缓冲器的尺寸,Fsamp是采样频率,而Trate是传输速率。”

因此,审查员在一通中指出该权利要求与说明书中的描述不一致,从而没有以说明书为依据,不符合专利26条第4款的规定。

而该申请的代理人认为,该权利要求之所以存在上述缺陷,是由于该分案申请的母案申请(国际申请)在进入国家阶段时出现了翻译错误而导致的中文译文错误,因此提出要依据该母案申请的外文公开文本来将该权利要求修改为“其中控制器按照小于 2的倍数设定声窗尺寸”。

审查员查阅了该母案申请的外文文本,发现确实存在代理人所述的翻译错误,然而审查员又发现,在该分案申请的说明书中仅列出了如“812”、“1624”、“3248”、“6496”、“128192”的具体数值,而并没有明确说明如该修改后的权利要求所述的技术方案,从而该修改超出了该分案申请的权利要求书和说明书记载的范围,同时也超出了其母案申请的中文公开文本记载的范围,但是能够从该母案的外文公开文本中得出,即没有超出其母案申请的外文公开文本记载的范围。因此问题出现了:进入国家阶段的国际申请(母案)的外文公开文本对其分案申请是否仍然有效力?换句话说,是否可以依据进入国家阶段的国际申请(母案)的外文公开文本来修改其分案申请?

二、案情分析

之所以出现上述问题,是因为其中同时涉及到了分案申请和进入国家阶段的国际申请两个概念,而这两种申请与普通的国内申请相比均有其特殊性。

专利法实施细则》(以下简称《细则》)第四十二条第一款规定:一件专利申请包括两项以上发明、实用新型或者外观设计的,申请人可以在本细则第五十四条第一款规定的期限届满前,向国务院专利行政部门提出分案申请。《细则》第四十三条第一款还规定:依照本细则第四十二条规定提出的分案申请,可以保留原申请日,享有优先权的,可以保留优先权日。由此可见,相对于普通申请,分案申请可以享有其母案申请的申请日和优先权日(如果有)。

而对于进入国家阶段的国际申请,又分为以中文作国际公布和以外文作国际公布两种情况。对于以中文作国际公布的国际申请,该原始提交的国际申请文件就是使用中文,因而可以直接作为进入中国国家阶段后审查依据的文本,具有法律效力,是该申请文件修改的法律依据;而对于使用外文公布的国际申请,在进入中国国家阶段后,审查员针对其该国际申请的中文译文进行实质审查,但是原始提交的国际申请文件具有法律效力,是申请文件修改的法律依据。(参见《审查指南》(2001)第三部分)

正是由于分案申请和国际申请的这些特殊性,才使得当同时涉及到这两类特殊申请时就出现了上述的问题。

三、两种观点

对于上述问题,笔者仔细翻阅了《审查指南》(2001)和有关的文献后,得出了两种不同的观点。

    1.观点一:分案是母案的一部分——可以按照母案原文修改

根据《审查指南》(2001)第一部分110页最后一段:“申请人提出分案申请时,应当在请求书中注明原申请的申请号和申请日,并提交原申请的全部申请文件。……原申请的国际公布使用外文的,除提交原申请的中文副本外,还应当同时提交原申请国际公布文本的副本。”也就是说,申请人在提交分案申请时,不但要提交分案申请的申请文件,还要提交原申请的全部申请文件,并且对于原申请的国际公布使用外文的,还应当同时提交原申请国际公布文本的副本。

而《细则》第四十三条规定了分案申请“不得超出原申请公开的范围”,这里对于“原申请公开的范围”的理解,依据《审查指南》(2001)第三部分337页对于进入国家阶段的国际申请的规定:“原始提交的国际申请文件具有法律效力,作为申请文本修改的法律依据”,应当认为这里的“原申请公开的范围”是原始提交的国际申请文件记载的范围,具体到本申请来说就是其母案申请的原文记载的范围。因而由此可知,分案申请作为母案的一部分,应当享受母案的公开范围,即可以以母案申请的原文为依据进行修改。

    2.观点二:分案申请应当视为国内普通申请——不能按照母案原文修改

观点一看来很有道理,然而在经过进一步的查找后,又找到了新的依据,得到了第二种观点。

第一,从有关收费的规定来看,根据《审查指南》(2001)第一部分111页最后一段:“对于分案申请,应当视为一件新申请收取各种费用。”因而专利局收费时是将分案申请作为一件独立的国内申请来考虑的。

第二,从有关审查的规定来看,根据《审查指南》(2001)第二部分282页最后一段对于分案申请的规定:“除了依据专利法实施细则第四十二条和第四十三条进行审查之外,其他的审查同对一般申请的审查一样。” 所以从审查的角度来看也应当将分案申请作为一件“一般申请”即国内普通申请来考虑,其特殊性仅在于还要考虑《细则》第四十二条和第四十三条。而《细则》第四十二条是规定了分案申请的提出时间,第四十三条则规定了分案申请所能享受到的权益和办理分案申请的手续,其中规定分案申请可以保留原申请日和优先权日,但是“不得超出原申请公开的范围”。

这里所说的“原申请公开的范围”应当是指原申请即母案申请在中国的中文公开文本所记载的范围,这是因为根据《审查指南》(2001)第二部分2106页最后两行的规定:“申请人向专利局提交的申请文件的外文文本和优先权文件的内容,不能作为判断申请文件的修改是否符合专利法第三十三条的依据。”

因此,从收费和审查两方面的规定来看,都应该将分案申请视为国内普通申请,而不能适用关于国际申请可以依据其原始公开文本进行修改的规定。

四、观点剖析

从上面两种观点的依据来看,二者的分歧主要在于对《细则》第四十三条应当如何理解的问题。

《细则》第四十三条第一款是这样规定的:“分案申请的内容不得超出原申请公开的范围。”这里所说的“原申请公开的范围”对于普通申请来说,其含义是确定无疑的;但是对于以外文公开的进入中国国家阶段的国际申请,所述“原申请公开的范围”究竟是指原申请的中文译文公开的范围呢,还是指外文公开文本记载的范围呢?之所以产生上述两种观点的原因就在于对这个问题的回答不同。因而,解决上述问题的关键也就在于这里所说的“原申请公开的范围”的确切含义。

如上所述,这个问题因为同时涉及到分案申请和进入国家阶段的国际申请两个特殊概念,所以导致问题比较复杂。于是为了使问题简单化,笔者按照“国内普通申请→国内普通申请的分案申请国际申请国际申请进入国家阶段后的分案申请”的顺序,将这个复杂问题拆分成几个步骤来分析:

1)国内普通申请的原始范围应当以什么为依据(为便于说明,以下用“原始范围”代指“原申请公开的范围”)

直接根据专利法第三十三条:“对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围”可以得出,国内普通申请的原始范围就是原说明书和权利要求书记载的范围。

2)国内普通申请的分案申请的原始范围应当以什么为依据

根据《细则》第四十三条第一款的规定:“分案申请的内容不得超出原申请公开的范围。”也就是说,分案申请应当以其母案申请公开的范围为其原始范围,即分案申请的原始范围是其母案申请的说明书和权利要求书记载的范围。

3)国际申请的原始范围应当以什么为依据

关于国际申请,在《审查指南》(2001)第三部分第二章3.3节中规定:

“对于以外文公布的国际申请,针对其中文译文进行实质审查,一般不须核对原文;但是原始提交的国际申请文件具有法律效力,作为申请文件修改的法律依据。

对于国际申请,专利法第三十三条所说的原说明书和权利要求书是指原始提交的国际申请的说明书、权利要求书和附图。

从而可知,国际申请的原始范围是其原始提交的说明书、权利要求书和附图记载的范围,对于以外文公布的国际申请,就是指其原文的说明书、权利要求书和附图记载的范围。

4)国际申请进入中国国家阶段后的分案申请的原始范围应当以什么为依据(这里只讨论以外文公布的国际申请,关于以中文公布的国际申请实质上与国内普通申请的情况相同)

这个问题实质上就是上文最初提出的那个问题,在明确了上面三类申请的原始范围之后,再来考虑这个问题,思路就很清晰了。

我们首先来分析一下上述两种观点各自的理论依据。

很明显,观点一(分案是母案的一部分)是基于将分案申请视为其母案国际申请的一部分,换句话说,认为该国际申请进入中国国家阶段后的分案申请也属于该进入国家阶段后的国际申请的一部分,是进入国家阶段后的国际申请的一种特殊形式。首先,从立法的角度来说,关于单一性问题而分案的规定本身主要是针对“一件申请只能包含一个发明”而进行的,其目的主要在于防止申请人就多个发明仅申请一项专利和缴纳一项专利所需的费用,故此设立关于单一性的条款令申请人对不属于一个总的发明构思的多个发明进行分案。就此而言,申请人实质上已经尽到了公开其发明内容的义务,所欠缺的只是少缴纳了一份(或多份)分案的申请费用,因此如果申请人已经提出了分案申请并缴纳了所有费用,那么该分案就理当享受到和其母案同样的权益,即可以依据其母案的国际申请原文进行修改。其次,在《审查指南》(2001)中专门针对进入国家阶段的国际申请而新增一个第三部分进行专门规定,其中特别规定了“原始提交的国际申请文件具有法律效力,作为申请文件修改的法律依据”,可见立法者是充分考虑到了国际申请具有的特殊性,而国际申请进入国家阶段后的分案申请实质上也是该国际申请的一部分,虽然其在形式上不再是国际申请(比如申请号的编排等),但是其享受原国际申请的申请日和优先权日,这也足以反映出其相对于国内普通申请的特殊性。因而,《审查指南》(2001)中对于进入国家阶段的国际申请的特殊规定也应当适用于该国际申请进入国家阶段后的分案申请,即以其原始提交的国际申请原文记载的范围为其原始范围,具体到本案来说,就是以其母案申请的原文为其原始范围。

而与之不同,观点二(分案申请应当视为国内普通申请)是基于分案申请作为国内普通申请应当依照中国专利法来审查的考虑,将该国际申请进入国家阶段后的分案申请与国内普通申请的分案申请同等对待,完全不考虑其母案是国际申请这一因素,而统一按照《细则》对于分案申请的规定,以其母案申请公开的范围为其原始范围,而不考虑其母案申请的原文公开的范围。这同样是有道理的,因为分案申请无论从其形式上(比如申请号的编排),还是从后续的审查上来看,都是按照国内普通申请的方式进行存档和审查的,因而将其与国内普通申请一视同仁同等对待也无可厚非。

由此可见,上述两种观点分别是基于国际申请和分案申请的特殊性来考虑,因而最终给出了不同的答案。而在笔者看来,这两种观点从某种意义上来说都是有一定道理的,两个方面也并非水火不相容,而应当是相辅相成、互为补充的。正是由于这种国际申请的分案申请同时涉及到了国际申请和分案申请两方面的特殊性,所以笔者认为,应该把两个方面结合起来考虑,既要考虑其母案作为国际申请的一面,又要考虑其本身作为分案申请的一面。

关于对《细则》第四十三条第一款所述“分案申请的内容不得超出原申请公开的范围”的理解,笔者认为,对于国内普通申请和以中文公布的国际申请来说,该条款所述“原申请公开的范围”就是指该分案申请的母案原始提交的中文文本所公开的范围;而对于以外文公布的国际申请,考虑到其母案是国际申请的特殊性,应当认为该分案是母案国际申请的一部分,而允许申请人依据该母案申请的外文文本来提交分案申请,即此时的“原申请公开的范围”应当理解为其母案原始提交的国际申请原文所公开的范围。也就是说,从逻辑上讲,应当允许申请人以母案申请的外文文本为依据对分案申请进行修改。

那么,这是不是就意味着申请人无论如何都可以依据母案申请的外文文本对分案进行修改呢?对此,应当注意到,由于该国际申请已经进入了中国国家阶段,虽然其原始提交的国际申请原文具有法律效力,但是审查员在国家阶段的审查中基于的文本以及中国公众所查阅的该申请的文本都是其中文文本。如果申请人依据该母案国际申请的原文对其分案的中文文本进行了修改而没有修改母案的中文文本,就会导致同一份国际申请的原文出现了两种不同的中文译文,这就可能导致由同一份国际申请原文产生两种不同的中文公开范围(如果母案和分案申请均被授权的话,还有可能导致由同一份原文产生不同的保护范围),这对于中国公众来说显然是不公平的,损害了中国公众的利益,因而是不合适的。所以,申请人依据母案申请的外文文本对分案进行修改也应当是有条件的,即如果要对分案进行修改也应当同时对母案进行修改,或者说,申请人应当首先对母案的中文文本进行修改,然后才能对分案的中文文本进行相应的修改。这样做其实也是为了避免出现上面所述两种不同观点的可能,因为申请人首先依据母案申请的外文文本对母案的中文文本进行修改,这是符合国际申请在进入国家阶段之后以其原文为修改依据的规定的;而在此之后,申请人依据修改后的母案申请的中文文本对其分案文本进行修改,也是符合分案申请不得超出原申请公开的范围的规定的。因此,这样就很好地解决了上述的依据母案国际申请的外文文本对分案进行修改的问题。不过,还有一点要注意的是,由于申请人需要首先对母案的中文文本进行修改,而这种修改一般应当是在申请尚未结案(授权、驳回、撤回或视撤)时进行的,所以一旦该母案申请已经结案并生效,这种修改就无法进行,从而也就无法实现依据母案国际申请的外文文本对分案进行修改了。因此为了避免出现这种无法挽回的局面,申请人应当考虑到修改时间的因素,以免造成不应出现的利益损失。

综上所述,具体到本申请,给出如下处理方法:

1)如果其母案申请尚未结案(授权、驳回、撤回或视撤):

申请人可以首先就其母案申请提交修改文本,注明是依照原文进行修改并给出出处,经该母案申请的审查员接受并生效后,再针对本分案申请提交修改文本,并注明是依照母案申请修改后的中文文本中的相应部分进行修改,同时应当给出相关证明以证明该修改文本确系经修改后的母案申请的中文文本,此时本分案申请的审查员经核对确认无误方可接受该修改;

2)如果其母案申请已经结案(授权、驳回、撤回或视撤)并生效:

此时,申请人已经丧失了对该母案申请进行修改的机会,从而无法依据原文对母案申请的中文文本进行修改,也就不能依据该母案申请的原文对本分案申请进行修改,否则审查员可以根据专利法实施细则第四十三条第一款的规定,指出其修改超出了其原始公开文本公开的范围。

至此,本文开头所述的问题得到了一个较为圆满的解决,关于国际申请进入国家阶段后的分案申请修改所依据的文本也有了一个明确的结论,但是从中所反映出的问题却是值得我们进一步思考的。本文所述问题的产生,根本原因在于《审查指南》(2001)中没有对进入国家阶段的国际申请的分案申请这一类特殊申请进行明确的规定,并且对于分案申请的审查规定得过于简单,才导致了在面对问题时产生种种不同理解和不同做法的现象,导致对同一问题出现多种审查标准。因而要从根本上避免这种审查标准不统一的现象,就应当在《审查指南》相应章节中给出惟一明确的规定,从而审查员在审查中才能够做到有法可依,做出审查意见时才能够有理有据。

后记

在新施行的《审查指南》(2006)中,已经在第三部分第二章第6节中增加了以下规定:

“对于进入国家阶段后又提出分案申请的情况,如果在实质审查阶段申请人自己发现其原申请译文错误而导致分案申请也存在译文错误,则申请人可以办理改正译文错误手续,根据其原申请在提出国际申请时所提交的国际申请文本改正译文错误。审查员按照上述要求对改正的译文文本进行审查。”

从而,在《审查指南》(2006)中已经明确了对于本文中所讨论问题的规定。但是,与本文结论不同的是,在允许申请人依据原母案申请的国际申请文本改正分案申请的中文译文时,并没有考虑母案申请的法律状态,也没有规定必须首先对母案申请的中文译文进行修改,因而会导致修改后的分案申请与其母案申请的中文译文不一致,进而可能会导致由同一份国际申请原文产生两个不同的中文公开范围,而这对于中国公众来说是不公平的。因此笔者也希望通过本文提请有关部门注意,以进一步完善《审查指南》(2006)中的规定。

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