论“商标版权化保护”的正当性与标准

总第89期 袁博 上海市第二中级人民法院法官发表,[商标]文章

  一、“商标版权化保护”的提出:两个典型案例

  案例一:日本烟草产业株式会社与国家工商行政管理总局商标评审委员会及第三人万金刚 “CAMEL SAHARASAM”商标异议行政纠纷案(以下简称“C A M E L”案)。该案中,原告日本烟草产业株式会社对被异议商标 “CAMEL SAHARASAM”(图二)提出异议的理由之一是其注册商标“C A M EL”(图一)享有在先著作权,被异议商标侵犯了其在先著作权。商评委认为原告未能对此作出证明,其理由不成立。原告其后向北京市第一中级人民法院提起行政诉讼。在审理原告对其注册商标“C A M EL”是否享有在先著作权这一节事实时法院指出,该商标中的每个字母的字体与通常英文字母的印刷体差别细微,且字母的排列组合方式也是常见的由左至右平行排列,在整体造型上与现有的字母排列并无区别,其细微差别不足以达到美术作品独创性应有的创作性高度,因此不能认定该商标构成作品(参见北京市第一中级人民法院( 2012)一中知行初字第 1286号行政判决书)。原告对一审判决不服,提起上诉。在二审中,对于原告是否享有在先著作权这一节事实,二审认为原告注册商标中的字母有明显的特点,且相互间以拱形排列,形成了一个整体上能够体现作者个性的图案,因此在无相反证据的情况下,可以认定其具有独创性,但现有证据不能证明原告对其享有著作权,因此同样不支持其对“C A M EL”享有在先著作权(参见北京市高级人民法院(2012)高行终字第1782号行政判决书)。

  案例二:天津昇浩科技服务有限公司与国家工商行政管理总局商标评审委员会及第三人中国工商银行股份有限公司第3280659号图形商标异议复审行政纠纷案(以下简称“工行行徽”案)。该案中,工商银行对被异议商标(下图二)提出的异议理由之一是其对引证商标(下图一)享有在先著作权,而异议商标构成对引证商标的抄袭和模仿。商评委对此异议理由予以支持。天津昇浩公司遂向北京市第一中级人民法院提起行政诉讼。在审理工商银行对引证商标是否享有在先著作权这一节事实时法院指出,引证商标具有一定的独创性,构成应受保护的美术作品。两商标图样均为黑色线条描绘的图形,从整体视觉效果来看,两标志均呈外圈圆形包围、中心镂空“工”字形或者“H”字形的图形,其中主要的区别点“工”字形或者“H”字形设计风格、笔画细节相同,与外围圆圈的配合比例关系无实质性差异,一般消费者易将两者识别为90度旋转变换的关系,二者已构成实质性相似。异议商标与引证商标虽有差异,但构成实质性相似,因而构成对他人在先著作权的侵害(参见北京市第一中级人民法院(2011)一中知行初字第2533号行政判决书)。昇浩公司不服一审判决提起上诉,北京市高级人民法院在二审中对于工商银行是否享有在先著作权这一节支持了一审法院的理由(参见北京市高级人民法院( 2012)高行终字第 219号行政判决书)。

  上述两个典型案例反映出实践中商标权人的一种新的商标保护策略--“商标版权化”保护模式。具体而言,就是在援引商标法第三十一条关于“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利”的规定时主张自己的在先注册的商标标识享有著作权。此类案件在近年大量发生于商标异议复审行政纠纷案件和商标争议行政纠纷案件中,日渐引起业内关注。

  二、反对“商标版权化保护”的主要理由

  对于“商标版权化”的保护思路,很多执法机关和司法机关忧心忡忡,因为这会导致商标权保护和著作权保护之间的冲突:

  第一,“商标版权化”保护会导致相应的商标获得全类保护,显失合理。具体而言,任何一种商标均有确定的注册类别和范围,因而只能阻止他人将相同或者类似的商标注册在与其注册类别相同或者相近的商品范围上,他人仍然可以将相同或类似的商标注册在与其注册范围相差较远的商品类别上,然而一旦其商标标识被认定为构成作品,则禁止他人注册的范围可以扩展到所有商品类别,显然,这种全类禁注的强大保护力度甚至超越了驰名商标,因为驰名商标也无法做到“全类禁注”(驰名商标的跨类保护不等于全类保护,跨类保护只保护与注册类别具有联系的某个合理范围)。如果允许这种情形,则司法保护的资源配置就会显失协调。

  第二,“商标版权化”保护会导致“连续三年停止使用的商标可被撤销”的规定沦为形式。具体而言,商标法规定“连续三年停止使用的商标可被撤销”,其本意是在商标资源有限的前提下防止原商标持有人不合理地囤积或垄断本可被其他经营者有效利用的商标资源。但是,在“商标版权化”保护模式下,商标权人的商标即使因为不使用而被撤销,也会基于其享有的著作权而禁止他人继续利用,使得商标法的这条规定沦为形式而无法实现立法者的初衷。

  第三,“商标版权化”保护属于不合理的多重保护。实践中有一种代表性的观点认为,即使商标标识构成作品,但一旦将其作为商标使用,就意味着权利人选择了确定的权利保护路径,如果再主张著作权,就构成了“多重保护”。这种观点主张知识产权之间是泾渭分明的,当某一客体可以同时满足不同种类的知识产权的法律保护时,权利人只能选择其中一种,权利人申请获得一种形式的保护即意味着