主要作为商品装潢使用的图形商标的注册与保护问题

总第91期 柳爱杰 北京市路盛律师事务所 曹宇 北京市路盛律师事务所发表,[专利]文章

  将经典的商品装饰图案注册为商标进行保护已经成为很多国际奢侈品牌的通常作法。最具代表性的如LV的四瓣花图案(下图一)、棋牌图案(下图二)、BURBERRY的经典格子图案(下图三),以及GUCCI的GG图案(下图四)等等。

  图一

  LV四瓣花图形注册商标及该商标在商品上的应用

  图二

  LV棋牌格子图形注册商标及该商标在商品上的应用

  图三

  BURBERRY的格子图形注册商标及该商标在商品上的应用

  图四

  GUCCI的GG图形注册商标及该商标在商品上的应用

  综合观察这些图形商标在商品上的应用,都是将图形商标在商品面料上进行连续性地、大面积地平铺性使用,有别于商标的一般性使用方式,即将单个商标图形独立标注于商品以及商品吊牌上。

  此种使用方式必然有其特殊原因,依笔者总结看来,其商标图形使用发展的历史原因是根本缘由。LV、GUCCI或者BURBERRY显然都有其主打的文字商标并且以商标的一般性使用方式应用于其相关商品上。而上述列举的所有图形商标最初往往是作为这些文字商标品牌的商品面料装潢或外观装饰被加以设计并使用,而随着使用这些图案的商品被持续地销售、推广、宣传,这些图案以及使用这些图案的商品的知名度均逐渐增加,在相关消费者中获得极高认知度。随之产生的问题便是对于这些图案的使用方式被仿冒或者面临极高的被仿冒风险,因此,最初设计并使用这些图案的公司便意识到将这些图案注册为商标进行保护的必要性,并开始在全球范围内进行申请注册。

  一、商标注册问题

  《中华人民共和国商标法》(2013年修正)第八条与第九条规定了可以注册为商标的标志的基本条件,即任何能够将自然人、法人或者其他组织的商品与他人的商品区别开的标志,包括文字、图形、字母、数字、三维标志、颜色组合和声音等,以及上述要素的组合;同时,申请注册的商标,应当有显著特征,便于识别,并不得与他人在先取得的合法权利相冲突。因此,如果在这些图形符合上述条件的同时,又不属于不得作为商标注册的特殊标志,那么注册为商标并依法获得保护就不应该成为问题。

  在申请商标注册过程中证明具有显著特征往往是重点与难点。举证的关键无疑是提交大量的使用及推广证据以证明这些图案本身特别是这些图案经过使用后获得的显著性特征已经能够将使用这些图案的商品与他人的商品区别开。显然,成功申请注册此种图案商标在法律程序上是有更加严格要求的。 我们现在看到这些商标的成功注册也往往是经过商标权利人的积极努力举证,甚至几轮挫折后的结果。

  二、商标的实际保护问题

  而申请注册中的严格要求还仅仅只是开始,在注册之后如何获得实际有效的保护往往面临更大的挑战。

  在涉及这些图形商标或者类似图形商标的侵权案件中,被告的主要抗辩理由一般为原告的图形商标不具有显著特征,而且原告自己将其注册的图形商标作为商品面料装潢或者外观装饰的使用方式不应视为对其注册商标的使用,进而,原告提交的使用推广方面的证据就不能证明其注册商标的知名度。更有一些被告基于同样的理由向商标局申请撤销原告的注册商标(基于缺乏显著性特征的理由或者三年不使用的理由)。

  首先,关于这些图形商标的显著性特征问题。对于这些图形商标进行商标注册的严格程序应该说在一定程度上已经说明其具有了显著性特征,符合了商标注册的要求,而且法院完全可以依据经验以及原告提交的证明知名度方面的证据来判断显著性特征问题。当然,对于明显存在问题或者说根据一般消费者的经验判断确实无法依据这些图形商标来将使用这些图形商标的商品与权利人进行联系的,法院应该进行另外的审查。

  其次,关于这些图形商标的使用方式问题。前面已经述及这些图形商标往往具有特殊的使用与注册历史,它们往往是先作为商品的面料装潢或者外观装饰进行长期使用推广获得显著性特征后才被申请注册为商标。那么,即使将其注册为商标,显然没有必要而且也不能因此改变其最重要的商业价值与意义予以实现的方式,因此,商标权利人还是要继续沿用对这些图形商标的经典使用方式,即继续作为商品的面料装潢或者外观装饰。不然,如果将其作为单个商标在商品或者商品包装上进行使用,那么将其进行商标注册进行保护也就没有实际的商业价值和意义了。

  法律并没有任何条款禁止此种方式的商标使用。有关法院判例也明确了此种认识,比如在北京市第一中级人民法院审理的古乔古希股份公司诉上海百思图鞋业有限公司等侵犯注册商标专用权纠纷案([2007]一中民初字第10149号,下称“10149号案件”)。

  在10149号案件中,被告之一百思图鞋业的主要抗辩理由包括“原告对于自己的“GG图形”注册商标的使用也存在不当之处,即也是作为原材料的花纹图案使用而没有突出商标的显著性,这既不是商标使用的常规方式,也导致了对其商标的淡化,使得其他人有了对此图案进行合理使用的权利”。北京市第一中级人民法院经审理认为,“我国商标法允许商标以多样化的形式进行使用,单个标识的使用或者多个标识连接使用都是法律所允许的使用方式,只要这种使用方式未违反法律的禁止性规定。原告在本案当中主张权利的两个注册商标特别是第1296001号注册商标本身即是以类似图案的方式出现的,这也决定了其在使用当中不可避免地会产生类似图案的使用效果。但是,这并不影响其作为商标所具有的昭示商品来源的作用的发挥,其已经被国家工商行政管理部门核准注册这一行为本身即已经证明了其所具有的内在显著性。第一被告虽然采用了大面积连接的方式对与原告注册商标相近似的标识进行使用,但这种使用方式仍然构成商标法意义上的使用,亦足以导致相关消费者的混淆和误认,构成对原告依法享有的商标权利的侵害。对于第一被告所提其系以商品装潢而非商标的形式使用的抗辩主张,系片面而错误地理解了我国商标法的立法宗旨和相关法律规定,本院对此予以纠正。”

  北京第一中级人民法院的认定明确了下述认识:法律允许商标以多样化的方式进行使用。单个标识的使用或者多个标识连续使用都是法律所允许的使用方式。 因此,商标权利人将这些经注册的图形商标继续作为商品的面料装潢或者外观装饰使用亦属于商标使用,那相应地商标权利人在案件当中提交的以此种方式使用商标的证据,应作为知名度证据予以进一步考察。他人以同样的方式在相同或者类似商品上使用已经注册的此种图形商标因此也属于商标法意义上的使用,并可能因此承担商标侵权责任。

  三、其他挑战

  对于这些图形商标的注册提起撤销申请(基于缺乏显著性特征的理由或者三年不使用的理由)也主要是基于“认为将这些图形商标作为商品的面料装潢或者外观装饰不应被视为商标的使用”的理由。如果商标局或者商标复审委真的认可这样的理由,并因此撤销这些图形商标,那商标局或者商标复审委的决定看起来就有前后矛盾、标准不一之嫌。因为,在这些图形商标申请注册的时候以及在对于撤销申请进行答辩的时候,商标权利人提交的证据往往是同一种类的,即多是将这些图形商标作为商品面料装潢或者外观装饰使用。除非是商标权利人确实在过去的三年中停止了对于这些图形商标的使用(即不论是作为商品的面料装潢或者外观装饰使用还是作为单一商标方式的使用),不然笔者认为商标局或者商标评审委员会没有任何法律依据改变审理标准,作出前后不一致的判断结果。

  《中华人民共和国商标法》(2013年修正)第五十七条第二项规定,未经商标注册人的许可,在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标,或者在类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标,容易导致混淆的,属于侵犯注册商标专用权的行为;同时,第四十八条规定,本法所称商标的使用,是指将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上,或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中,用于识别商品来源的行为。因此,不管单个标识的使用还是以商品面料装潢或者外观装饰进行的多个标识的连接使用,只要这种使用方式起到了识别商品来源的作用,即是商标法意义上的使用。以将这些图形商标作为商品的面料装潢或者外观装饰进行使用进而否定其作为商标的使用,这种观点是不符合商标法的上述规定和原则精神的。

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