欧洲专利局终局裁决:可以对权利要求书进行清楚性审查

总第99期 米开拉·莫迪亚罗发表,[专利]文章

  在集中式诉讼中,专利异议非常有用,第三人可以籍此请求欧洲专利局(E P O)撤销其已经授权的任何无效专利。第三人提出异议的理由包括:缺乏可专利性,缺乏新颖性,缺乏创造性,缺乏产业适用性,擅自增加主题,披露不够充分。另一方面,对于已授权专利,第三人不得以其权利要求书不够清楚而提出异议。事实上,根据《欧洲专利公约》第8 4 条, 权利要求书请求保护的主题应当范围确定,内容清楚,行文简洁,并得到说明书的支持。不过,在《欧洲专利公约》的相关条款中,该条款所列要求并非提起异议的法定理由。

  第三人普遍关注的问题是:对于一项已经授予的专利,即使其权利要求书不够清楚,第三人也不能通过异议程序对其提出质疑。事实上,第三人常常发现,他们的竞争对手在取得专利时,其权利要求书并非足够清楚,缺乏足够的确定性,第三人不能据此理解该专利的确切保护范围,因而未经专利权人许可而实施了该专利

  扩大上诉委员会(E B A)是欧洲专利专利审查的最高审级机构。如今,它做出一个非常重要的决定,规定:在专利异议程序中,对权利要求书进行修改的,必须对其内容清楚的精确程度进行评估。

  首先,扩大上诉委员会的决定确认:权利要求书表述不清楚并非异议提起的理由;因此,对于业已授权但未经修改的独立权利要求书或从属权利要求书,不得提出异议。

  此外,扩大上诉委员会曾经表示,即使在异议程序期间对权利要求书进行修改,也不意味着需要就整个专利或所有权利要求书(包括未经修改的权利要求书)的清楚性进行审查。相反,只需要就实际修改部分进行清楚性审查。

  最后,即使在后一点上,上诉扩大委员会仍然就其决定对于《欧洲专利公约》相关条款解释的影响进行了严格限制。事实上,上诉扩大委员会在其决定的批注中规定:

  " 在考虑…… 一项经过修改的专利是否满足《欧洲专利公约》的规定时,可以对专利的权利要求书进行审查, 审查其是否符合《公约》第8 4 条的相关规定;只有在这种情形下,并且必须在这个程度上,对于权利要求书的修改才能被认为不符合《公约》第84条的规定。"

  上诉扩大委员会认为,对于权利要求书进行修改的典型情形是:在异议程序期间,对于权利要求书进行修改的,不能轻易对其清楚性进行审查。扩大委员会列举若干修改例子表明:删除独立权利要求X、重新撰写从属权利要求Y,都可以构成对权利要求书的修改;在独立权利要求Z包括前述被删独立权利要求X和从属权利要求Y全部技术特征时的情形下,是否构成修改取决于对独立权利要求X的删除。

  无疑,上诉扩大委员会的决定将对所有技术领域中的未决异议程序和未来异议程序产生影响。事实上,在异议程序中,专利权人并无义务对一项已经授权的独立权利要求书进行修改,以使之涵盖从属权利要求的全部技术特征。相反, 在通常情况下, 对于权利要求书的修改仅以从属权利要求书或说明书中提及的一个技术特征为基础。显然,在扩大上诉委员会的这一决定公布之后,第三人如何成功地就已授权专利提出异议,将成为人们关注的焦点。

  翻译:袁仁辉

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