2014年度全国法院知识产权典型案例(专利篇)——专利权行政案件

总第99期 China IP发表,[专利]文章

  案例1:中兴公司与交互数字公司发明专利权无效行政案

  一审案号:(2013)一中知行初字第3385号
  二审案号:(2014)高行终字第1180号

  【裁判要旨】

  专利侵权的判定方法可以用于判断诉争的技术方案是否具备新颖性。

  【案情简介】

  交互公司是名称为“用于码分多址(C D M A)通信系统的自动功率控制系统”的发明专利(简称本专利)的专利权人。2011年9月30日,中兴公司以本专利不符合《专利法》和《专利法实施细则》的相关规定为由,向专利复审委员会提出无效宣告请求。2012年12月24日,专利复审委员会作出第19864号无效宣告请求审查决定,认定本专利符合《专利法》和《专利法实施细则》的相关规定,维持本专利权有效。中兴公司不服,提起行政诉讼。

  法院认为:专利复审委员会之所以认为本专利权利要求1具备新颖性,实质上是采用了反向对比方法,将对比文件中多余的技术特征即“在使用不相关的码进行解扩前进行P N码解扩”作为本专利权利要求1不同于对比文件的区别技术特征。专利复审委员会的认定是错误的,主要理由是:第一,没有限定不等于排除在外。本专利权利要求1并没有排除在用不相关的码解扩之前用P N码进行解扩,本领域技术人员阅读本专利说明书之后,也不能直接地、毫无疑义地确定使用“不相关的码”解扩的信号不会经过P N码解扩,因此,本专利权利要求1可能包含在用不相关的码解扩之前用P N码进行解扩的情形。第二,即使区别在于有具体限定,也不构成区别特征。在本案中,数字交互公司在二审诉讼程序中认为本专利权利要求1不具有P N码解扩的技术特征,因此“P N码解扩”构成区别技术特征,正是基于反向比较得出的结论,应当不予支持。专利复审委员会对新颖性的判断是错误的,应当予以纠正。据此,判决:撤销无效决定,判令专利复审委员会重新作决无效决定。

  【法官点评】

  如果作为现有技术的技术方案落入了诉争技术方案的保护范围,就意味着诉争技术方案将现有技术纳入了保护范围,而将现有技术纳入保护范围的技术方案是不应当得到专利权保护的,是不具备新颖性的。因此,专利侵权的判定方法可以用于判断诉争的技术方案是否具备新颖性。

  这种方法的基本思路是,如果现有技术落入诉争技术方案的保护范围,则诉争技术方案不具备新颖性。在此基础上,为了判断新颖性而对比诉争技术方案和作为现有技术的技术方案时,应当进行正向比较,而不是进行反向比较。所谓正向比较,是分析作为现有技术的技术方案是否具备诉争技术方案的全部技术特征。所谓反向比较,是分析诉争技术方案是否具有现有技术方案的全部技术特征,如果诉争技术方案不具有现有技术的技术方案的全部技术特征,或者说现有技术方案比诉争专利的技术方案的技术特征更多,则认为多出来的技术特征构成二者的区别技术特征,因而认定诉争专利的技术方案具备新颖性。

  反向比较是错误的新颖性判断方法,应当予以否定。近年来,通信领域的专利纠纷频发,本案的审结对于通信领域的专利权保护与专利权有效性认定具有重要示范意义。特别是该案对专利新颖性判断方法进行了探索和明确,有利于专利授权确权案件裁判标准的统一。

  (案例推荐:北京市高级人民法院)

  案例2:GUI外观设计专利申请驳回复审行政案

  一审案号:(2013)一中知行初字第3760号
  二审案号:(2014)高行(知)终字第2815号

  【裁判要旨】

  外观设计是否可以授予专利权。

  【案情简介】

  原告: 苹果公司

  被告:国家知识产权专利复审委员会(简称专利复审委员会)

  2010年7月26日,苹果公司向国家知识产权局提出名称为“便携式显示设备(带图形用户界面)”的外观设计专利申请(简称本申请)。2011年6月16日,国家知识产权局原审查部门驳回了本申请。

  苹果公司向专利复审委员会提出复审请求。2013年5月2日,专利复审委员会作出第49596号复审请求审查决定,认为本申请的显示设备带有图形用户界面,属于《专利审查指南》规定的“产品通电后显示的图案,例如电子表盘显示的图案,手机显示屏上显示的图案、软件界面等”不授予外观设计专利权的情形,不符合《专利审查指南》第一部分第三章第7.4节的规定,因此不符合《专利法》第二条第四款的规定。专利复审委员会维持对本申请的驳回决定。苹果公司不服,提起行政诉讼。

  法院认为:《专利审查指南》仅是部门行政规章而非法律或行政法规,人民法院在判断包含通电图案的外观设计是否属于我国外观设计专利授权客体时,仍应以《专利法》第二条第四款的规定为基础进行考察。尽管《专利审查指南》规定“产品通电后显示的图案”属于不授予外观设计专利权的情形,但确定专利授权客体的法律依据是《专利法》而不是《专利审查指南》。本申请是对便携式显示设备产品在整体形状和图案上所作出的外观设计,虽然本申请还包括了在产品通电状态下才能显示的图形用户界面,但并不能以此否定本申请在实质上仍是对便携式显示设备在产品整体外观方面所进行的设计。同时,本申请亦能满足外观设计专利在工业应用和美感方面的要求,故可以成为我国外观设计专利权的保护客体。据此,法院判决:撤销专利复审委员会作出的被诉决定。

  【法官点评】

  本案是涉及到G U I外观设计是否可以授予专利权的第一案。在该案中,法院明确了两个重要的问题:第一,在《专利法》对专利授权客体没有修改的前提下,如果法院依据国家知识产权局令第68号《国家知识产权局关于修改〈专利审查指南〉的决定》)(简称第68号令),修改之前的《专利审查指南2010》将G U I外观设计排除在专利授权客体之外,在第68号令修改《专利审查指南》之后,法院又将不能将G U I外观设计纳入专利授权客体之内。因此法院必须明确,确定G U I外观设计可以获得外观设计专利权的法律依据不是《专利审查指南》而是《专利法》第二条第四款的规定。第二,第68号令允许对部分图形用户界面的外观设计授权外观设计专利权,但却没有要求专利申请人必须明确指明图片或照片中的哪些部分是通电图案,这是有缺陷的。为了避免不能准确确定此类外观设计的具体内容和保护范围,《专利审查指南》应当进行修改,规定专利申请人必须在图片或照片中,或者在简要说明中,通过恰当的方式指明图片或照片中的哪些部分属于通电后才能显示的图案。

  (案例推荐:北京市高级人民法院)

  案例3:“缬沙坦和钙通道阻断剂的抗超敏组合”发明专利申请驳回复审案

  一审案号:(2011)一中知行初字第737号
  二审案号:(2013)高行终字第1244号

  【裁判要旨】

  发明专利实质审查中,能否向国家知识产权局补充实验数据。

  【案情简介】

  原告:诺瓦提斯公司被告:国家知识产权专利复审委员会(简称专利复审委员会)诺瓦提斯公司申请了名称为“缬沙坦和钙通道阻断剂的抗超敏组合”的发明专利(简称本申请)。国家知识产权局以本申请权利要求1得不到说明书的支持,从而不符合2000年专利法第二十六条第四款的规定为由驳回了本申请。诺瓦提斯公司不服,向专利复审委员会提出复审请求。专利复审委员会作出决定,维持国家知识产权局针对本申请作出的驳回决定。

  法院认为:本案专利原国际申请的申请日是1999年7月9日,最早优先权日是1998年7月10日,在判断该专利申请文件的修改是否合乎法律规定时,应适用当时施行的1992年修订的专利法及其实施细则以及1993年颁布《审查指南》的规定。对于说明书未提供实验证据的,根据1993版《审查指南》,应认定该专利不符合专利法关于实用性的规定,即不符合专利法第二十二条第四款之规定。根据1993版《审查指南》的规定,专利申请存在未提供实验证据的情形的,允许申请人在申请日之后补交实验数据和实施例,以证明发明的效果及其能够实施。这些实验数据和实施例虽然不能写入说明书,但可以作为申请证据放入申请案卷中,供审查员在审查包括实用性在内的专利性时参考。原审法院及专利复审委员会均按照本申请的申请日后施行的《审查指南》对本案进行审理,违反了法不溯及既往的法律适用基本原则。据此,法院判决:撤销专利复审委员会的决定,判令专利复审委员会重新作出决定。

  【法官点评】

  化学医药领域发明专利实质审查中,能否向国家知识产权局补充实验数据一直存在争议。国家知识产权局根据2001年《审查指南》及其后颁布的一系列《审查指南》的规定,往往不允许专利申请人在审查过程中补充实验数据,从而驳回了一批专利申请。本案中,法院依据法不溯及既往的原则,明确指出2000年修订的专利法施行日之前申请或享有优先权的专利的审查程序中,应当适用1992年修订的专利法及其实施细则的规定以及与之相配套的《审查指南》,即1993版《审查指南》。

  根据1993版《审查指南》的规定,专利申请存在未提供实验证据的情形的,允许申请人在申请日之后补交实验数据和实施例,以证明发明的效果及其能够实施。这些实验数据和实施例虽然不能写入说明书,但可以作为申请证据放入申请案卷中,供审查员在审查包括实用性在内的专利性时参考。同时,本案还确定了接受实验数据的补充条件。本案的审理确立了专利授权依法审查的原则,对专利审查实务操作具有直接的指导意义。

  (案例推荐:北京市高级人民法院)

  案例4:葛芳诉江苏知识产权专利侵权纠纷处理决定行政诉讼案

  一审案号:(2014)苏知民终字第0185号

  【裁判要旨】

  对于非强制性标准,在未不当损害标准实施者及潜在实施者利益的前提下,对贡献者贡献的专利范围的解释应严格遵循贡献者的意愿,一般不宜作不当的扩张性解释。如果专利权人贡献的范围仅是专利的独立权利要求,则不应当将从属权利要求纳入贡献范围,即便该从属权利要求中的附加技术特征属于现有技术特征。

  【案情简介】

  富士康(昆山)电脑接插件有限公司(以下简称富士康昆山公司)与鸿海精密工业股份有限公司(以下简称台湾鸿海公司)系涉案“插座电连接器及插头电连接器”发明专利的共同专利权人。2012年7月9日,富士康昆山公司以葛芳销售的相关主板侵犯涉案专利权,向江苏省知识产权局(以下简称江苏知产局)请求处理。江苏知产局经处理,认定葛芳销售主板上的U S B3.0插座电连接器落入该专利权的保护范围,其销售行为构成对该专利权的侵犯,遂作出《专利侵权纠纷处理决定书》,决定葛芳立即停止销售涉案侵权产品。葛芳不服,提起行政诉讼,认为被控侵权产品系来源于案外人嘉泽端子工业有限公司(以下简称台湾嘉泽公司)的关联公司,台湾嘉泽公司与专利权人之一台湾鸿海公司均是国际US B-IF协会制定的《通用串行总线3.0规范(修订版1.0)》(以下简称《U S B3.0规范》)的技术贡献者。

  根据U S B3.0规范、贡献者协议以及台湾鸿海公司的声明,可以证明涉案专利属于依据协议而贡献的专利,台湾鸿海公司已经向台湾嘉泽公司及其附属机构授予了使用涉案专利的权利,被控侵权产品获得了专利授权许可。

  鉴于涉案《U S B3.0规范》并非强制性规范,在未不当损害标准实施者及潜在实施者利益的前提下,对贡献者贡献的专利范围的解释应严格遵循贡献者的意愿,不宜作不当的扩张性解释。根据协议中“必要权利要求”的定义可以看出,贡献者贡献其专利技术需要符合一定条件,一是为执行规范的技术特征,应当在规范中明示;二是只有是在商业上找不到合理可替代的无需侵权的方案时,才能被认定是“必要权利要求”。本案中,作为贡献者的专利权人贡献的是专利权利要求1,而非权利要求2和4。如果仅仅因为权利要求2和4中的附加技术特征属于现有技术特征,就将整个权利要求解释为“必要权利要求”,则会将专利权人未贡献的权利要求2和4也纳入了贡献的范围,这显然突破了专利贡献者签订协议时所能预见的贡献范围,有损其利益。实际上,如果权利要求2和4中的附加技术特征可以在商业上找到合理替代的无需侵权的方案,对于实施规范的采用者而言,则既不会侵害贡献者的专利权,也不会妨碍其实施规范,更不会损害其利益。综上,法院判决:维持江苏知产局苏知(2012)纠字19号专利侵权纠纷处理决定。

  【法官点评】

  该案纠纷产生的背景实际上是台湾鸿海公司与嘉泽公司之间的交锋,这两家作为全球I T设备的接口设计、生产的龙头企业,且均系U S B3.0贡献者协议的签约者,在知识产权领域的恩怨由来已久,专利战火遍及境内外。本案最核心的问题在于判断专利是否为标准必要专利,落实到本案的情形,即是对被控侵权产品全面覆盖的专利某一权利要求是否属于实施标准所必要的权利要求进行判断。判断中,最大的争议又在于,专利某一权利要求属于被标准披露的技术特征与现有技术特征结合产生的权利要求,能否认定是实施标准所必要的权利要求。本案的判决结果或将直接影响到USB3.0电连接器的产业布局。法院从标准的性质入手,深刻探究USB3.0贡献者协议中对“必要权利要求”定义的内涵,从平衡专利技术贡献者及标准实施者之间的利益出发,对涉案专利权利要求是否为USB3.0贡献者协议定义的“必要权利要求”进行了准确界定。该案作为全国首例涉及标准必要专利侵权的行政案件,二审行政判决书公布后引起社会的关注。

  (案例推荐:江苏省高级人民法院)



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