申请日本实用新型专利时的注意点

总第100期 河野英仁 日本河野专利事务所专利代理人发表,[专利]文章

  概要

  在中国,实用新型专利申请的数量很多,基于实用新型专利权而引起的侵权诉讼也有许多。

  中国企业在日本申请实用新型专利的时候,如果以与在中国申请相同的思考方法申请,有可能会出乎意料地失败。

  本文就有关中国企业在日本申请实用新型专利时的注意点进行解说。

  权利行使时的注意点

  不需要进行实质审查、保护对象仅限于物品的形状、构造、或其组合的方面上(方法、化合物、软件除外)是与中国相同的,但是在向对方发送律师函、及向法院提起专利侵权诉讼的时候,实用新型技术评价书的出具被规定为义务的方面上两国是有差异的。

  (1)实用新型技术评价书

  在实用新型法第29条第2款中如下规定:

  "实用新型权人或专用实施人,在专利侵权中,除非已就其注册的实用新型发出警告,否则对于侵害人等,不能行使其权利。"

  由于以无审查赋予权利的,所以权利人有义务在确认实用新型专利的有效性之后发送律师函、或提起诉讼。

  实用新型技术评价的请求是向专利局申请的。实用新型技术评价书任何人都能请求。因此,有可能被判断为侵害权利的第三人也能请求。

  申请后,通常2-3个月内,能够得到审查结果。实用新型技术评价书与通常的审查意见通知书(拒绝理由通知)一样地记载引用文献、新颖性的有无、创造性的有无事项。

  对于实用新型评价书的内容不能提出不服。

  (2)权利无效时的损失赔偿

  实用新型法第29条第3款如下规定:

  实用新型权人或专用实施人对侵权人行使其权利、或发出其警告的,当实用新型的注册为无效的审查决定被确定的时候, 专利权人因行使了其权利、或发出了其警告,则承担给予对方造成损失的赔偿责任。但是,若基于实用新型技术评价书的实用新型技术评价行使其权利、或发出其警告时,且在其他方面相当地注意行使其权利、或发出其警告的,不限于此。

  因此,即使得到肯定内容的评价书,自己对专利再进行检索等是非常有必要的。民事诉讼后,实用新型专利因无效宣告请求而被变成无效的时候,实用新型专利权人承担因诉讼给被告带来损失的赔偿责任。

  预先得到有效的实用新型专利评价书,并且自己再预先进行专利检索,没有过失的话,就没有承担损失赔偿的责任。

  发明申请的变更

  与中国不同,在日本实用新型专利申请能变更为发明专利申请。实用新型专利申请后3年以内,能变更为发明专利申请。另外,第三人申请了实用新型技术评价的,即使是被宣告申请无效的,在一定的期限内也能变更为发明专利申请。

  还有,实用新型专利权人自己申请了实用新型技术评价的,不能进行变更申请。

  如以上所述的实用新型专利由于在权利行使时存在许多制约问题,若想放心地行使权利得到更长的存续期限的话,期限中能变更为发明专利。这种情况下,对于发明专利申请则变为需要进行实质审查。

  存续期限

  发明专利的存续期限为自申请日起20年,实用新型专利的存续期限为自申请日起10年。

  翻译:王瑾

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