诉前调解制度在知识产权诉讼中遭遇的尴尬——施华洛世奇(上海)贸易有限公司诉美泰资本公司商标请求确认不侵权案评述

总第101期 何放 北京路盛(上海)律师事务所合伙人律师发表,[商标]文章

  本文中评述的典型案例即由一基层法院要求的诉前调解程序引发,该程序导致当事人美泰资本公司在其作为原告最先起诉的知识产权诉讼中根本丧失了其程序优势并导致其最终放弃了实体权利之诉讼请求。

  新修正的《中华人民共和国民事诉讼法》第一百二十二条规定:“当事人起诉到人民法院的民事纠纷,适用调解的,先行调解,但当事人拒绝调解的除外”。但在基层法院审判实践中,往往出现不管适宜不适宜的、当事人同意不同意诉前调解的,一概归入诉前调解,使诉前调解演变成了诉讼的前置程序。

  一、案情简介

  美泰资本公司(注册地为开曼群岛的离岸公司)将中国传统文化中“囍”的红色剪纸图形作为商标图案在有关商品和服务类别注册商标并获核准。其子公司上海美泰投资管理有限公司(下称“上海美泰公司”)作为被许可使用人以原告身份向上海市黄浦区法院(下称“黄浦法院”)起诉施华洛世奇(上海)贸易有限公司(下称“施华洛世奇公司”)商标侵权,理由是施华洛世奇公司于2013年中国春节前后在上海浦东等经营场所的店堂布置内含有其“囍”形状的红色剪纸图案,侵犯了美泰资本公司的注册商标 (该项使用是否构成实体侵权并不在本文讨论内容之内),上海美泰公司在诉讼请求中提出了较高的侵权损害赔偿。然而,上海美泰公司据以起诉的程序性文件(授权委托书和被许可使用情况)有瑕疵,黄浦法院并未直接受理。原被告虽然并无明显的调解意向或基础,在没有签发正式案件受理通知书的情况下,黄浦法院仍然召集原被告进行诉前调解, 导致该诉前调解客观上成为正式诉讼的前置程序。

  施华洛世奇公司旋即以商标权人美泰资本公司为被告,向上海市辖区下另一法院浦东新区人民法院(下称“浦东法院”)提起商标请求确认不侵权之诉并要求美泰资本承担较高的法律费用及损失赔偿。浦东法院依法受理后在黄浦法院正式受理美泰资本侵权诉讼之前组织了证据交换。最后施华洛世奇公司和美泰资本公司在浦东法院达成法院主持下的民事调解协议:双方均放弃向对方的索赔并放弃其它并行的法律行动。本案中作为原告最先起诉的美泰资本公司实际上丧失了其在黄浦法院最先提起的商标侵权之诉的“先发性”程序优势,因而进一步丧失了其谈判的砝码,最终放弃了所有实体权利之诉讼请求。

  二、案件解读

  根据最高法院《关于进一步贯彻“调解优先,调判结合”工作原则的若干意见》(以下简称《意见》),上海领全国之先,在各基层法院建立起了“诉调对接中心”,这些中心受理了大量的案件也参与处理了不少案件,对化解社会矛盾、维护社会稳定、促进社会和谐起到了积极的作用。但是,这类诉前调解并不适合相当部分的知识产权案件。主要原因如下:

  1.此类诉前调解程序造成管辖法院的不确定性

  由于黄浦法院并没有签发正式的案件受理通知书,上海美泰公司在黄浦法院提起的商标侵权诉讼并未正式被黄浦法院受理立案。因为在侵权诉讼中的被控侵权方完全有程序性的权利在指控侵权方正式提起民事诉讼之前在被指控侵权方选择的管辖地(往往是可能有利于被控侵权方的管辖法院)提起请求确认不侵权之诉,这类“调而不讼”的做法本身就给相当数量的知识产权诉讼造成管辖法院的不确定性,这也给本案例中施华洛世奇公司在浦东法院进行“反击”性质的请求确认不侵权诉讼被法院程序性受理创造了机会。

  而事实上,这种“调而不讼”的状态不仅让指控侵权方无以应对潜在的管辖挑战,对被控侵权方也同样是不公平的。如本案中,黄浦法院没有正式立案,如果施华洛世奇公司没有选择提起的请求不侵权诉讼或者该诉讼未被浦东法院所受理,它只能一味地被动等待。这将导致施华洛世奇公司的正常经营长期处于不确定、不稳定的状态,严重危及被控侵权方的正常经营秩序及商业利益。

  2.诉前调解造成部分知识产权诉讼当事人组成的不确定,实际上拖延了矛盾的解决

  就程序性诉讼策略而言,知识产权诉讼当事人往往愿意选择对其自身最便利的实体或者能给对方诉讼程序造成最大程序性障碍的实体作为原告或者被告参与诉讼。本案中由于美泰资本公司和施华洛世奇公司诉讼策略根本不同,导致双方在侵权之诉和请求确认不侵权之诉中,原被告位置虽然貌似互为对换,但实际诉讼当事人却不尽相同。施华洛世奇公司虽然参与了上海美泰公司在黄浦法院的诉前调解程序,但却选择以美泰资本公司(离岸公司)作为请求确认不侵权之诉的被告。

  虽然根据已有的司法解释和审判意见 :“相同主体之间的不侵权之诉,独立于侵权诉讼而存在,为了避免就同一事实的案件为不同法院重复审判,后立案的法院在得知有关法院先立案的情况后,应当在七日内裁定将案件移送先立案的法院合并审理”,但由于本案的侵权之诉和请求确认不侵权之诉当事人并不完全相同,两个不同法院的诉讼并不是在同一对当事人之间发生的,程序上属于不同主体之间的纠纷。因此,前后受理侵权和不侵权诉讼请求的法院即便有意移送管辖也会面临实际上的困难。

  3.知识产权诉讼相对于一般民事诉讼具有相当的专业性,一味推进诉前调解往往会产生适得其反的后果

  在和民生相关的众多诉讼案件中,诉前调解或者诉调对接制度往往有其处理人民矛盾纠纷的优势。但是,由于知识产权的特殊性和专业性,当事人往往是经过专业指导并深思熟虑后再选择进行诉讼维权的;很多知识产权诉讼请求所依据的证据复杂、程序繁多(如纠缠着知识产权无效程序或者撤销程序),更有些知识产权诉讼请求伴随着行为保全、诉前禁令或者财产保全的申请,不分青红皂白一律追求所谓的诉前调解不仅于事无补浪费司法资源,更会造成诸如本案中新发生的“报复性”或者“抵御性”诉讼,反而不有利于纠纷更快更经济地解决。

  三、案外反思

  1. 就上海美泰投资管理有限公司提起的商标侵权诉讼而言,我们认为黄浦区法院错误的适用了诉前调解程序,将本应不予受理的案件按照诉前调解进行处理,使案件长期处于不撤不立不调的状态。因此,在知识产权侵权诉讼中应尤其谨慎适用诉前调解程序。笔者认为,诉前调解程序应当遵循几个重要原则:

  第一是当事人自愿原则,当事人应当自主选择了诉前调解,法院才能进行诉前调解,而本案中上海美泰投资管理有限公司提起的商标侵权诉讼程序中,黄浦法院启动诉前调解程序并非是双方当事人自主选择的结果。

  第二是资源合理配置原则,诉前调解仅适用于事实清楚、法律关系简单、权利义务明确、争议不大的纠纷。就上海美泰投资管理有限公司提起的商标侵权诉讼来看,法院可以从证据中清楚的看到双方就侵权与否分歧很大,法律关系比较复杂,很多事实有待于法庭调查,适用诉前调解并不合适。

  第三是快捷原则,诉前调解较诉讼中调解更应当快捷、简易,一旦调解不成,不应拖延而迅速转入诉讼程序。然而在上海美泰公司提起的商标侵权诉讼中,黄浦法院用了超过2个月的时间组织双方谈话,要求双方补充文件,并视双方提交文件的情况延长期限或者再次组织谈话,这种情况已经不符合快捷原则,对于当事人来说具有很大的不确定性和遥遥无期的程序等待。法院的任何一个环节不按规矩做事,当事人对司法的信任度都会降低。法院诉讼成本如经常花费在无效的工作程序上,人力、物力均会浪费。

  在本文成文时,国家在北京、上海和广州已经成立了第一批知识产权法院, 相信在统一处理这些区域的知识产权案件时应会总结吸取经验教训,避免类似不合理的诉前调解再次发生。

  2.就诉讼策略而言,作为侵权诉讼的被告,除了传统侵权抗辩策略以外,还可以考虑“进攻性”诉讼策略以期待制衡或抵销原告的诉讼请求。施华洛世奇认为黄浦法院不当的启动了诉前调解程序,使案件处于不立案不撤案也无法调解的状态,为了让当事人的法律关系尽早确定下来,也为了在诉讼程序中掌握主动权,施华洛世奇公司果断地积极“进攻”以商标权人为被告提起请求确认不侵权之诉最终迫使对方放弃不合理的诉讼请求。在本案中施华洛世奇公司就是恰当地运用了“进攻性”诉讼策略,扭转了不利的被诉侵权的局面并极大地获得了通过谈判解决纠纷的筹码。

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