韩国专利申请注意事项及特许法修改动向

总第108期 徐芝永 金张法律事务所发表,[专利]文章

 

  许多中国申请人在提交韩国专利申请时,往往以为韩国和中国的专利申请制度基本上相似,因此根据中国专利法的内容来进行有关专利申请的事例比较多。一方面,正如中国申请人所了解的,中韩两国的专利制度在很多方面的确存在相似点,比如新颖性、创造性、实用性等专利性要件等,但另一方面,韩国专利制度也具有其自身独特的特征,比如实用新型的实质审查、变更申请、再审查和驳回决定不服审判、订正制度等。由于中国和韩国的专利制度在很多细节方面存有不同,因此中国申请人如想获得韩国专利权,应注意以下几个方面。不仅如此,自2015年1月1日起施行的外文专利申请制度及自7月29日起施行的韩国特许法的部分修改内容也包括了一些重要申请制度的变化,比如新增了外文申请制度、放宽了主张不丧失新颖性的宽限期和提交证明文件的期限及提交分案申请的时机变化等内容。

  为供中国申请人参考,如下将简单地介绍中国申请人提交韩国专利申请时需要注意的事项以及最近韩国特许法的修改动向。

  提交韩国专利申请时需要注意的事项

  1.实用新型专利申请需要实质审查

  在韩国特许厅,无论是实用新型专利申请,还是发明专利申请,都会根据不同的技术分类而将该专利申请分配至相应的审查部门,因此审查员审查实用新型专利申请所需的时间与发明专利申请实审所需的时间基本相同。据2014年韩国特许厅发表的统计,韩国发明专利申请和实用新型专利申请的实审时间大约为11.7个月。

  2.在韩国对同样的发明创造不能同日提交发明专利申请和实用新型专利申请

  在韩国,目前只存在变更申请制度,其是指:申请人可以将发明专利申请变更为实用新型专利申请或将实用新型专利申请变更为发明专利申请。但是,在韩国没有对同样的发明创造可以同日提交发明专利和实用新型专利申请的制度。因此,中国申请人在提交韩国专利申请时,本所建议:首先考虑韩国实用新型专利申请需要通过实审这一情况之后,再选择要进行韩国专利申请的种类。

  3.PCT国际申请进入韩国国家阶段的期限为自优先日起31个月

  PCT国际申请进入韩国国家阶段的期限为自优先权日起31个月,并没有缴纳宽限费而延长进入国家阶段的制度。但是,针对国际申请日为自2015年1月1日起的专利申请,自优先权日起31个月内主张提交外文申请声明的申请人首先在此期限内提交外文申请文件后可以在32个月内提交韩文译文(参考下述内容)。

  4.提交实审的期限:发明专利申请为5年,而实用新型专利申请为3年

  在韩国提交发明专利实审的期限比较长,是自申请日起5年,而实用新型专利申请提交实审的期限为3年。对PCT国际申请而言,在韩国其为自国际申请日起5年。

  5.最初审查意见通知和最后审查意见通知

  在韩国,审查员对专利申请进行实质审查后,当发现了不符合韩国特许法(发明专利法)或实用新型法(实用新型专利法)法条内容时,将向申请人发出最初审查意见通知书。申请人在指定期限内提交了答复和/或修改后,若审查员仍然认为此申请未能消除最初审查意见通知书中所指出的驳回理由,那么审查员会发出驳回决定。如果通过此修改和答复,该专利申请不存在其他驳回理由,那么该专利申请可以获得专利权。但是,对于因答复最初意见通知书的修改发生的驳回理由,审查员会向申请人发出最后审查意见通知而为申请人提供可以提交答复和/或修改的最后的机会。在答复最后审查意见通知书的时候,修改范围仅限于缩小权利要求范围(通过权利要求的限定、删除或添加)、纠正错误以及释明不清楚的记载的情形。另外,虽然通过对审查意见通知书的答复消除了审查员所指出的驳回理由,但是如果审查员又发现了其他的驳回理由,也将会发出另外的最初审查意见通知书,之后的流程则按照如上所述再次进行。

  韩国答复意见通知书的指定期限是自通知之日起2个月,该期限可以额外延长4个月(期限延长需以1个月为单位,必要时,在不超过4个月的范围内可以一次性申请2个月以上的期限延长)。

  6.收到驳回决定后提交再审查或驳回决定不服审判

  一旦申请人收到了驳回决定,申请人可以选择的途径有两种:一种方式是在修改说明书的同时提交再审查,另一种方式则是不进行修改而直接提交驳回决定不服审判请求。如果申请人选择提交再审查,审查员将对该专利申请继续进行审查,如果审查员未发现任何驳回理由,对此申请则会授予专利权,但如果审查员认为该申请仍未消除驳回理由,对此申请将发出第二次驳回决定。接收到该第二次驳回决定后,申请人虽然能提出驳回决定不服审判,但对此申请不能进行修改。

  在中国,当申请人对发明专利申请提交复审时,其与说明书修改与否无关,只需提交复审请求书就可以进入复审阶段,反之在韩国,申请人根据对专利申请的修改与否,要么选择再审查,要么选择驳回决定不服审判。因此,申请人在针对驳回决定设立对策时,应注意上述韩国独特的两种制度而选择最合适的途径。

  7.授予专利权后通过订正请求和订正审判可以修改权利要求

  在韩国,授予专利权后,专利权人具有修改自己专利权利要求的机会,一个是通过订正审判可以对此说明书进行修改,另外一个是通过在无效审判阶段的订正请求可以对此说明书进行修改。申请人针对无效审判的请求可以通过这两种方式来有效地进行应对。

  最近韩国特许法的修改动向

  1.自2015年1月1日起施行的外文专利申请制度

  (1)可以提交英文专利申请

  通过巴黎公约要求中国优先权的专利申请或不要求优先权的普通专利申请,自2015年1月1日起在提交专利申请时都可以提交英文说明书,若申请人提交了英文专利申请,那么自申请日起14个月内需要补交韩文说明书。目前可以提交专利申请的外语是英语,但是韩国特许厅计划将来会逐渐扩展提交专利申请的外语种类。

  (2)通过PCT条约可以提交外文专利申请

  通过PCT条约提交国际专利申请时,专利申请可以采用10种国际公布语言(韩语、汉语、英语、日语、法语、德语、西班牙语、葡萄牙语、俄语以及阿拉伯语)之一,因此若申请人进入韩国国家阶段时向韩国特许厅提交了此外文专利申请,那么需要自优先权日起32个月内提交韩文译文。此规定适用于国际申请日为2015年1月1日或之后提交的专利申请。

  2.自2015年7月29日起施行的韩国特许法部分修改内容

  (1)放宽主张不丧失新颖性的宽限期以及提交证明文件的期限

  除了申请同时以外,可以主张不丧失新颖性的宽限期扩大到说明书或附图之补正期间以及自接收到专利授权决定副本或专利驳回决定取消审结副本之日起3个月内(注:若专利授权登记的期限小于3个月,则截止专利授权登记期限)。申请人自申请日起30日内可以提交主张不丧失新颖性的证明文件,并且若补交了手续费,在上述宽限期内也可以提交其证明文件。

  (2)提交分案申请的时机

  韩国特许法扩大了可提出分案申请的期限,因此除了在说明书或附图之补正期限或者驳回决定不服审判之请求期限以外,还可在自接收到专利授权决定副本或专利驳回决定取消审结副本之日起3个月内(注:若专利授权登记的期限小于3个月,则截止专利授权登记期限)提出分案申请。

  结论

  为了能使申请人迅速获得专利权并更广泛地保障申请人的权利,韩国特许厅正在不断努力完善相关的制度。因此,笔者建议中国申请人应灵活利用韩国在专利申请方面的独特制度并注意与中国专利制度的不同点,这样才能更容易地在韩国获得专利权并更有效地行使自己的权利。

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