机遇与暗礁并存:2015年度欧洲知识产权动态要点评述

总第108期 黄若微 华孙(北京)知识产权有限公司副总经理 孙一鸣 德国华孙专利律师和律师事务所负责人 德国专利律师、欧洲专利律师、欧洲商标和外观设计律师发表,[综合]文章

  目前,中国已成为欧盟的第二大贸易合作伙伴,而欧盟更是成为中国连续十年以来的第一大贸易合作伙伴。双方经济合作的重要性日益得到凸显。

  在此背景之下,随着双方经济合作的不断推进,中欧在知识产权方面的双边合作也取得了丰硕的成果。2015年中国国家知识产权局和欧洲专利局迎来合作三十周年纪念,而中欧知识产权对话机制(自2015年6月起正式提升为副部级)也已正式实施十周年。

  然而,不可忽视的是,在进入欧洲参与市场竞争的过程中,知识产权仍是大批"走出去"的中国企业最为薄弱的环节。具体而言,例如早些年最常见的问题,对其他公司(尤其是知名企业)的产品随意进行仿冒从而在相关主管机构(例如海关、法院等)前招致货物扣押、损害赔偿等严重后果;近年来随着中国企业自主创新能力的不断增强和知识产权保护意识的日益提高,中国企业逐渐重视在欧洲的知识产权申请与保护工作,但也有一些新的问题随之而来,包括缺乏有效的前期市场/技术调查导致申请过程中遭遇来自第三方或主管机构的阻碍,从而无法获得授权或注册、无法通过所持有的知识产权权利采取有效的维权行动,等等。

  有鉴于此,本文拟从即将或已经进入欧洲市场的中国企业的关注视角出发,对2015年度欧洲知识产权业内若干重要事项进行介绍和评析。

  一、中国申请人在欧专申请中的关注要点

  (一)欧洲专利影响力进一步扩大

  2015年3月1日起提交的欧洲专利申请可以在北非的摩洛哥(MA)发生效力。摩洛哥成为首个承认欧洲专利在其领土上可以生效的非欧洲国家。2015年11月1日起提交的欧洲专利申请也可以额外在摩尔多瓦(MD)发生效力。

  此外还值得注意的是,2015年初伦敦协议正式在挪威生效。这意味着,对于在2015年1月1日及其后在挪威生效的欧洲专利而言,如果该欧洲专利是以英文文本获得授权或者根据欧洲专利公约第65(1)条提供了英文翻译,则不再需要提交说明书的挪威语翻译(不过,仍然需要提交权利要求的挪威语翻译)。前述生效程序中对于翻译要求的简化,将帮助欧洲专利的权利人以更快捷的速度和更低廉的价格在挪威完成生效程序。

  (二)即将到来的欧洲单一专利

  除了现行的欧洲专利体系在不断扩大自身影响力之外,备受瞩目的新的欧洲单一专利体系筹备工作也在持续推进中。其中尤为引人关注的有下述动态:

  1.单一专利"True Top4"年费方案的出台

  在传统的欧洲专利体系下,一件欧洲专利自授权公告并进入各国生效后,需要向指定生效的各成员国专利主管机构缴纳年费,以维持欧洲专利该成员国部分的有效性。

  在新的单一专利体系下,所谓"True Top4"年费方案,即指欧洲单一专利的年费水平将等同于目前欧洲专利指定生效最多的四个国家(德国、法国、英国和荷兰)的年费之和。此外,新方案还将显著降低一些其他的相关成本(主要包括翻译费用以及在各成员国生效时需要支付给当地代理机构的费用)。

  2.意大利加入单一专利体系

  在2015年,作为欧洲传统重要国家之一的意大利终于选择了加入单一专利法律框架。

  此前,由于在欧洲单一专利的翻译语言问题上始终无法与其他25个成员国达成一致,意大利和西班牙一直拒绝加入欧洲单一专利框架;两国甚至还在2013年分别向欧洲法院(Court of Justice)提起诉讼,要求法院宣告欧盟理事会关于创设欧洲单一专利机制的决议无效。

  不过,意大利对于单一专利的态度终于发生了实质性的转变。2015年5月,意大利正式宣布加入单一专利框架,并很快签署了《统一专利法院协议》。《统一专利法院协议》的生效需要得到至少十三个签署国(且必须包含德国、英国和法国)国内议会的批准,估计2017年欧洲单一专利将可以开始实施,统一专利法院也将可以开始正式运行。

  二、门槛降低,法网收紧:欧盟商标改革及其他动态评述

  (一)欧盟商标改革综述

  此次欧盟商标改革的宗旨为:实现对现行法的改良、精简和现代化,以更低的成本、更简便的处理、更快的速度、更高的可预见性和法律上的确定性,使得商标注册体制在欧盟范围内能够提供给企业更低的准入门槛和更高效的保护;改革将同时惠及欧盟商标和成员国国内商标的权利人/申请人,使得相关企业尤其是中小企业能够更容易地获得商标保护。

  2015年12月24日公布的欧盟商标改革方案:一是《欧盟商标指令》(EU Trade Mark Directive)的修改,二是针对《欧盟商标条例》(EU Trade Mark Regulation)的一系列修改。前者的修改主要是协调欧盟成员国国内法,而后者的修改则与欧盟商标申请人密切相关。《欧盟商标条例》本次修改主要涉及下述三个方面的内容:

  1.费用变动

  本次费用变化最大的是申请费和延展费收费标准和收费方式。

  根据本次修改,欧盟商标申请费将采取更加纯粹的阶梯费率(所谓"一类一价"):具体而言,即在申请时如果只保护一个大类下的商品或服务,则应缴纳850欧元申请费;保护两个大类下的商品和/或服务,则在前述850欧元基础之上加收50欧元;从第三个大类开始,每类加收150欧元。这被认为符合本次欧盟商标改革提出的更加重视中小企业及个人申请人需求的宗旨。

  相应的,本次修改后,欧盟商标的延展费也将采取更加纯粹的阶梯费率,即如果仅保护一个大类,则其延展费为850欧元;第二个大类在前述费用基础上加收50欧元;从第三个大类开始,每类收取150欧元。前述费用也比现行的延展费体系有了实质性的减少。

  2.实体规定的修改

  此次《欧盟商标条例》所涉及的对实体规定的修改是多方面的,其中较为重要的包括:

  (1)官方有权在欧盟商标注册之前的任何时间依职权重启针对绝对注册障碍的审查。

  (2)原先适用于形状商标的禁止性规定【第7条第(1)款第(e)段】,现在也扩展适用于声音、颜色等其他具有功能性的标识。

  (3)不再强制要求商标具有书面可呈现性(graphic representability)。也就是说,只要其呈现能够满足清晰、精确、自洽、可外化等条件,拟寻求欧盟商标保护的标识被允许通过一般现有技术以任何合适的形式进行呈现。

  (4)请求优先权将只能在递交申请的同时进行,而不能像现在一样可以后续提出。

  3.名称和组织机构的调整

  "Community trade mark"(共同体商标)将正式退出历史舞台,"European Uniontrade mark"(欧盟商标)将成为惟一的正式名称取而代之。而欧盟商标主管机构的名称也将从目前的"欧盟内部市场协调局"(Office for Harmonization in the Interna lMarket)正式更名为"欧盟知识产权局"(European Union Intellectual Property Office,英文缩写EUIPO),其下属部门和机构的名称届时也会做相应的变更。

  最后需要注意的是,新的《欧盟商标条例》将自修改公布之日起90天后即2016年3月26日正式生效。不过,有部分修改的生效会晚于前述日期。

  (二)趋同的实践与收紧的法网

  新出台的欧盟商标改革方案固然值得中国申请人为之欢欣鼓舞,然而与此同时,仍然有下述"暗礁"值得在进入欧洲市场时予以注意:

  1.作为双刃剑的"共同实践做法"

  欧洲商标和外观设计网络(European Trade Mark and Design Network)是欧盟内部市场协调局重点推动的商标和外观设计领域的合作项目。在过去的几年中,欧盟内部市场协调局和各成员国国内知识产权局的合作得到显著增强,各欧盟成员国国内知识产权局和区域性知识产权主管机构都在欧洲商标和外观设计网络中扮演着活跃的角色。该合作项目的一个重要目标是在参与的各知识产权局间形成一系列共同实践做法。截至目前,该合作项目下业已形成的共同实践做法包括:

  (1)2015年11月:关于含描述性/非显著性文字内容的图形商标的显著性判断的共同实践做法;

  (2)2014年10月:关于商标混淆可能性(非显著组成部分的影响力)的共同实践做法;

  (3)2014年4月:关于黑白商标保护范围的共同实践做法。

  上述"共同实践做法"的出台,其宗旨--在欧盟范围内提升所涉事项对于审查员和实务人士的透明度、确定性和可预见性--固然是好的;但是从另一方面来说,欧盟层面的"共同实践做法"也可能导致各国国内现行实务操作在过渡期内的不可避免的混乱与冲突,特别是可能导致置身其中并且对欧洲商标法律实践本就不甚熟悉的中国申请人的无所适从。

  2.中欧加强海关合作

  欧盟是中国最大的出口目的地,中国是欧盟最大的进口来源地,因此海关部门的合作对于保障和便利贸易有重要的作用。由于存在着规模巨大的货物贸易,中欧双方都认识到,为了便于双方的海关部门顺利的开展工作,良好的合作和信息交换是很有必要的。为此,作为截至2015年已实施十周年的中欧知识产权对话机制的重要成果之一,第七次中国-欧盟联合海关合作委员会签署了新的《中欧海关2014-2017知识产权保护合作行动计划》,主要关注贸易便利、供应链安全以及打击假冒和非法贸易。

  三、结语:构筑全方位的立体的企业知识产权管理体系

  中国企业参与欧洲市场竞争的深度和广度都在不断提高。就知识产权领域而言,我们欣喜地看到,进入欧洲的中国企业无论从申请数量、所涉领域、授权比率来看,都呈现逐年提升的势头,并以更加积极的姿态行使和保护自身的知识产权权利。

  然而,中国企业尤其是中小企业,仍然甩不掉在欧洲心目中的"危险的侵权者"的刻板印象。不过话说回来,这种印象得来并不冤枉:比如,由欧洲刑警组织(Europol)和欧盟内部市场协调局(OHIM)合作、通过欧洲知识产权侵权观察组织(European Observatory on Infringements of Intellectual Property Rights)调查发布的《2015年欧盟仿冒品情况报告》就显示,欧盟境内流通的仿冒品超过三分之二源自中国。实践中常见的一些中国企业侵权的形式,例如:某一欧洲企业申请了一件实用新型或外观设计,中国企业仿造后,以其低廉的价格成为另一欧洲企业的供货商,在进入欧洲后即遭遇知识产权问题(例如被发出警告函、被申请临时禁令乃至被提起侵权诉讼等);又如,因特网已经成为来自中国的仿冒品的重灾区,通过电商平台销售的仿冒品严重冲击了相关市场的原有秩序。这些知识产权案件持续损害着中国企业在欧洲的形象,严重阻碍了中国企业在欧洲市场的进一步发展。

  有鉴于此,我们认为,为了真正提升中国企业在欧洲市场的发展质量,构筑起全方位的、立体的企业知识产权管理体系是至关重要的。尤其需要澄清的误区是,这并不是大型企业的专属,也未必就需要巨额的投入,相反,进入欧洲市场的中小(微)企业也应注重企业知识产权管理,才能更好地参与市场竞争并保护自己的合法权益。具体而言,对于已经或计划进入欧洲市场的中国企业的知识产权管理,我们有下述三个层面的建议:

  1.有备无患

  这里又可分为两部分内容:首先是针对新进市场的充分调查,包括新产品投放市场的可行性分析、潜在的知识产权卖家与买家的接触与协商、拟进入法域存在的政策风险分析等诸多前期工作。其次,也是更重要的是,为了在拟进入的欧洲市场中获得知识产权的保驾护航,尽快并且全面地开展知识产权申请工作至关重要。在此希望澄清的一个为数不少的中国申请人都存在的误区是:申请一项知识产权,并不是"拿到证书就够了"(这是实务中相当数量的中国申请人的常用语),也不在于为了赶紧拿到受理通知书去向国内主管部门申请高新技术企业的一系列资助、优惠或者补贴,而在于今后在相关市场中遭遇第三方侵权时能够有一个坚实的权利基础来保护自己的合法权益。

  2.见招拆招

  没有万无一失的事前知识产权保护方案,在瞬息万变的市场竞争中遭遇第三方挑起的知识产权争议是十分正常的。如果在欧洲收到了第三方(一般是竞争对手)发来的警告函,或者成为侵权诉讼的被告,中国企业应该也能够采取各项应对措施来积极应对,而非简单地束手就范。就具体策略而言,可以攻击对手相关知识产权的有效性,通过这一釜底抽薪的方式使其彻底丧失提起侵权诉讼的基础;也可以通过调查和搜集证据,证明对手的指控缺乏事实和/或法律上的依据。

  在实践中较为常见的情况是:当中国企业收到欧洲竞争对手发来的警告函时,可以考虑通过向可能颁发临时禁令的法院递交保护书,陈述己方没有侵权或对手权利无效等理由,则法院在收到对手颁发临时禁令的申请时必须考虑保护书中提到的理由,这样将有大大降低法院根据对手申请颁发临时禁令的可能性。

  3.主动出击

  如果中国企业在欧洲的知识产权遭到了第三方的侵害,为维护自身合法权益,应尽快全面地调查、搜集第三方侵权和/或造成损害的相关证据,并向侵权方发送警告函,根据个案情况要求其停止侵权和/或支付损害赔偿。此外,在紧急情况下,还可以通过向法院申请颁发临时禁令来保护受到侵害的知识产权。当然,在前述手段不足以停止侵害弥补损失的情况下,就应该向法院提起知识产权侵权诉讼,要求侵权方承担相应的侵权责任。

  更进一步,也是可以考虑采取的更具侵略性的策略是:考虑到在各类知识产权的申请程序中官方不可能做到全面完整的检索和审查(比如,专利局不可能在审查新颖性时对比所有申请日前公开过的技术资料),所以有相当一部分获得授权的知识产权实际上并没有达到法律规定的各项实质授权条件。鉴此,中国企业可以考虑就竞争对手的某一项或多项没有达到的实质授权要求的知识产权进行攻击,包括提起针对各类知识产权的异议、无效、限制、删除、撤销等程序。随着中国企业自主创新实力的不断加强以及对自主知识产权保护需求的日益增长,采取主动攻击竞争对手较薄弱的知识产权,将有助于中国企业欧洲市场的竞争中争取到较为主动的地位。

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