“惯常设计”在外观设计近似性比对中的作用——从陆风X7外观专利无效案说开去(上篇)

总第113期 朱宁 孙黎卿律师、马敏律师助理 上海天闻世代律师事务所发表,[专利]文章

关键词:惯常设计 举证策略 特有设计

  在专利确权程序中,当请求人以"创造性"为无效理由时,会引入到"惯常设计与特有设计"的界定问题,而这是当下在外观设计近似性判断中的难点,本文以陆风X7无效案为例来窥视"惯常设计"的适用标准,探究其在外观近似性判定中的作用。近期,路虎公司和江铃控股专利纠纷事件,再次甚嚣尘上。国家专利复审委对路虎极光和陆风X7的外观设计专利权,均予以无效。在陆风X7无效案中,两者多处相同点被作为路虎极光的"特有设计",使两者的相同点在整体视觉效果中的权重上升,相反,两者的差异点在整体视觉效果中的权重下降,是陆风X7被无效的主要原因之一。
 
  一、"惯常设计"的概述
 
  2009年的《专利法》及现行司法解释引入了"惯常设计"的规定,但对其定义语焉不详。2010年的《专利审查指南》中认为"惯常设计,是指现有设计中一般消费者所熟知的、只要提到产品名称就能想到的相应设计",并认为"当产品上某些设计被证明是该类产品的惯常设计(如易拉罐产品的圆柱形状设计) 时,其余设计的变化通常对整体视觉效果更具有显著的影响"。因我国对外观设计采"整体保护主义"而非"部分保护主义"故在侵权判定与专利确权中,准确地界定"惯常设计"与"特有设计"往往影响案件的最终走向。从举证责任看,惯常设计的主张,应当严格贯彻"谁主张、谁举证"的原则。
 
  二、陆风X7无效案中的"惯常设计"
 
  在陆风X7无效案中,请求人主张陆风X7与路虎极光两者在"悬浮顶、贝壳形发动机罩、侧面腰线、前大灯上扬的线条、车窗的形状、前脸中部"的设计相同,专利权人认为上述相同设计,不是"特有设计"而是"惯常设计",提交的主要证据如下:
 
  
  
 
  专利权人的"惯常设计"主张未被采信,主要理由是:1.证据22、23虽出现"悬浮顶设计、前大灯上扬线条",但mini车的车顶线和侧窗下沿线的倾斜度较平缓,整体看两者差异较大;2.证据24、25虽出现"悬浮顶设计"但就具体的线条和ABC柱角度及比例关系所形成的整体而言,设计并不相同,在整体视觉效果上有明显区分;3.专利权人未举证"悬浮顶设计、贝壳形发动机罩、侧面腰线、前大灯上扬线条"构成惯常设计且已经大量公开,即使其他2处相同点构成常见设计甚至达到惯常设计的程度,也不足以影响对整体视觉效果的判定。
 
  三、本案中"惯常设计"的再考量
 
  路虎极光的设计公开时间在2010年12月19日,在江铃控股的证据外,截取在2010年12月前较为接近的类型化设计,以海内外知名SUV型汽车的侧面为坐标用不同方法对比,探究两者相同点是否构成惯常设计。
 
  类型化对比。涉案汽车SUV车型的"侧面轮廓""侧面腰线""悬浮顶""切割比例"这三个显著视觉部位的设计,在路虎极光公开之前早已大量出现,且涉及海内外多个知名品牌,给消费者的第一印象是差异较小,几近相同。
 
 
  
  交叉对比法。遴选2份在先设计与路虎极光、陆风X7三者分别比对,可见三者在侧面车身部位的区别并不明显。结合江铃控股的证据看,早在路虎极光的设计公开前,此等侧面车身的设计手法,已被海内外知名车企所公开,该部位的设计特征已是常见设计,又因涉及海内外多个品牌,足以构成惯常设计。
 
  
 
  
  线条比例对比。在本案中专利复审委,根据双方提交的证据,将汽车的腰线、裙线、长、宽、高比例关系、车身整体形状以及设计风格作为整体观察对象,并得出该相同点对视觉影响力较大的观点。
 
 
  在引入1份在先设计后,用同样的方法对三者进行比对,足见路虎极光的腰线、长宽高的比例关系、车身侧面、ABC立柱及悬浮顶等设计特征及组合后的设计并非路虎极光的特有设计,而是惯常设计。
 
  综上,截取 2009年前在海内外已公开的SUV型汽车外观,通过三种方法比对,足见路虎极光与陆风X7的相同点,主要集中在车身侧面,且已是在先设计,并在海内外众多知名品牌的车型中出现,已构成惯常设计。
 
  四、对惯常设计的几点启示
 
  惯常设计认定的标准。从陆风X7无效案可知,专利复审委对"惯常设计"的认定标准,至少要满足两个条件:首先是一种现有的常见设计,其次,该种常见设计已经大量公开,足以使消费者对此设计司空见惯。
 
  惯常设计的举证策略。外观设计,作为一种艺术创作,创作本身多多少少要在借鉴他人现有设计的基础上推陈出新,对于惯常设计部分任何人都可以使用,在确权程序中应当剔除或弱化惯常设计带来的相同或近似,如要援用"惯常设计"对冲"特有设计"在近似性判断的权重,至少要注意以下几个因素:1.时间因素。本案中路虎援用其在先的极光外观设计,江铃控股应重点搜集在极光之前的专利文献及相关证据。2.相似性程度。首先,援用惯常设计时,尽可能选择最为接近"特有设计"的外观设计,如本案中援用"MINI COOPER"2款汽车作为举证"悬浮顶设计"时,未充分考虑其与对比设计整体视觉效果的差异,因为对近似性判定最后还要在整体比对原则下权衡。其次,对双龙、长安两款SUV汽车的证据虽然出现悬浮顶设计,但因其出现的时间晚于对比设计,且未达到大量出现的程度,在举证上面还有待进一步加强。如果不考虑上述因素,非但达不到预期的效果,反而会间接佐证路虎所主张的特有设计特征。
 
  惯常设计在近似性判定中的权重。惯常设计在近似性判定中,并非完全不予考虑,但可导致其对近似性判定的影响权重有所下降。主要原因在于我国法律采取整体保护主义,而非部分保护主义,惯常设计对整体视觉效果的影响力大小,要放在整体视觉效果中来予以权衡。
 
  综上,本案中两者的6处相同设计,多集中在车身侧面的轮廓,早已是海内外多数SUV型汽车的常见设计手法、公知惯常设计。此外,从最高人民法院在(2010)行提字第3号的本田技研工业株式会社与双环无效案中的观点看,两者的相同点多属于共性设计特征,这对一般SUV型汽车消费者视觉效果的影响较为有限。循此脉络,在上述前提成立的前提下,本案中的外观设计近似性判定,应重点比对两者的差异点是否对整体视觉效果产生实质性的影响。
 
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