外观设计专利授权的新颖性要件探讨

总第22期 2008/2/1刘晓军发表,[专利]文章

我国<专利法>第二十三条规定:“授予专利权的外观设计,应当同申请日以前在国内外出版物上公开发表过或者国内公开使用过的外观设计不相同和不相近似,并不得与他人在先取得的合法权利相冲突。”正在修订的《专利法(修订草案送审稿)》(简称《专利法草案》)第二十三条分三款,其中第一款:授予专利权的外观设计,应当不属于现有设计,也没有同样的外观设计由他人在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请并记载在申请日以后公告的专利文件中,并且对所属领域的设计人员而言,与现有设计相比或者与现有设计特征的组合相比具有明显区别;第三款:本法所称现有设计,是指申请日以前在国内外通过在出版物上公开发表、公开使用或者其他方式为公众所知的设计。可见,《专利法草案》对现行专利法有关外观设计的规定作了较大改动,在新颖性授权要件上施行全球新颖性标准。本文拟对《专利法草案》对外观设计授权的新颖性要件的新规定进行探讨,并就相关问题提出合理建议。

一、新颖性的标准概述

外观设计专利新颖性的标准大致有三种,即绝对新颖性、相对新颖性和混合新颖性。
绝对新颖性,又称全球新颖性、世界新颖性,是指授予专利权的外观设计,应当同全世界范围内的在先外观设计不相同并不相近似。绝对新颖性的优点是确保了授予专利权的外观设计是一项新的外观设计,其缺点是在审查外观设计专利申请是否具有新颖性时,难以穷尽所有的在先设计,授权机关搜集、保存在先设计将耗费大量的资源。目前大多数国家都未采用绝对新颖性的授权标准。

相对新颖性,又称区域新颖性,它不要求授予专利权的外观设计同全世界范围内的在先外观设计不相同和不相近似,只要其与一定区域内的在先设计不相同并不相近似,即可授予专利权。而这里的一定区域通常是指一定主权领域,如主权国家或地区。相对新颖性标准的优点是便于授权机关审查,不足是不能确保授予专利权的外观设计在全世界范围内是一项新的外观设计,并可能刺激申请人将在本国内具有新颖性但在全世界范围内已经公开的外观设计申请专利,损害外国权利人的利益,形成阻碍自由贸易的专利壁垒。

混合新颖性标准是由绝对新颖性和相对新颖性混合而成的授权标准。破坏外观设计专利申请新颖性的方式主要是发表公开和使用公开,混合新颖性标准通常是在发表公开和使用公开上分别采用绝对新颖性标准和相对新颖性标准<我国目前即采用此种标准。混合新颖性标准的优势在于部分避免了绝对新颖性标准和相对新颖性标准的不足,如克服了绝对新颖性标准的花费过大和相对新颖性过于狭隘的地方性等弊端。同样,混合新颖性标准也部分继承了绝对新颖性标准和相对新颖性标准的不足。

二、我国宜继续坚持混合新颖性标准

我国现行<专利法>对授予专利权的外观设计采用混合新颖性标准,即在发表公开上采用绝对新颖性标准,在使用公开上采用了相对新颖性标准。但《专利法草案》将现行专利法规定的混合新颖性标准修改为绝对新颖性标准。

我认为,在新颖性标准上,我国外观设计专利应继续坚持混合新颖性标准,而不宜采用绝对新颖性标准。主要理由是:

第一,采用混合新颖性标准契合了我国社会经济的发展轨迹和实际需要

我国建立专利制度20余年来,外观设计专利飞速发展。尤其是2000年修订《专利法》以来,我国外观设计专利的申请及授权量已连续五年居世界首位,如2005年我国外观设计专利申请量突破16万件,同期授权量也突破8万件。外观设计专利的发展是我国社会经济快速发展的映照。《专利法》实施22年来,知识产权意识已在全社会树立和推广。越来越多的市场主体已认识到知识产权(包括外观设计专利)在市场经济中的重要地位和作用,他们大胆探索,勇于创新,不断加大研发资本的投入,积极申请包括外观设计在内的各种专利,并利用其掌握的专利不断占领和拓宽市场。在这一过程中,外观设计专利的混合新颖性授权标准在很大程度上刺激了市场主体申请外观设计专利的积极性,促进了企业的发展和创新,同时又在一定程度上确保了授予专利权的外观设计属于“新的”设计。

第二,采用混合新颖性标准有利于外观设计专利的授权及无效审查工作

绝对新颖性标准虽然更有利于保证获得授权的外观设计专利属于“新的”设计,但需要建立专用检索库予以支持,这一成本过大;而相对新颖性标准大大降低了外观设计的创新性,不利于企业的研发创新活动。混合新颖性标准结合了出版公开的绝对新颖性标准和使用公开的相对新颖性标准,在相当程度上避免了对国外已公开的外观设计的复制、模仿,刺激了市场主体的研发投入和创新活动;同时也节省了授权及无效审查成本,有利于建立新颖性检索专用资料库,也有利于当事人提供相应证据,便于授权及无效审查程序中对有关证据的质证认证,确保获得授权的外观设计专利符合法定条件。

第三,采用混合新颖性标准符合国际惯例

无论是巴黎公约还是TRIPS,都未规定外观设计专利新颖性的具体标准。实际上,对授予专利的外观设计采用何种新颖性标准是主权国家的自由选择,以专利权保护外观设计的每个主权国家都可根据自身经济社会的发展状况,选择合适的新颖性标准。在外观设计专利发展的大部分时期,几乎所有以专利保护外观设计的国家,都没有采用绝对新颖性标准,即使是那些为数不多的目前已采用绝对新颖性的所谓知识产权发达国家也不例外。就是说,在外观设计专利的国际发展史上,绝对新颖性的授权标准从来都没有成为主流。目前,仅有日本、欧盟的一些国家和地区采用了绝对新颖性标准,大多数国家仍采用混合新颖性标准。如,美国专利法第102条(a)款规定:丧失新颖性,是指在申请人作出有关发明之前,在美国,此发明已为他人所知和所用;在世界范围内,此发明已被申请专利,或在出版物上公开发表过 。澳大利亚2004年6月17日修改生效的《外观设计法》规定:外观设计的新颖性是指申请注册的外观设计在申请日前未在本国使用过,也没有在世界上任何地方公开过 。

第四,采用混合新颖性标准足以履行我国的国际义务

《巴黎公约》(1967年斯德哥尔摩修订版)第5条之5只是简单规定了外观设计在本联盟所有国家应受到保护,并未进一步规定“应受到保护”的外观设计的保护方式及条件。TRIPS第二部分“关于知识产权效力、范围和使用的标准”将工业设计和专利并列为独立的知识产权类型,对符合授权条件的发明应给予专利保护,但对外观设计,其第25条仅规定:各成员应对新的或者原创性的独立创造的工业设计提供保护。这里的“新的或者原创性”是选择关系,即给于保护的工业设计可以是新的设计,也可以是原创性设计。TRIPS并未规定“新的”标准必须是全球性的标准。我国现行《专利法》规定,授予专利权的外观设计应当同申请日以前在国内外出版物上公开发表过或者国内公开使用过的外观设计不相同和不相近似,即保护的是“新的”工业设计,已经达到了TRIPS的保护标准。

第五,采用混合新颖性标准仍具有现实意义

一种观点认为,随着经济全球化的日益明显和科学技术的迅猛发展,尤其是网络技术的突飞猛进,出版物公开与非出版物公开之间的界限越来越模糊,将非出版物公开的现有技术和现有设计限制在我国地域之内逐渐变得没有实际意义,且缺乏可操作性。允许在国外已通过公开使用、公开销售等方式为公众所知的技术在我国被授予专利权,不利于鼓励真正的发明创造;让国外已经能够为公众自由使用的现有技术和现有设计在我国受到专利独占权的控制,会损害中国公众的合法利益 。我认为,这种认识是不全面的。首先,出版物公开和非出版物公开的界线似乎有些模糊,但两者并未完全融合,事实上依然可以区分。其次,在国外公开使用、公开销售的外观设计并不都能在我国获得外观设计专利权,除了外观设计专利授权本身需要满足一定条件外,有相当数量在国外公开使用、公开销售的外观设计也通过出版等方式公开。再次,即使部分在国外公开使用、公开销售的外观设计在我国获得了专利权,并不必然不利于鼓励创新,也并不必然损害中国公众的利益。事实上,及时引进在国外公开使用、公开销售的外观设计,尤其是那些短期内没有计划在我国上市的外观设计,反而有利于鼓励创新,刺激这类产品尽早在我国上市,满足我国消费者的需求。

综上,混合新颖性标准仍然是外观设计专利新颖性审查的主流标准,实践证明,它也是符合我国外观设计专利实践的,第三次修订《专利法》应坚持混合新颖性的授权标准,而不宜修改为绝对新颖性标准。

三、新颖性的比较对象

专利法》第二十三条规定:作为审查外观设计专利新颖性的对比文件只能是外观设计。但在司法实践中,将他人在先公开或在先使用的商标图案申请为外观设计专利的,该在先公开或使用的商标图案也可作为审查外观设计专利新颖性的对比文件。

在“瓶贴(1)”外观设计专利权无效案 中,许某于2000年3月22日申请了名称为“瓶贴(1)”的外观设计专利,并于2000年11月29日获得授权。拜尔斯道夫公司(简称“拜尔公司”)于2001年10月9日向专利复审委提出无效宣告请求,理由是:在本专利申请日之前已有与其相近似的外观设计在出版物上公开发表过,并在国内公开使用过,并与拜尔公司在先取得的注册商标相近似、与拜尔公司在先取得的合法商标权相冲突,故本专利不符合《专利法》第二十三条的规定,应对其宣告无效。拜尔公司同时提交了1056540号商标注册证复印件,以及1056540号注册商标的公告复印件等证据。专利复审委认为,拜尔公司提供的证据没有形成完整的证据链,不足以支持其无效宣告请求的理由,决定维持本专利有效。拜尔公司不服并提起诉讼。

一审法院认为,原告拜尔公司在无效审查程序中提供的产品实物不能充分证明其有在先使用的事实。虽然本案的外观设计为“瓶贴”,具有特殊性,属平面设计,引证商标是图形,也属平面设计,两者之间具有一定的相同点,而按照《专利法》第二十三条的规定,国内外出版物上公开发表过的外观设计应当是在先外观设计,而并非商标等其他情形,原告将本专利商标相比较缺乏法律依据,该商标不能作为证明其在先公开的证据使用。一审法院判决维持专利复审委的无效审查决定。原告不服并提出上诉。

二审法院认为,外观设计是指对产品的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合所作出的富有美感并适于工业应用的新设计。商标是文字、图形、字母、数字、三维标志、颜色组合或者上述要素的组合。从《专利法》和《商标法》不同角度考察,某些图案可以有不同的定性,既可以看成是商标,也可以看成是外观设计。本案中,拜尔公司已经举证证明了注册商标的公开时间是1997年4月21日,早于本专利申请日,并提供相关证据证明该注册商标是作为瓶贴使用的。专利复审委应当就本案专利外观设计与拜尔公司作为商标注册的外观设计是否相同或者相近似作出判断。专利复审委和一审法院不加区别地认为不能将外观设计专利商标相比对是不正确的。二审法院判决撤销一审判决,审查决定无效。

本案是否突破了外观设计专利新颖性审查的对比文件必须是外观设计的限制?对此有不同认识。我认为,将外观设计专利新颖性审查的对比文件限制为外观设计是恰当的,第三次专利法修订应继续坚持这一规定。上述案例虽然将在先公开的商标图案作为外观设计新颖性审查的对比文件,但该案中作为瓶贴使用的商标已经应用到具体的产品中,“既可以看成是商标,也可以看成是外观设计”,从而在实质上构成一种在先的外观设计,且与本案专利的产品相同,故可以作为使用公开的在先设计。因此,该案并没有突破法律规定和司法实践一直坚持的观点和做法,即作为审查外观设计专利新颖性的在先公开或者使用的对比文件应当是外观设计。

四、抵触申请能否破坏外观设计专利的新颖性

抵触申请一般是发明和实用新型专利中的概念。在发明或实用新型专利申请的新颖性审查中,由他人在该发明或实用新型专利申请日以前向专利局提出并在该申请日以后(含申请日)公布的同样的发明或者实用新型专利申请,损害了该发明或者实用新型专利申请的新颖性。在判断新颖性时,将这种损害新颖性的专利申请称为抵触申请。外观设计专利新颖性审查也存在抵触申请的情形,但我国现行《专利法》并未规定外观设计的抵触申请。由于我国外观设计专利授权采取初步审查的方式,抵触申请可能并不影响外观设计专利的初步授权,也即外观设计专利申请及其抵触申请都可能获得授权。对于这种申请,目前往往根据《专利法》第九条及其实施细则第十三条第一款的规定,宣告在后申请并获得授权的外观设计专利权无效。

我认为,第三次专利法修订应当明确承认外观设计专利申请也存在抵触申请,并规定抵触申请将破坏外观设计专利的新颖性。事实上,无论是《专利法草案征求意见稿》还是《专利法草案送审稿》都规定外观设计专利也存在抵触申请的情形,且抵触申请也可以破坏外观设计专利申请的新颖性。

作者:北京市高级人民法院知识产权庭法官

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