如何突破337条款的防线?

总第23期 2008/4/1Steven E. Adkins等发表,[反不正当竞争]文章

设想您所有的竞争对手都因专利侵权而被告到美国国际贸易委员会,于是他们的客户转而购买您的产品,您为此增加数百新员工,租赁更多的土地,建设更多的宿舍和厂房,大幅度提高产量。数月后您得知,如果您的同行们败诉,即使贵公司不是被国际贸易委员会指控的对象之一,贵公司的产品仍将被美国海关扣押并被排除在美国之外。您应该如何避免或应对此等因337条款调查而引起的情形以及其他挑战呢?

I. 美国国际贸易委员会和337条款

337条款是一项内容广泛而神通广大的法律,由美国国际贸易委员会(ITC)负责监管并拥有执法权。它禁止侵犯美国知识产权的产品进口美国,并禁止为进口而销售或进口后在美国销售。例如,美国专利权人可向ITC提起申诉,而ITC(通常在30天内)会启动调查程序以判断所指控的产品是否侵犯专利权以及是否违反337条款。一旦认定存在违法行为,ITC有权签发禁令要求美国海关和边防阻止侵权产品进口至美国。同样,若在美国境内发现侵权产品,ITC能签发停止令以阻止此等进口产品在美国的销售。

外国公司寻求向美国出口产品时应考虑下列有关337条款的事项:
• 因为禁令在美国边境上阻止了侵权产品的进口,所以337条款被称为“第一防线”。
• ITC的管辖以被指控商品的进口为基础,而与美国境内公司的存在或活动无关。因此,即使ITC无权管辖生产或进口侵权产品的公司,它仍有权排除此类侵权产品。 
• ITC工作迅速,通常在12至15个月内完成调查。
• ITC最有效的救济措施是全面禁令,即禁止整类产品的进口,而非局限于特定侵权产品。这就意味着即使贵公司未被列为337条款的调查对象,只要您的产品包含在禁令范围内,就同样会受此禁令约束而被排斥于美国市场之外。
• 即使产品未单独进口至美国,而只是另一产品的部件,该产品(包括部件)进口到美国时,该产品也将被美国海关扣押并排除在美国之外。

II. 337条款对中国公司意味着什么

ITC日渐成为保护美国知识产权的热门论坛。例如,1996年至2000年,ITC启动了63项调查。2001年至2005年,ITC启动了113项调查,几乎增加了一倍,而调查的规模也日益扩大。1996年至2000年被诉的平均被告数为3.89,而2001年至2005年却增至5.65。越来越多的中国公司在ITC被诉,目前大约一半的337条款调查案涉及中国公司。尽管应对这些调查需要费用,越来越多的中国公司还是积极应对此类调查。

如此多的中国公司在337条款调查中被诉有诸多原因,最简单的解释是中国公司出口至美国的产品数量增加。过去十年,中国商业兴旺且经历了巨大的经济变革,其制造业和出口迅速崛起。美国成为中国最大的出口市场。考虑到中国经济(特别是高科技制造领域)的快速增长,越来越多的中国公司可能在ITC被诉。同时,更多的中国公司认真对待337条款并积极参与到ITC诉讼之中。

为避免337条款调查,中国公司可考虑采取下列特定行动:
• 在开始向美国出口前,向有能力的专业律师咨询意见。此类意见将提示您的产品是否存在侵犯他人知识产权的风险。以此您能决定产品出口和在美国销售的最佳方式。
• 寻找和聘用称职的ITC诉讼律师。知识产权法是复杂的,需要专业的知识和技能。337条款的独特性和快速性给案件的处理增加了另一层复杂性。好律师(费用偏高)和差律师(费用偏低)的差别将决定贵公司能否进入美国市场。事实上,在美国有一种说法:没有什么比廉价律师所带来的成本更昂贵的了。
• 努力保持公司记录。这包括完整的业务交易记录,以及设计、工程、研发记录。此类文件能帮助中国公司证明不存在违反337条款的行为。从反面来讲,缺乏此类文件可能使您无法提出有效的抗辩。
• 拥有美国知识产权同样有用。它能帮助中国公司阻止他人侵权,且在争议解决的谈判中作为讨价还价的资本。

III. 应对337条款调查

若您在337条款调查中被指控侵犯专利权,您首先需要做的是聘请能干的诉讼律师。由于337条款调查进展迅速,您的律师需要尽可能多的时间作准备。一旦ITC开始调查,它将以航空邮件的方式向中国公司寄送申诉书和其它文件。对司法文书ITC不使用海牙公约的送达程序。当被诉至ITC时,中国公司应首先考虑下列事项:
• 聘用ITC律师并要求出具解决争议费用的书面预算。
• 考虑以获得许可或停止生产的方式争取和解。
• 考虑改变产品设计以区别于专利
• 聘用一位可信、积极参与的专家,能够向ITC法官清楚解释相关技术问题。

另外,美式调查取证是不顾隐私且令人很不舒服,但却是337条款调查过程中的一个重要部分。在调查过程中您必须准备好为取证提供文件并对提问(称为质询)做出答复。如果您不参与调查取证,ITC能强制您参加或对您实施处罚。然而ITC会尊重您商业信息的保密性,并自动签发保护令,以确保每一当事人的敏感信息不会被竞争对手或公众查阅。  

337条款调查的当事方必须做的最重要事情之一是在调查前期聘用一位优秀的专家。尽管起诉方在此之前有时间聘用专家,但被告通常能找到和聘用更合格、更有效的专家。因此快速行动是必要的:一位优秀的专家能决定在ITC胜诉还是败诉。

如果调查中有其他被告,可以彼此分享律师和专家证人。而与其它被告协调任务也是很有帮助的

337条款调查中的许多争议事项是针对所有被告的,通过和其他被告共同承担工作,您能降低参与337条款调查的成本。

如前所述,同样重要的是您可考虑变更设计,从而使您的新产品避免专利纠纷。您应当迅速将这样的新产品进口至美国并呈交予ITC法官。当然,新产品将减少或消除您的美国客户因337条款调查而带来的不便。对您的美国客户而言,您应当主动将ITC调查事项通知客户,并在可能的范围内解释您对调查采取的措施。

IV. 总结

337条款是美国市场的门卫。数月内,中国公司会发现因为ITC的某一裁决而无法进入其最大的美国市场。所以即使贵公司不在被诉公司之列,您也应当确保您销往美国(或售予某一方,而该方将产品装入某一大件产品并进口至美国)的产品类型不受制于正进行的ITC调查。为此,您可访问ITC网站(www.usitc.gov)查阅相关信息。

如果您参与337条款调查,您应考虑上述步骤。总之,快速采取措施将增加您胜诉的可能性并保证您进入美国市场。

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