337 条款与知识产权执法

总第23期 2008/4/1Mark A. Cohen发表,[专利]文章

最近几年,“337条款”在中国引起知识产权相关媒体、政府官员和企业的广泛关注。鉴于中国在美国出口量的增长,中国在打击侵权行为上的难度,以及源自中国的侵权产品大量涌入世界市场并被国外海关查没等情况,从一定程度上讲,中国企业面临的337条款诉讼案件迅速增加是必然结果。此外,由于许多中国企业对全球知识产权体系缺乏足够了解,并对美国的知识产权执法系统知之甚少,因此局面也变得更加复杂。 

根据TRIPS协议以及相关的国际条约,世贸组织成员国需要承担某些基本的国际义务。不过,就许多方面而言,难题并不在那些权利和义务充分协调的领域,而是在那些存在明显差别的领域。世贸组织成员国各自独特的保障体系和执法体系未能得到充分认识,致使外国权利人面临挑战。

纵观中国的知识产权体系,大量数据表明国外很少了解中国的知识产权制度。例如,高达99%的实用新型专利和90%的外观设计专利授予中国企业。大量外国企业,尤其是外国的中小型企业,并不知道取得中文商标的重要性。中国行政执法权力广泛,类似刑事处罚,这在大多数发达国家闻所未闻,且TRIPS协议也未曾提及。外国企业也极少利用中国的民事执法制度,在知识产权民事执法案件中,外国企业提起的诉讼仅为 5%。  

同样,在美国的外国企业可能也并不了解各州刑事和民事诉讼、普通法商标的可行性和有效性,以及商标适用的“使用在先”理念和专利适用的“发明在先”理念。此外,他们可能很少知道诉讼程序和保护程序,包括对法院的坦白义务,什么情况下适用制裁,保护令有哪些作用,以及“自作自受行为”的概念等。甚至如何找到一个专业律师,以及合理收费等基本问题对一个不熟悉法律环境的人而言也会成为麻烦。

根据337条款,在美国持有知识产权的权利人无论国籍,均可对不公平的进口行为提起诉讼(无论向美国出口的企业是外国的,还是美国的海外企业),以此寻求将不公平进口的产品排除在美国之外。除了337条款,目前美国还设有海关救济措施,防止进口那些侵犯了注册商标版权的产品,而337条款则是对海关救济措施的重要补充。337 条款所指“不公平”行为可以包括侵犯专利权、盗窃商业机密、侵犯普通法商标权,以及其他可能与知识产权有关的行为。美国国际贸易委员会(“国贸委”)规定有严格的审限,迫使出口商及其关联企业有效地答复投诉人的指控,其审理方式与美国的加速审结案件没有什么不同。尽管诉讼时间安排紧张,但不应过分夸大时间的重要性。无论是国贸委的审限,还是联邦地区法院“火箭式审理”的审限,都要长于中国知识产权诉讼规定的一审(六个月)和二审时间(三个月)。与世界上任何国家的诉讼一样,如果企业事先制定有知识产权战略,包括建立自己的知识产权档案和/或执法战略,那么企业就可以更加从容地应对 337 条款诉讼。

虽然337条款有其独特性,但如果像许多中国企业指控的那样,将其视作贸易保护主义的执法工具,那是错误的。如前所述,许多外国企业利用337条款的目的是减少不正当的进口行为,而向美国出口的企业既可能是外国供应商,也可能是美国的海外企业。关于哪些实体可以提起337诉讼,重点并不在于美国在有关权利上具体享有哪些所有者权益,而在于持有美国知识产权的企业在美国实施了哪些与该知识产权有关的行为。随着中国企业不断增加在美投资,以及越来越多的中国企业开始持有美国权利,可能在不久的将来,中国的权利人也会成为337条款的起诉人,就像韩国、日本和欧洲的企业一样。尤值一提的是,中国的华为和海尔两家企业目前正在迅速扩大在美国的投资和知识产权活动。

与民事诉讼相比,337条款诉讼具有某些优势,当然也存在缺陷。337条款所提供的某些救济手段在联邦法院很难获得,例如保护普通法商标和防止商业机密侵权等(普通法商标和商业机密的保护一般在各州立法中有规定)。根据337条款作出的专利判决不具有“既判事项”效力,因此对后来的联邦法院案件判决没有约束力。与联邦法院做出的专利判决不同,在337条款诉讼中,国贸委在作出最终裁决前,必须平衡案件内容的政策考量。虽然取得“普遍排除令”的情况极少,但是作为一种额外的救济手段,普遍排除令可以禁止进口任何侵权产品,而不仅限于调查对象企业的产品。当国外掠夺性产业政策的实践可能对美国产业造成损害时,普遍排除令的作用非常明显。 

从程序上看,投诉人可以根据337条款投诉,主审法官可能是专注于337条款调查的行政法法官,而且案件一般会在18个月内审结。有些国外当事人认为337调查的整体费用过高,时间安排过紧,而且程序复杂。其实,费用和程序问题并不是337调查所独有的。在美国,专利律师是收费最高的律师之一,而且无论哪个法院审理,专利诉讼费往往都很高。某些法院(例如弗吉尼亚东部地区法院)设有“火箭式审理程序”,可以在12个月内审结民事案件。再者,甚至负责案件审理的法官,其经验也不是独有的。在美国的一些州,例如加里福尼亚、特拉华、德克萨斯和弗吉尼亚等,联邦法院的法官在审理专利案件上也拥有大量经验。根据 337 条款提起的诉讼与中国的专利行政诉讼相比,一个明显的差别在于:中国的行政系统往往不注重程序,而且带有类似刑事处罚的性质;而337调查案则可能因其正规性和紧迫性被误解。
  
在程序上,337条款严格遵守美国的一般民事程序。对所有诉讼当事人而言,程序保障措施,例如保密信息的管理和保护以及举证规定等,是公平性和透明度的重要保障。值得一提的是,根据国贸委的规定,能够查阅国贸委保密信息的人几乎总是仅限于企业的外聘律师,而企业的内部律师或雇员则无权查阅。此外,对物救济手段的存在也促使那些担心失去美国市场的被投诉人积极配合。 

对投诉人而言,337条款诉讼的某些方面也很难处理。如果投诉人指认多家企业有侵权产品,这些企业则可能联合起来,共同还击投诉人。此外,337条款投诉人必须证明其本人(或其授权的其他企业)正在美国使用相关的知识产权,而民事诉讼中则没有类似规定。由于时间上的限制,调解所面临的时间压力更大。此外,经国贸委审结的案件不能提供赔偿,而且在实践中,海关救济措施可能难以执行。

美国专利权人如果在中国和美国持有相对应的专利权,可以选择一系列救济方式。他们可以在中国提起民事诉讼;可以在中国的海关注册专利权,以扣押侵权进口产品;还可以在中国提起行政诉讼,甚至在极少数情况下,提起刑事诉讼。最后,如果中国的出口产品即将进入美国,专利权人可以寻求在美国提起民事诉讼或者337条款调查。整体上看,根据337条款提起诉讼的数量仍然小于美国专利民事诉讼的数量。既然有如此多的方案可供选择,那么为什么美国的专利权人要选择337条款作为救济手段?

某一种民事法律救济方式的使用率增高,必然是因为其他救济方式在实际或想象中难以实施,或是因为此种救济方式行之有效,抑或正在变得有效。在大部分情况下,美国专利权人在产品生产国寻求救济手段会更加有效,不过前提是美国专利权人在该国确立了相关权利,而且该国提供的救济措施足以解决当前问题。外国企业在中国提起的知识产权民事诉讼数量低于5%,这表明外国企业不信任这一体系,或对此缺乏了解。事实上,外方的胜诉率比较高。

在中国提起民事诉讼会有很大风险吗?根据汤姆森科技信息集团发布的《2008年专利聚焦报告》,不论中方还是外方,原告的胜诉率均为75%。许多观察人士也指出,目前在中国提起的专利诉讼数量要多于其他国家。并且,外方起诉人的胜诉率似乎还要高于国内起诉人的平均胜诉率。尽管如此,许多文章也指出,在中国执行判决可能比较困难。337 条款以有限排除令或普遍排除令的形式,提供具体救济措施,防止进口一个类别的不公平贸易产品,而且救济措施的执行人是美国海关。普遍排除令虽然很少获得,但作为一种额外救济手段,普遍排除令可以防止进口任何侵权产品的行为,而不限于那些在调查中确指的出口企业。 

美国的337调查不应被区别对待。例如,中方作为被告的民事诉讼案件也在增加,然而总数是微不足道的。如前所述,中国企业也已经开始成为美国民事诉讼案件的原告,而且在不久的将来,中国企业也可能发起337条款调查。有时候,在国贸委调查的同时,相应的民事诉讼也会进行,以确保在国贸委案件审结之后获得赔偿。此外,337调查案可能仅仅是整体战略的一部分,这个整体战略还包括在中国或其他国家的民事诉讼或其他申请强制执行判决的诉讼。

许多同笔者交谈过的337条款投诉人都表示,之所以选择337条款而不选择其他救济措施,原因是在中国取证困难。在337调查案中,如果被投诉人没有按要求提供可能成为证据的信息,则可能使得案件的审理不利于被投诉人。另外,所获得的信息可能对其他诉讼有帮助。再者,由于应诉时间有限,延期的理由也很有限,可以防止被投诉人在程序上“耍花招”。并且,由于必须应诉,外国当事人更容易同意开示证据,例如海外的证人证言等。 
 
在中国期间,曾有人多次要求笔者讲解337条款,当然,笔者所在部门非常愿意帮助中国企业加深对美国知识产权系统的理解,包括337条款诉讼。美国国贸委是一个独立的准司法机构,笔者所在部门虽然不隶属于国贸委,但是对于讲解美国知识产权保护系统和执法系统的项目,以及中美两国同事和权利人交流最佳实践的项目,我们非常乐于提供支持。 

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