知名商品包装装潢与注册商标权利冲突问题研究

总第134期 曲三强 北京理工大学法学院教授 北京知识产权法研究会常务副会长 尹锋林 中国科学院大学知识产权学院副教授发表,[商标]文章

 专题策划:

从“N字鞋”案看市场混淆行为的法律规制

  本期专题,我们以颇具典型性的“N”字鞋装潢民事纠纷系列案为背景,力邀四位业界著名专家,从各自角度对市场混淆行为的法律规制相关问题发表真知灼见。希望案件中暴露的问题与专家观点能够引起业界特别是司法人士的关注与思考。

  在这种复杂形势下,如何合理而有效地解决知名商品包装装潢与注册商标“权利冲突”问题,以保护和平衡商标注册人、知名商品包装装潢权利人和社会公众的合理利益,如何通过《反不正当竞争法》有效规制市场混淆行为等问题需要权利人、人民法院与市场监督管理部门等各方面共同做出努力。期待相关审判原则与标准尽快统一的同时,“N”字鞋装潢民事纠纷系列案也得以完美审结。

  人民法院在审理在先知名商品包装装潢权与在后注册商标权利冲突案件时,应该准确把握注册商标专用权的权利性质,正确地适用法律,以维护诚实守信的公平市场竞争环境,保护消费者和投资者的合法利益。

  我国《商标法》实行商标注册保护制度,对注册商标给予“商标专用权”。在先知名的或有一定影响的商品包装、装潢,本质上属于未注册的驰名商标或准驰名商标,在我国受到《反不正当竞争法》的保护。虽然我国已经建立起了比较完善的商标保护法律制度,但是由于我国改革开放仅有40年,市场经济建设时间尚较短,国内极个别企业利用商标注册制度漏洞,抢注国内外知名品牌的未注册商标的现象层出不穷。这一现象在我国2013年修改《商标法》之前尤为严重。近十几年发生的新平衡公司“N”字鞋装潢民事纠纷系列案,就是这一现象的典型代表。
 
  由于法不溯及既往原则,加之年代久远,未注册品牌的商标权利人很难通过《商标法》将这些抢注的商标一一无效,如此一来,在国内就形成了所谓的在先知名商品包装装潢与在后注册商标专用权的权利冲突问题。这一问题的存在,不仅损害在先品牌权利人的利益,同时还会造成消费者的混淆进而严重损害消费者的合法权益,此外还会对我国知识产权保护的国际形象造成负面影响,更不利于我国“创新驱动发展战略”的实施。因此,人民法院在审理在先知名商品包装装潢权与在后注册商标权利冲突案件时,应该准确把握注册商标专用权的权利性质,正确地适用法律,以维护诚实守信的公平市场竞争环境,保护消费者和投资者的合法利益。
 
  注册商标专用权的权利性质
 
  我国《商标法》第三条规定,商标注册人享有“商标专用权”。该条规定将商标注册人对注册商标所享有的权利称之为“专用权”,确实容易引起误解。根据一般理解,“专用”是指“专供某种需要或某个人使用”之意,商标注册人在获得商标注册证之后,通常就会认为其拥有了对商标进行使用的绝对权利,也即其以任何方式的使用均属于合法。但是,这种认识是错误的。质言之,即使商标注册人在某种商品或服务上获得了商标注册,但也并不意味着其可以在该商品或服务上完全自由地使用该商标
 
  注册商标权的性质与专利权、著作权等知识产权一样,本质上是一种“排他性”的权利。即知识产权权利人对其智力成果拥有知识产权后,他可以依法禁止或排除他人使用该智力成果;但对于权利人自己是否可以使用该智力成果,还要具体情况具体分析,没有绝对的答案。
 
  以专利制度为例,专利权人对某项技术方案拥有专利权,那么该专利权人是否可以自己使用该技术方案?答案是并不能完全确定。在很多情况下,或许答案是肯定的。但是,至少在以下两种情况下,答案应是否定的:一是该技术方案的应用受到法律的限制,比如该技术方案是一项枪支弹药制造技术,那么专利权人未经国家有关部门批准,不得自己实施该技术方案,否则就会构成犯罪;二是该技术方案是对在先技术的改进,而在先技术仍在专利保护期之内(且该在后专利权在在先专利权保护范围之内),那么实施该技术方案应获得在先技术专利权人的许可,否则就会构成对在先专利权的侵权。在著作权法领域,上述问题也存在。比如,根据《著作权法》,即使是色情作品,只要具有独创性也可以享有著作权,但是该权利人可以出版、发行或传播该作品吗?显然不能,否则就会构成违法或犯罪。
 
  同样,对商标权也是如此,商标权也是一种“排他性”权利,即使注册人获得了商标注册,也不能认为注册人必定可以完全自由地使用该商标。上世纪九十年代发生的“武松打虎图”纠纷案,就是一起典型的在先知识产权与注册商标专用权冲突的案例。该案涉案商标“武松打虎图”的著作权由画家刘继卣享有,山东景阳岗酒厂未经刘继卣及其继承人的许可,将“武松打虎图”作为商标进行注册并在景阳岗陈酿系列白酒酒瓶上使用。刘继卣的继承人以在先著作权为由,向法院提起著作权侵权之诉。法院在判决中并未考虑被告已经合法获得“武松打虎图”商标注册这一事实,直接判决被告构成著作权侵权。
 
  除了著作权之外,对在后注册商标权构成影响的权利,还包括他人的有一定影响的下列内容:商品名称、包装、装潢等相同或者近似的标识,企业名称(包括简称、字号等)、社会组织名称(包括简称等)、姓名(包括笔名、艺名、译名等),域名主体部分、网站名称、网页。需要注意的是,1993年《反不正当竞争法》针对商品名称、包装、装潢,规定的是“知名商品特有的名称、包装、装潢”;而2017年《反不正当竞争法》将之修改为“有一定影响的商品名称、包装、装潢”。显然,商品名称、包装、装潢“有一定影响”比“知名”更容易实现和认定 ,因此,2017年《反不正当竞争法》实质上降低了对商品名称、包装、装潢的保护门槛,从而更有利于维护诚实守信的市场经营者的权益。如果市场上存在有一定影响的商品名称、包装、装潢等在先权利,则在后商标注册人即使获得了商标注册,其使用商标的行为亦应对他人的在先权利进行避让,否则就属于违反《反不正当竞争法》的行为,从而构成侵权。
 
  反不正当竞争民事侵权案件与商标行政确权案件的时间节点
 
  涉及在先知名商品包装装潢权与在后注册商标权利“冲突”的案件,主要可以分为两类:一是在先权利人利用其在先的包装装潢权无效在后注册商标;二是在先权利人起诉在后注册商标人使用其包装装潢的民事侵权行为。前一类案件的法律依据主要是《商标法》第45条、第33条、第32条和第13条,即在先权利人将其知名的包装装潢作为驰名商标、“有一定影响”的未注册商标,主张在后商标申请应予驳回或在后注册商标无效,该类案件属于商标行政确权案件。后一类案件的主要法律依据是《反不正当竞争法》第6条(《反不正竞争法》修改之前是第5条),即在先权利人将其知名的包装装潢作为一种民事权利,起诉在后商标注册人构成民事侵权,该类案件属于民事侵权案件。
 
  无论是反不正当竞争民事侵权案件,还是商标行政确权案件,其中争议的关键之处就是:在先权利与在后注册商标进行对比的时间节点。在先权利是通过使用而形成的,并未进行官方注册,所以并无明确的时间节点。对于在后注册商标而言,有三个关键时间节点:一是在后商标的申请时间,二是在后商标的初步审定公告时间,三是在后商标的注册时间。所以,上述两类案件的对比时间节点就包括:在后商标申请时间、初步审定公告时间和注册时间。
 
  就商标行政确权案件而言,通常认为在先权利与在后注册商标进行对比的时间节点应是在后商标的申请日。因为在在后商标申请日之前,如果在先权利人的包装装潢已经“知名”或具有了“一定影响”,那么在后商标注册人就明显属于“抢注”行为,当然不应该对在后商标注册人给予支持。同时,《商标法》第32条规定:“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利,也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。”该条似乎也暗示“有一定影响的商标”或“现有的在先权利”应早于在后商标的申请日。
 
  另外,在“微信”商标行政确权案中,法院在裁判中亦未机械地坚持《商标法》所规定的“先申请”原则,而是充分考虑了初步审定日、甚至注册日前后“微信”标志的使用情况,并在判决中明确指出:“在先申请原则有其适用范围,它解决的主要是两个以上的商标注册申请之间的优先性问题。在先申请原则的适用必须与《商标法》的其他规定相协调,对不具有显著特征、不得作为商标使用和注册的标志,无论其注册申请时间早晚,均不涉及在先申请原则的适用。”
 
  因此,就商标行政确权案件而言,虽然大多数案件将注册商标申请日作为对比的时间节点,但是也不能排除在某些特殊情况下将“初步审定公告日”或“注册日”作为对比的时间节点。
 
  就反不正当竞争民事侵权案件而言,关于知名商品包装装潢与在后注册商标人使用的标志之间的对比时间节点,《反不正当竞争法》并无明确规定。同时,由于此类案件也不属于我国《商标法》所适用的案件,也不能从《商标法》中找到根据。因此,对于此类案件对比的时间节点,宜从知识产权反不正当竞争的基本理论对之进行分析。
 
  如前所述,知名商品包装装潢本质上属于一种未注册的驰名商标或准驰名商标,且该权利具有排他性,即如果第三人未经许可使用相同或相似的包装装潢,如果没有法定的理由,则构成民事侵权。质言之,知名商品包装装潢权利人在起诉商标注册人构成民事侵权时,指控的是商标注册人使用了与包装装潢权利人相同或相似的包装装潢,因此,原则上,无论是在注册商标申请日之前或之后、初步审定公告日之前或之后抑或核准注册日之前或之后,只要包装装潢权利人能够举证证明在商标注册人使用其包装装潢之前,该包装装潢已经“知名”或具有了“一定的影响”,进而在该时间节点确立了《反不正当竞争法》意义下的“包装装潢权”,就能在此基础上进一步审查商标注册人行为是否违反了《反不正当竞争法》,构成对该包装装潢权的民事侵权。
 
  当然,由于在注册商标核准注册日之后,商标注册人已经获得了商标权,且该事实通过注册公告已经向社会公告,因此,如果包装装潢权利人仅能提供证据证明该包装装潢在商标核准注册日之后才“知名”或具有“一定影响”,那么就难以否认该包装装潢权利人通过使用包装装潢而使之“知名”或具有“一定影响”的行为不具有“恶意”。故此,知名商品包装装潢与注册商标人使用的标志之间的对比时间节点,原则上不能晚于注册商标的核准注册日。同时,注册商标在核准注册日之前并未产生注册商标的排他性权利,在核准注册之前,只要该申请注册的商标不是驰名商标,那么他人就可以在产品的包装装潢上进行使用,并不违反《商标法》,也不能被注册商标申请人所禁止,并且如果他人通过使用而使之“知名”或具有“一定影响”,那么还可以依据《反不正当竞争法》获得包装装潢权。
 
  另外,考虑到在商标核准注册之前,特别是在商标初步审定公告之前,包装装潢权利人不应该也不可能知道与该包装装潢相同或相似的标志已经申请了商标,需要进行避让,因此,包装装潢权利人在商标核准注册之前使用包装装潢并使之“知名”或具有“一定影响”的行为,可以认为是“善意”的,不具有“恶意”。故此,综合以上考量,知名商品包装装潢与注册商标发生权利冲突时,对比在先权利的时间节点应当确定为注册商标的核准注册之日。
 
  结语
 
  随着我国经济的发展,我国商标注册申请数量增长迅猛。2017年,我国商标注册申请量574.8万件,同比增长55.7%,申请量和增速均创历史新高。同时,截止2017年底,中国商标累计申请量2784.2万件,累计注册量1730.1万件,有效注册商标量1492.0万件,连续17年位居世界第一。
 
  天量数字的背后,有喜有忧。“喜”的是我国企业商标意识增强,品牌价值凸现;“忧”的是如此规模的商标申请和注册商标之中,有相当一部分属于“非正常”商标,给社会和市场主体带来了很大的困扰。在这种复杂形势下,如何合理而有效地解决在先知名商品包装装潢与在后注册商标“权利冲突”问题,保护和平衡商标注册申请人、知名商品包装装潢权利人和社会公众的合理利益,需要人民法院与市场监督管理等部门共同做出努力。
 
  北京理工大学法学院教授、北京知识产权法研究会常务副会长曲三强联合中国科学院大学知识产权学院副教授尹锋林撰写了文章《知名商品包装装潢与注册商标权利冲突问题研究》;中央财经大学法学院教授、知识产权研究中心主任杜颖教授从“《反不正当竞争法》规制市场混淆行为的逻辑特殊性”的角度,对“N”字鞋的不正当竞争乱象进行了分析;商标评审委员会前审查员张月梅以《浅谈商标确权案件中“恶意”的认定》为题对商标纠纷所涉及的法律问题作了详细的解释和说明。

  以上专家学者的文章,中国知识产权杂志公众号将在近期陆续推出,同时也可在《中国知识产权》杂志总第134期“封面故事”中阅读,敬请关注!

 

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