美国最高法院在KSR诉TELEFLEX案中的裁定对显而易见性判断的影响

总第24期 24期 /韦恩•C•杰什科、陆准发表,[专利]文章

引言

在KSR国际有限公司诉Teleflex有限公司案中,美国最高法院的裁定对美国专利法的影响已远远超出案件本身。通常,最高法院的判决都会对相关法律领域产生深远影响。计划在美国进口和销售新产品和新服务的企业,在制定相关策略时,应当考虑KSR案的影响。

KSR判例是否有利取决于您的地位

对于专利竞技场上的大多利益相关人而言(包括专利申请人、专利局、专利权人和潜在被告人),KSR案的裁定包含可资利用的智慧结晶。本案中,最高法院对各项问题的处理彰显平衡,即使著名的所罗门王1也会对审判结果竖起大指。在KSR案裁定作出后,专利申请人、审查员、原告和被告的反应不一,可谓有人欢喜有人愁。法庭的几点意见似乎简化了专利审查员的工作,方便审查员以现有技术的组合构成显而易见性为由,拒绝授予专利。然而,与过去相比,理性判断和事实认定则需提高一个层次。

TSM检验法仍然有效,但在专利有效性的证明和新专利的授予等方面,其作用已不如从前

KSR案的法庭意见明确了一点:对于现有技术的组合,如果原告的理由仅限于其所援引的现有技术文献中不含有教导 (Teaching)、建议 (Suggestion) 或启发 (Motivation) 的内容(即所谓“TSM检验法”),则原告可能无法继续持有专利。然而,最高法院却规定:在显而易见性的判断上,应当对现有技术文献中是否存在教导、建议或启发内容进行认定。不过,最高法院指出,启发组合的来源不限于被援引的文献,还可包括设计潮流或者相关领域的知识。

法官和审查员可以使用“常识”,但不得使用“后见之明”

最高法院还指出,在显而易见性的判断上,可以使用“常识”,但是不得使用“后见之明”,即不得以专利申请书或者专利本身为线索,根据现有技术重新构建相关发明。

最高法院重新启用“显易尝试”作为判断标准

本案中,最高法院明显抛弃了联邦巡回上诉法院(下称“联邦巡回法院”)多年来坚持的原则,即:在显而易见性的判定上,应当以所主张的变化是否因现有技术的教导而受到启发为准,而不应以是否存在“显易尝试”为准。本案中,最高法院指出:“当存在解决某个问题的设计需求或市场压力,并且已知的或可预知的解决方案为数不多时,对一名掌握普通技术的人员而言,他有充分的理由在自己所掌握的技术范围内尝试探索已知选项。”根据本案,在以显而易见性为由驳回专利申请时,“显易尝试”标准将被更频繁地使用。

历史上,非显而易见性一直位于“天才闪现”与“单纯新颖性”之间

从历史角度看,KSR案的裁定表明,可专利性或者非显而易见性的正确判断标准位于以下两标准之间:最高法院早期裁定中提出的“天才闪现”标准和“单纯新颖性”标准。所谓“单纯新颖性”是指,所主张的技术与现有技术存在的差异不显著。极端的例子是,最高法院曾认为:为证明可专利性,需要证明存在“天才闪现”。在如此高的标准之下,大量发明创造都会被认定为显而易见,从而无法获得专利。另一个方向的极端,则是TSM检验法。TSM 检验法由联邦巡回法院制定并应用多年。根据TSM检验法,旧要素的新组合也应具有可专利性,除非现有技术文献中包含教导、建议或启发性内容,其提示作出的要素组合与权利要求的要素组合相匹配。由于联邦巡回法院采用的TSM检验法及相关理念认为,“显易尝试”并非真正的显而易见性,因此许多专利法信奉者以此为据,解释为何在过去二十年间大量低质量专利获得授权。

在《1953年专利法》中,美国国会在专利法第103条的最后增加了一句“不得因发明创造的制作方式而否定可专利性”,从而以“天才闪现”作为可专利性的判定标准不再合法。法律上的这一变更承认今天的研究已不是个人的单打独斗,而是由大量技术革新者相互合作完成,并且每个人只能对完整的发明贡献很小一部分。如果在认定可专利性时,以各合作者做出的各个小部分贡献为判断依据,则大型科研机构完成的大部分革新可能都无法取得专利,因为每一步革新在其他步骤看来都是显而易见的。而根据修改后的法律规定,应当参照现有技术状况审视发明创造的整体;对许多合作性质的科研项目而言,其科研成果具有可专利性的可能性更大。由此,先进技术可以得到保护,项目投资也可得到保障。

继1953年专利法修正后,最高法院判决了格拉汉姆诉约翰•迪尔案,该案是在显而易见性判定问题上的标志性案例。格拉汉姆案的核心原则体现在KSR案的法庭意见中,并且KSR案也遵守了这些核心原则(具体内容见下文)。在1953年专利法修正及格拉汉姆案之后,联邦巡回法院制定出“TSM检验法”,对旧要素的新组合是否具有可专利性进行判定。从1953年至今,美国每年授予的专利数量已增至20万件。许多专利律师为保证专利诉讼和专利执行的成功,越来越依赖于联邦巡回法院的TSM检验法和其他对专利有利的检验标准。对这些律师而言,TSM检验法俨然成为他们执业的“铁饭碗”。

KSR案中,最高法院打破了专利律师的“铁饭碗”,增加了专利诉讼和专利执行的难度和不确定性

由于KSR案事实并不复杂,因此最高法院有机会对显而易见性这一核心问题进行裁定,同时撤销联邦巡回法院制定的对专利极其有利的指导原则。最高法院的裁定虽然彰显平衡,但也提高了显而易见性的判断标准,对现有专利效力维持以及新专利授予增加了障碍。

对于那些曾经依靠联邦巡回法院制定的对专利有利的裁定(包括TSM检验法)“吃饭”的专利利益相关人、专利组织和专利律师而言,KSR案无疑打破了他们的“铁饭碗”。不过同时,KSR案也为经验丰富的专利律师创造了机会。由此,在美国专利权的取得和执行上,专利律师面对的是不确定领域——一个更加富有挑战性的环境。换个角度看,许多人认为,在美国过去所授予和法院所执行的专利中,低质量专利太多;随着时间推移,KSR案所带来的变化将会提高美国专利的力度和价值。

一些在美国运营的全球性公司开始放弃大量申请专利,部分原因就要归于KSR案。如果这一趋势在将来得到证实,将有助于减少专利局积压的申请文件,净化美国专利环境。不过,在KSR案之后,部分案件的判决表明:如现有技术与权利要求所主张的技术之间存在重大差异,则在此基础上的专利容易获得支持。目前,对于新专利授予数量,以及有赖专利保护的新技术获得研发资金的情况,尚不能确定KSR案在整体上将产生哪些影响。

变化创造机会

变化和不确定性往往产生机会。例如,海外企业(包括总部设在中国的企业)如果正考虑在美国市场出售新产品和服务,那么可能发现当前环境更为有利,更方便他们进行专利许可权谈判,或者“试水”可能出现侵权的情况。现有专利构成入市障碍的,可以根据KSR案的裁定,到法庭挑战该现有专利,以及要求美国专利商标局重新审查该现有专利。美国法院的判决和裁定(如KSR案)溯及既往,适用于全部专利,而不论专利授予时间。相比之下,新的立法、美国国会制定的法案或者美国专利商标局制定的法规等则不溯及既往,只能适用于将来。

在进口之前评估专利环境

在美国,电子、生物技术、药品和机电设备领域的新产品很可能被专利,或申请中专利的权利要求所包涵。受多种因素影响,专利保护的范围和强度各有不同。在进口新产品之前,应当进行使用权检索和侵权评估,这一点极其重要。必要时,应当征求经验丰富的美国专利律师的意见。在进行检索和征求意见过程中,为降低成本,中方和美方律师可以分工合作。

制定诉讼应急预案

那些正在计划向美国市场出口新产品和服务的企业,应当规划自己的知识产权战略,包括按照预期的销售额分配出一定资源,应对可能出现的诉讼。虽然向美国出口有巨大的潜在利益,但同时也存在大量明显的风险。例如,美国的专利持有人只需满足管辖权范围的规定,就可到国际贸易委员会或联邦区法院起诉侵权行为。国际贸易委员会和许多联邦区法院对侵权诉讼的审结速度非常快。海外被告如果事先没有做好准备,美国法院规定的调查取证程序和取录口证制度可能让他们不知所措。如果没有按照法院规定开示证据,则可能导致罚金和缺席判决。法院可能颁发禁止令、没收货物,以及判赔大笔赔偿金。但是,如果事先做好准备,则可以做好扎实的抗辩,迅速而满意地解决侵权诉讼,或者完全避免侵权诉讼的发生。

为先行解决核心专利,可考虑宣告性判决(Declaratory Judgement)之诉

如果潜在出口企业申请专利许可被拒,被迫面临争议诉讼,美国法律为潜在被告提供了一个机会:被告在符合管辖区和审判地规定的条件下,可以自行选择审理法院,起诉专利所有人。此外,最近在MedImmune诉Genentech案中,最高法院作出一项裁定,改变了宣告性之诉的启动机制:“即将出现的诉讼威胁”不再作为必要条件,潜在被告所选择的法院可以在被告遭受巨大损失前,判决可能出现的侵权问题或专利有效性问题。MedImmune案与引发重大变化的KSR案一起,为快速而公平地解决专利争端、推动商业竞争和发展提供了强大的工具组合。从对方角度而言,对那些试图通知潜在侵权人的专利权人来说,MedImmune案及后来的案件也带来了挑战。

KSR是未经开庭的依法判决(Summary Judgement)

在KSR案中,纽约南区法院联邦法官认为,对于掌握相关技术领域的普通技术人员而言,将已知要素进行组合的做法是显而易见的,以此结论为基础,该法官批准了依法判决程序。在没有完成调查取证的情况下批准依法判决程序,此项判决本身就非常有意义,同时在专利诉讼中也有些不同寻常。因为大部分专利案件的事实都非常具体,而且都要在费用高昂、耗时良久的调查取证程序后,法官才会适时作出关于显而易见性的司法判定。从被告的角度看,为避免调查取证程序所产生的巨大负担和费用,能否说服法官在审理程序的初始阶段对显而易见性作出裁定至关重要。在KSR案中,被告向法官证明:专利权人只是简单地将自动传感器装置与可调踏板组合在一起,无论自动传感器装置还是可调踏板都出现在现有技术中。这种说明方式让法官信服。

联邦巡回法院依据TSM检验法,撤销了纽约南区法院的认定。根据TSM检验法,在显而易见性的认定上,需要证明参考文献之一提供有教导、建议或启发内容,并且该内容可以导致在相关技术领域掌握普通技术的人员按照专利权人的专利权请求,将各项参考技术进行组合。在KSR案中,虽然这种组合表面看来相当简单,从专利角度看尤其如此,但现有技术文献本身并未教导、建议或启发这种组合。

最高法院撤销了联邦巡回法院的判决,认为TSM检验法的应用过于僵化。最高法院指出,在需要应用TSM检验法时,教导、建议或启发内容的来源不应仅限于现有技术文献,还可包括设计群体的需求、市场压力,以及多专利间的相互教导等。

KSR认定:联邦巡回法院的TSM检验法虽有一定作用,但并非排他性标准

最高法院在KSR案中强调:“在对现有技术要素的组合授予专利时,需要小心谨慎。”最高法院裁定认为:联邦巡回法院对TSM检验法的应用过于僵化,将其作为绝对的法律原则;TSM作为针对现有技术组合的检验标准,在显而易见性的判定上有一定帮助,但是不应视作绝对的指导原则。

“后见之明”仍然被禁,但法官可考虑“常识”和“普通创造力”

最高法院指出:法官在判定显而易见性这一法律问题时,可考虑到,使用常识以及掌握一定技术的人员也属于具有普通创造力的人员。

它进一步警告:在判断显而易见性时,不可根据申请人或专利权人的说明和权利要求,进行“后见之明”式推理。

在具体事实的认定上,最高法院作出具有法律意义的裁定:即使没有任何参考文献具体教导,对于技术人员来说,将已知的电子传感器与可调踏板组合也是显而易见之事。

最高法院将该案发回,要求下级法院根据最高法院的裁定,对该案重新审理。

KSR案突出表明:在案件初期,有可能应用依法判决程序对显而易见性作出判决

KSR案的审理程序给了我们深刻提示:专利侵权诉讼中,被告在将大笔钱投入调查取证程序和审理程序之前,可以在诉讼初期阶段,动议要求进行依法判决。KSR案审结后,被告坦言,如需进行全面调查取证程序和审理程序,可能难以承担辩护费用。另一方面,即使只基于引用文献解释,也有可能以此为依据动议简易程序,对显而易见性进行判决,因此更需尽早提出实质性事实问题,这里的实质性事实问题可能是存在争议的实质性问题,也可能是导致法院延期审理、直至事实证据和专家证据的开示程序都结束后再恢复审理的实质性问题。在KSR案中,最高法院指出,由于双方当事人对现有技术的内容、权利主张的范围以及相关技术水平等没有实质性争议,因此对显而易见性应用依法判决判决是适当的。此外,如果案件适合,专利权人作为原告还可根据“格拉汉姆因素”,提出其他重要问题,以反对进行即决判决;“格拉汉姆因素”(具体定义参见下文史密斯单方诉讼案)规定:原告专利权人应当有机会证明专利结果的不可预料性或不可预测性,以证明专利的非显而易见性。

KSR案是在显而易见性的各种判断标准间达成平衡,还是在用TSM检验法的确定性来交换“常识”和“普通创造力”等模糊概念?

KSR案中,最高法院摒弃了TSM检验法的僵化应用,扩大了教导、建议和启发内容的来源,此举似乎在各种利益间达成一种合理的平衡。因为KSR案的裁定已留有余地,对于已知要素的“边缘性”组合而言,如果该组合的功能可预见,则可拒绝授予专利。最高法院拒绝使用“后见之明”,并坚持遵守“格拉汉姆因素”,并通过这种方式保存了显而易见性分析的底层结构,这一点有重要意义:一方面有助于提高复杂创新成果的专利授权比例,另一方面确保结果不可预见的细小差异也可获得专利授权。

如果换一个角度,KSR案一方面打破了联邦巡回法院多年来依赖的确定性概念——TSM检验法,将TSM标准替换为模糊的“常识”标准;另一方面,又提出技术人员也是具备“普通创造力”人员的单独概念。有人提出质疑:最高法院使用了“普通创造力”这一概念,是否认为“超常创造力”才是非显而易见性标准?不过,可能的情形是,最高法院并不要求“超常创造力”,因为这一标准与1953年专利法第103条存在直接冲突;如果最高法院有意作出如此根本性变更,当然会明确指出。如果此后法院将“常识”解释为从现实源头(例如市场)提取可经证实的建议性内容,则最高法院所谓“普通创造力”也就不会成为问题。整体而言,每个专利利害人都有理由喜忧参半,由此,最高法院似乎作出了一个所罗门似的妥协。不过,要想证明,仍需时日。

美国专利商标专利委员会和专利审查指南紧密跟进KSR案

在2007年4月KSR案审结不久,美国专利商标专利申诉和抵触委员会(下称“专利委员会”)根据KSR案的裁定发表了三个意见,这是专利商标局在KSR案之后对现有要素组合是否具有显而易见性作出的明确表态。以下案例将说明专利商标局在生物技术、电子和机械应用领域采取的思路。此外,专利商标局还在其网站上发布了专利审查指南,该审查指南主要汇集了KSR案判决和专利委员会的意见。审查指南的内容均衡,主要帮助审查员驳回申请人请求和说明理由。

Ex Parte Smith(史密斯单方诉讼案)

在史密斯单方诉讼案中,描述和主张的发明是一个极其简单的机械组合——一个装订在图书封面内的改良CD包。负责史密斯案的专利委员会认为,装订在图书内的改良CD包具有显而易见性:

每个被主张的要素都属于现有技术范围;
     掌握普通技术的人员能够通过已知方法,将被主张的要素组合在一起;
     掌握技术的人员能够辨认这种组合的性能,其功能是可预测的。

专利委员会进一步结论认为:
      史密斯并未证明切割和粘贴过程存在任何困难;
      这种组合是通过已知方法,在已知要素间做出的简单替换;
      由于相关技术的功能不言而喻,因此教导内容并非必需;
      掌握普通技术的人员也是具有普通创造力的人员;
      技术人员只需应用普通创造力,就可通过参考其他技术改编一种技术;
     
专利委员会援引KSR案指出:对于利用常识组合多项专利(像填字游戏一样)的做法,可以予以批准;
      对于申诉人提出的只有出现特定的教导内容才可认定显而易见性的主张,KSR案已予以排除。

专利委员会在分析中援引KSR案,并效仿最高法院,以格拉汉姆诉迪尔案作为依据。格拉汉姆诉迪尔案奠定了显而易见性判断的基础,被称为“格拉汉姆因素”,其具体内容为:
      评估现有技术的范围和内容;
      确定权利要求技术与现有技术间的差异;
      确定相关技术等级;以及
      考虑二级因素,例如商业成功、模仿、不可预测性和结果的出乎意料等。

专利委员会强调使用最高法院提出的功能判定法。根据该方法,如果被主张的旧要素组合只能产生可预见的结果,则该组合很可能是显而易见的。

尽管如此,对专利申请人而言并非没有积极的一面。专利委员会指出,关于显而易见性的判定,KSR判例虽然规定进行特定的事实认定,但是不能仅以此结论性的语句,认为存在显而易见性而拒绝授予专利。此外,“因为法庭会考虑相关领域的普通技术人员进行的推导和创新,所以在分析时,不必根据受诉权利要求的具体内容寻找相应的确切教导内容。”从实际应用的角度看,更为重要的是:专利委员会的每一条意见都要求针对显而易见性的结论作出大量详细的事实认定。专利委员会似乎通过例举的方式向专利审查员说明:在以显而易见性为由拒绝授予专利时,需要作出详细的事实认定。

Ex Parte Kubin (库宾单方诉讼案)

在库宾单方诉讼案中,申请人主张NAILcDNA序列的分离权利。该案中,专利委员会的裁定依据似乎是在KSR案中被重新启用的“显易尝试”原则。库宾案和KSR案引起人们普遍关注生物技术专利的可专利性和有效性问题。似乎因为KSR案的关系,驳回专利申请或专利抗辩均可以依据这一概念,即:在结果可预测的条件下,从少量选项中做出选择的行为具有显而易见性。

ExParte Catan(卡坦单方诉讼案)

在卡坦单方诉讼案中,所主张的发明是一种包含生物认证装置的消费电子设备,其中的每项技术都是已知技术。专利委员会援引跳蛙公司诉费雪公司案,在该案中,联邦巡回法院认为,采用已知手段将机械声音装置的技术组合、从而以电子方式完成相同的工作的做法具有显而易见性。“常识”是可以使用的,显而易见性不是僵化的公式。在跳蛙公司案中,对显而易见性作出认定的理由之一是:没有任何证据表明组合过程特别困难,并且也无证据表明,在制作组合产品的过程中采用了非显而易见的工艺。

Takeda v. Alphapharm(武田公司案)为专利申请人和专利权人带来希望之光

武田公司案(申请最高法院受理被拒)是在KSR案审结前由地区级法院审理的一个案件;在KSR案的裁决作出后,联邦巡回法院在上诉程序中对该案进行重审。武田公司案中,涉案专利为化学物质中的位置同分异构体。在KSR案余波未平的情况下,负责审理武田公司案的联邦巡回法院却在其意见中提出了对专利认定有利的观点,此举可能表明联邦巡回法院将继续明确坚持:对于任何领域被主张的专利主体,其显而易见性的源头必须是现有技术中存在的特定教导或启示内容。联邦巡回法院在武田公司案中认为,从现有技术看,原告主张的在有机环状化合物上进行化学元素结构重排的技术并非满足“初步证据”的显而易见;相关现有技术虽然表明在环上不同位置存在相同的取代基,但并未指出专利权人权利要求的结构变化。在糖尿病的治疗上,无论现有技术还是被权利要求的化合物,都有一定疗效。

联邦巡回法院认为,其与地区法庭对本案的裁定与KSR案一致,即:要求被告(或者审查员)说明(或确认)具体哪些缘由促使其改变现有技术,以达成新的被主张的结构。联邦巡回法院更进一步指出:“因此,在涉及新化学化合物的案件中,为了确认新化合物是否具有满足‘初步证据’的显而易见性,仍然有必要确定具体哪些缘由导致研究人员以特定的方式修改已知化合物。”另外,虽然被告认为武田公司案的裁定与KSR案的裁定相违,因此一再请求最高法院复审,但对于武田公司案的裁定,最高法院拒绝该复审申请。

相对于联邦巡回法院在武田公司案中的裁定,在Frisket公司诉Realnetworks公司案中,加里福尼亚州北部的一个区法院作出裁定,准许在显而易见性判定上应用依法判决。该区法院引用了KSR裁定中的两个观点:(1) 如果将各旧要素组合,并且功能相同,这种组合可能具有显而易见性;(2) 如果存在设计需求或市场压力,促使普通技术人员在其掌握技术的范围内,对已知选项进行深入探索的,则这其中可能存在旧要素的组合;如果这种探索行为达到了预期效果,则相关产品很可能是采用普通技术、利用常识的产品。

结论

KSR案将联邦巡回法院长期以来针对组合现有技术文献所坚持的TSM检验法降到次要或可选地位,并且重新启用了“显易尝试”概念,认为其是显而易见性判定上的适当考虑因素,从而明显改变了判定显而易见性的法律。最高法院放弃了明确性很强的TSM检验法,转而采用客观性较低的“常识”和“普通创造力”标准,如此一来,增加了预测专利有效性和新发明可专利性的难度。

KSR案带来了一系列变化,虽然这些变化的全部影响需要若干年后才可显现,但这些变化已经使我们有机会质疑现存的大量组合专利。无论如何,武田公司案表明,无论在化学领域还是其他领域,对于重要的新结构重排,如果不能证明这种新结构重排曾受到现有技术的启发,则这种新结构重排不具有显而易见性。例如,如果有发明创造与现有技术存在明显区别,并且产生不可预测的结果,那么这种发明创造可能被认为具有可专利性,并被法庭认定为有效。


注释:

1. 所罗门王是圣经中的人物,曾统治着一个以以色列联合王国为中心的帝国,智慧广受称道。


作者:Connolly Bove Lodge & Hutz 有限责任合伙律师事务所律师

                                                                                  (译者:任庆涛)



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