美国专利“纸上例子”及对我国专利实践的启示

总第151期 傅晶 国家知识产权局专利局专利审查协作北京中心专利审查员发表,[专利]文章

  2019年被称为中国专利质量元年。在提升专利质量、规范专利申请行为的大背景下,“编造专利”不可取已逐渐成为业内共识。然而,什么样的情况属于编造,是纯粹的无中生有,还是不恰当的主观推断,或是不同实验之间的移花接木?专利质量的提升对于申请文件的撰写和审查提出了怎样的要求?本文将对《美国专利审查程序手册》(下文简称MPEP)中对“预言例子”(又称“纸上例子”)的相关规定进行介绍,并通过两个具体案例的对比来辨析“纸上例子”的判断和考量标准,即撰写形式上的严格区别以及实质内容的把握,希望以此为鉴,对我国专利实践特别是涉及实验数据或技术效果编造的问题,提供参考思路。

  关键词: 纸上例子MPEP 工作例子 预言例子

  MPEP中的“工作例子”与“预言例子(纸上例子)”

  在美国专利申请文件中,具体实施方式或者实施例划分为两种类型,[ MPEP 2164.02:Working Example: Compliance with the enablement requirement of 35 U.S.C. 112, first paragraph, does not turn on whether an example is disclosed. An example may be “working” or “prophetic”. A working example is based on work actually performed. A prophetic example describes an embodiment of the invention based on predicted results rather than work actually conducted or results actually achieved.]一种为“工作例子”(workingexample),另一种为“预言例子”(propheticexample),又称为“纸上例子”(paperexample),两者都允许写入说明书当中,然而其意义不同:工作例子基于实际完成的工作;而预言例子则描述该发明的一种实施方式,其基于预言性的结果,而非基于实际操作的工作或者实际达成的结果。这种预言例子尽管只是预测或模拟的说明,但只要能够帮助本领域普通技术人员实现发明,则有助于满足说明书能够实现的要求。[ 谢科特(美)等.专利法原理[M]. 北京:知识产权出版社,2016:166.]MPEP明确指出,[ MPEP 608.01(p), II: Simulated or predicted test results and prophetical examples (paper examples) are permitted in patent applications. Working examples correspond to work actually performed and may describe tests which have actually been conducted and results that were achieved. Paper examples describe the manner an process of making an embodiment of the invention which has not actually been conducted.]假想或预言的试验结果或者预言例子(纸上例子)在专利申请中是允许的。根据联邦巡回上诉法院纽曼法官的观点,专利文献与科技期刊或书籍不同,科技出版物的规则是每个实验细节都如实表述,而专利着重于教导发明以便其能够被实行,包含推定例子(即预言例子)是专利申请中的惯例,以保证能够提供支持发明构思范围内的技术内容。[ Hoffman-La Roche v. Promega, 323 F.3d 1354 (Fed. Cir. 2003).]

  允许存在纸上例子是否将放纵专利申请出现虚构、编造的行为?事实上,MPEP在允许纸上例子存在的同时还规定了严格而清晰的界限:[ MPEP 608.01(p), II: Paper examples should not be represented as work actually done. No results should be represented as actual results unless they have actually been achieved. Paper examples should not be described using the past tense.]纸上例子不应当表现为实际完成的工作,不应当采用过去时态来表述。因为这些例子在现实中并没有被实际操作过,所以其撰写应采用现在时或者将来时,而不应采用过去时。[ J.M.穆勒.专利法[M]. 沈超,李华,吴晓辉,齐杨,路勇译.北京:知识产权出版社第3版,2013:102.]这样一个看似仅是对英文时态的撰写形式要求,却有可能对申请文件的技术内容产生实质性影响,进而影响专利权稳定性。试以下文两个经典案例为例进行阐述:

  经典案例:阿特拉斯案与罗氏公司案

  (一)阿特拉斯诉杜邦案[ Atlas Powder Co. v. E.I. du Pont De Nemours & Co., 750 F.2d 1569, 224 USPQ 409 (Fed.Cir.1984)]

  阿特拉斯公司获得一种更稳定防水爆炸剂的专利权:该爆炸乳剂中留存有至少4%的封闭气体,其起到敏化剂的作用,从而替代高能炸药或者化学物质的使用。约十年后,杜邦公司研发并销售了类似的爆炸乳剂,随后被阿特拉斯公司起诉侵权。地区法院判决侵权行为成立,杜邦公司上诉至联邦巡回上诉法院(下文简称CAFC)。

  杜邦公司上诉理由包括:(1)该专利提交前所进行的实验有40%都是失败的,仅有两种乳化剂能制造合适的乳剂。专利的实施例仅仅是预言性的,不能确保其实际有效。(2)专利申请时没有告诉审查员这些例子是预言性的,因而误导审查员相信这些例子被实际操作过。

  对此,CAFC认为,预言例子的使用并不必然使得专利不能实施,挑战专利者仍需要给出清晰而有说服力的证据来证明该预言例子结合说明书其他部分后仍不能使专利实施,而杜邦公司并未满足这一条件。相反,该专利说明书中的预言例子是在实际完成的实验基础上略加改动而得到的,以反映发明人所认为的最佳方式,因此这些预言例子对于确保发明的实施是有帮助的。接着,法院认为该专利的实施例是用现在时撰写的,满足美国专利商标局(PTO)对预言例子的要求。阿特拉斯公司没有误导PTO的意图。最终,CAFC维持了地区法院的判决。尽管本案涉案专利文献没有在严格意义上如实撰写那些实际进行过的实验,但这并没有影响到专利权的稳定性,这与罗氏公司诉普洛麦格公司一案形成了鲜明对比。

  (二)罗氏诉普洛麦格案[ J.M.穆勒.专利法[M]. 沈超,李华,吴晓辉,齐杨,路勇译.北京:知识产权出版社第3版,2013:102.]

  本案涉及一种纯化的耐高温的DNA聚合酶,该酶来源于名为Taq的耐热细菌。在专利审查过程中,审查员指出现有技术已公开了来自于Taq细菌的DNA聚合酶。申请人则认为:考虑到分子量、比活性和复制精确度,权利要求中的酶不同于现有技术;即使权利要求和现有技术中的酶相同,权利要求中的酶也要比通过现有技术制备出的酶的纯度更高。为支持上述观点,发明人引用了说明书中的实施例VI,其中以过去时态描述了该酶的纯化步骤,连续使用了五种不同的色谱柱(编号1-5)进行纯化,并以现在时态做出结论:“结果显示出一条比活性约为250,000单位/毫克的单一~88kd带”,并且“不存在任何污染的Taq核酸内切酶和核酸外切酶活性”。审查员未再予评述,而是在专利审查阶段对修改后的权利要求授予了专利权。

  在随后的侵权诉讼中,CAFC及地区法院均认为,该专利的申请过程中存在不正当行为,理由之一在于说明书所记载的实施例VI是虚假的。发明人实际完成的是两个实验,一个采用色谱柱1、2、3获得比活性248,000单位/毫克的酶,另一个采用色谱柱1、2、4、5获得比活性390,000单位/毫克的酶。尽管这两种操作的步骤分别是该实施例中的一部分,但由于这些步骤的先后顺序和细节对实验结果有显著影响,因此不能认为该实施例通过这两个实验而被完成。

  罗氏公司于是争辩,该实施例最后一段的结果描述采用一般现在时,因此是没有实际操作的预言例子。

  CAFC认为,在对实验过程的大量细节描述和结果获得均采用过去时之后,单独一句的现在时将会被理解为是对过去所获得结果的当场描述,而非对假如操作该实验将出现何种结果的预言。此外,即便是发明人曾经完成的实验也达不到单一条带的纯度,而是检测到污染物。该实施例记载250,000单位/毫克比活性,但是说明书对于“单位”的定义前后不同,发明人对专利局和法院分别陈述该数值来源时所采用的说法也前后矛盾,事实上这两份陈述都不真实,该数值应该来自发明人实际完成的实验,但不能证明其与该实施例是在等同条件下进行的。该实施例记载酶活性比现有技术高十倍,但两种酶并未在相同条件下测评,因此不具有可比性。尽管罗氏公司争辩,发明人善意地相信自己发明了不同于现有技术的酶,但是法院指出,这一相信内容也不允许他们进行虚假陈述,来试图说服审查员以便获得该酶的专利

  (三)阿特拉斯案与罗氏公司案的辨析

  同样是在提交专利申请前进行了相关技术的实验研究,同样是在专利申请中记载了不同于实际实验工作的内容,阿特拉斯公司的专利被法院认为是为反映最佳实施方式而对实际工作的略微调整;而罗氏公司的专利则被认定为故意隐瞒实情的不正当行为。导致两者结局不同的,既有申请文件撰写的形式规定,也有对于技术内容的实质要求。

  首先,撰写形式是判断申请人故意误导或隐瞒意图的重要依据。

  在罗氏公司案中,曾有异议认为,阿特拉斯案的判决先例表明,实施例没有按照所书写的那样精确执行不构成欺骗意图,发明人未告知审查员该例子是预言的并不构成不正当行为。而判决书中对此异议的回应是:阿特拉斯案的实施例采用现在时撰写,满足PTO对预言例子的要求,在此情况下没有欺骗意图,用阿特拉斯案评价罗氏公司案是不恰当的。从此判决意见可以看出,现在时与过去时的选择使用,看似仅是PTO对英文写作的形式要求,但却严格划分了工作例子与预言例子的界限。

  其次,技术实质是决定专利内容适当与否的本质要求。

  无论是阿特拉斯案还是罗氏公司案,法院在考虑撰写形式之后,都接着论述了说明书所记载的实施例与实际完成的实验工作之间的接近程度。在阿特拉斯案中,被诉侵权的杜邦公司没有给出清晰而有说服力的证据,来表明该专利中的预言例子与其实际完成的实验工作相比,在结果上有何显著差异。相反,专利申请文件中的预言例子,如同那些实际工作一样能够实现发明目的。而在罗氏公司案中,不仅酶的实际制备步骤与实施例记载步骤有很大差异,所得结果不具有可比性,而且实际制备出的酶也未达到该实施例宣称的纯度。由此,罗氏公司案的判决结果,不仅仅是因为英文时态的使用不当,也不止是因为未能按照其撰写内容来实际操作实验,更重要的是其未能实际达到所声称的结果。如果将纸上例子混淆误导为实际完成的工作,且与实际工作差异较大,则纸上例子所指向的技术效果将有可能被视为欺骗。

  MPEP的规定对我国专利实践的借鉴意义

  我国专利法律法规中均没有对工作例子与纸上例子进行区分。不过,对于可能包含了纸上例子的美国申请,当其以巴黎公约或者PCT途径进入中国后,并不会因为纸上例子的存在而影响其在中国的授权或者后续专利权的稳定性。从这个意义上讲,我国专利实践其实并不禁止纸上例子的存在。然而,为了获得专利权而用效果不实的申请内容误导审查员,这种在美国被认为是不正当的行为,与我国的非正常申请具有相似性。[ 李秀娟.专利不正行为法律规制的思考——与美国专利不正行为抗辩比较为中心[J].专利法研究,2013: 148-169.]通过对美国专利纸上例子的辨析,或许可以得出如下启示:

  专利申请文件的撰写要求不同于科研论文,其目的不在于报道已完成的科研工作,而在于提供足够的信息以促进技术的传播利用。因此,专利撰写并不限定只能在申请文件中记载实际做过的实验。

  编造实验数据或者技术效果之所以不被容许,不仅在于这样的实验数据或者技术效果没有被实际得到,还在于其有意混淆了虚拟的想法与现实工作,借此误导审查员和公众。是否有意构成严重误导,这或许可成为区分实验数据编造与实验数据瑕疵的一种判断思路:专利文件并非不能记载纯粹的想法和构思,但是不能将未进行的实验当做已完成的工作。



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