浅议中国专利保护制度下的新颖性宽限期

总第152期 黄艳 隆天知识产权代理有限公司合伙人发表,[专利]文章

  改革开放迄今已40年,《中华人民共和国专利法》自1985年4月1日起实施至今,也已经有三十多个年头。在这短短的三十多年里,中国专利制度一直伴随着中国改革开放的大潮流而成长着。为了顺应国内外环境以及整个社会的技术发展的需求,《专利法》已经历了1992年、2000年、2008年三次修改。但不得不说,与拥有上百年专利法历史的美国、欧洲、日本等知识产权大国相比,中国《专利法》的发展历程还是比较短的,中国的专利制度也尚显年轻,且目前正面临着专利保护、专利维权、专利确权等实践中出现的新矛盾和新问题的挑战,因此尚有较大的改进空间。

  为此,国家知识产权局在2014年下半年启动了《专利法》第四次修改的研究准备工作。本次修改现已进入尾声,并有望在2019年落地。据了解,本次修改涉及多个方面,主要包括:加大侵权赔偿力度、完善行政执法、提出秉持诚实信用原则不得滥用专利权、明确网络服务提供者对网络侵权的连带责任、改进专利授权制度、延长外观设计专利保护期限等。【1】

  不难发现,目前热议的《专利法》第四次修改,更多地涉及当前在国内申请量大幅增长、国人知识产权意识逐渐增强的背景下,亟待解决的专利质量有待提升、违法成本低、与国际协议对接等社会实际问题。而除此之外,《专利法》中仍有若干细节,尚有进一步借鉴知识产权发达国家之处并进行修正的意义。

  本文将从一个具体视角出发,讨论中国专利制度下的“不丧失新颖性的公开”(也称为“新颖性宽限期”或“新颖性优惠期”)的实践。以笔者看来,目前《专利法》中有关“不丧失新颖性的公开”的规定对申请人/发明人而言过于严苛,这既不适应国际化发展的要求,也不符合当今技术创新迅速发展的现实情况,对于缺乏系统专利申请知识的个人而言尤为不利,一定程度上阻碍了来自于民间的发明创造有效获得专利法的保护,因此,应考虑对上述规定在一定程度上予以放宽。

  我国关于“不丧失新颖性的公开”的规定

  2008年《专利法》第三次修改之后,我国关于专利授权条件的新颖性标准的适用,已经从“相对新颖性标准”(也有学者称之为“混合新颖性标准”)转变为“绝对新颖性标准”。通俗地说,绝对新颖性标准是相对于相对新颖性标准而言的。在绝对新颖性标准下,在申请日(如果有优先权日的,指优先权日)之前全球范围内的任何形式的公开,都将纳入专利法意义中的现有技术【2】的范畴。而《专利法》第二十四条【3】对“不丧失新颖性的公开”进行了具体规定,其是对现有技术的排除性条款,亦即,若某项发明创造存在符合《专利法》第二十四条规定情形的首次公开,则在提出请求并按照时间要求递交合格的证明材料的前提下,该首次公开可不被考虑为用于评价该发明创造是否具备新颖性和创造性的现有技术。

  目前,绝大多数国家都采用“新颖性宽限期”的制度,只是具体的法律规定和操作方式各有不同。在我国,“新颖性宽限期”为“狭隘的新颖性宽限期”,即“新颖性宽限期”的约束性较大,必须符合《专利法》第二十四条中的任一项所规定的情形方可予以宽限;而在实践中,特别是《专利法》第二十四条中的第(一)项(“在中国政府主办或者承认的国际展览会上首次展出的”)和第(二)项(“在规定的学术会议或者技术会议上首次发表的”)要求,在实务操作上非常困难。由于《专利法》第二十四条中的第(三)项(“他人未经申请人同意而泄露其内容的”)属于相对于第(一)项和第(二)项而言概率较小的特殊情形,本文将着重讨论出现概率较高的第(一)项和第(二)项所规定的排他情形。

  具体而言,在当前立法下的“新颖性宽限期”的适用条件中,《专利法》第二十四条中的第(一)项和第(二)项都具有一个关键的限制性条件“首次”,也就是说,在申请日之前的六个月之内,仅有申请人/发明人的首次公开才能够享受“新颖性宽限期”的优惠待遇,从而能够被排除在判断新颖性和创造性时的现有技术之外;但是,在首次公开与申请日期间的其它公开(包含申请人自己的任何公开以及他人的任何公开),都将被归入能够破坏该发明创造之新颖性和创造性的现有技术的公开。可见,只有在申请日前六个月内的首次公开,才有机会享受“新颖性宽限期”的优惠,这是一种非常有限的新颖性补救措施,其法律效力远远弱于优先权的效力。

  除此之外,《专利法》第二十四条第(一)项和第(二)项的适用条件本身也是颇为严苛的。例如,《专利审查指南》2010版【4】的第一部分第一章第6.3节“不丧失新颖性的公开”中,就对“中国政府主办或者承认的国际展览会”特指哪些展览会、“规定的学术会议或者技术会议”特指哪类的会议,以及就此类情形需要出具怎样的证明材料,均给出了若干规定,而这些规定显然加大了申请人/发明人在实操过程中能够顺利要求相应的新颖性宽限期的负担和难度。

  举例来说,《专利审查指南》第一部分第一章第6.3节“6.3.2在规定的学术会议或者技术会议上首次发表”中就明确规定:“规定的学术会议或者技术会议,是指国务院有关主管部门或者全国性学术团体组织召开的学术会议或者技术会议,不包括省以下或者受国务院各部委或者全国性学术团体委托或者以其名义组织召开的学术会议或者技术会议。在后者所述的会议上的公开将导致丧失新颖性,除非这些会议本身有保密约定。”从上述规定可以看出,《专利法》第二十四条“规定的学术会议或者技术会议”,是指层次以及级别非常高的学术会议或者技术会议,在当下科学技术的发展渗透到各个领域、技术创新突飞猛进、技术学术交流频繁的社会背景下,此类学术会议或者技术会议是非常小众的,且对于参加单位和人员的选择也都较为严格。笔者曾在“中国学术会议网”上浏览,其收录的两万多条会议信息中,符合《专利法》第二十四条第(二)项规定的可以说寥寥无几。众所周知,技术创新人员参加学术会议或者技术会议进行技术交流,在各行各业都是非常重要的机制,它对于技术人员了解技术前沿、分享研究成果、启发创新思路等,都具有非常重要的作用。而《专利法》第二十四条的规定,无形中形成了一道难以逾越的屏障,从某种程度上来说,它或者会阻碍研发人员参加普通的学术会议或者技术会议、展现技术创新的积极性,或者会使研发无意中丧失使用专利制度保护其智力劳动成果的机会。

  再者,若以《专利法》第二十四条第(一)项和第(二)项的适用条件请求新颖性宽限,在程序操作方面也有若干要求。例如,要在提出申请的同时,在请求书中声明请求不丧失新颖性宽限期,而且还要在申请日之后的两个月内递交应加盖有公章的证明材料。而对于第(三)项的“他人未经申请人同意而泄露其内容”的情况,申请人则需要在得知情况后两个月内提出要求不丧失新颖性宽限期的声明,并且附具关于他人泄露申请内容的证明材料。【5】

  以上种种,使得不丧失新颖性宽限期的机制对于申请人/发明人而言,反而成为其不敢触碰的“雷区”,因为一旦不丧失新颖性宽限期的请求由于不符合以上规定而不予通过的话,就相当于申请人/发明人自认在申请日之前已就其发明创造进行了可以视为现有技术的公开。

  下面,笔者将通过对比美、欧、日、韩等国家或地区的相关法律规定,说明中国与一些发达国家或地区相比,在不丧失新颖性的公开的规定方面的差异。

  美国关于“不丧失新颖性的公开”的规定

  《美国发明法》(AIA)【6】的实施,实现了美国从“先发明制(firstto-inventrule)”到“发明人先申请制(firstinventor-to-filerule)”的华丽转身。该法案针对涉及新颖性规定的第102条进行了修改,修改后的第102条被称为“AIA35U.S.C.§102”。

  AIA35U.S.C.§102明确了各类影响专利授权的现有技术的情况,其中AIA35U.S.C.§102(b)涉及现有技术的排除性条款,其对专利申请不丧失新颖性的公开给出了明确规定。根据该规定,美国的不丧失新颖性的公开是非常宽泛的,业界称之为“广义的新颖性宽限期”。

  就时间期限而言,与中国《专利法》规定的6个月相比,美国的新颖性宽限期为一年,这对于发明人/申请人而言相对宽裕。就公开行为而言,与中国《专利法》规定的仅首次符合规定并满足相关限制性条件的公开行为相比,AIA美国专利法规定,发明人自己的任何披露、发明人的披露早于他人披露时他人的任何披露,均被排除于现有技术之外。就程序操作而言,在递交美国申请时,申请人无需声明其是否使用“新颖性宽限期”,也无需因使用“新颖性宽限期”而递交必要的证明文件。

  总体而言,除了时间上的宽裕之外,美国专利法没有对不丧失新颖性的排除性条款提出公开方式和程序操作方面的限制性条件,并且在一定程度上能够抗衡发明人首次公开之后的其它任何公开。

  由此可见,美国对于发明创造不丧失新颖性的公开,在时间周期、公开行为、程序操作等方面均远比中国的同类实践要宽松得多。虽然“发明人的披露早于他人披露时他人的任何披露均被排除于现有技术之外”,与美国专利法在AIA之前的“先发明制”有着藕断丝连的密切关系,但是这种“广义的新颖性宽限期”确实最大程度地保护了在先发明人的权益。

  欧盟关于“不丧失新颖性的公开”的规定

  欧洲专利体系可以说分为两种类型,即欧州发明专利和欧盟外观设计,其分属于两套相对独立的法律体系。

  就欧洲发明专利而言,其采用的是类似我国的“狭义的新颖性宽限期”制度【7】。具体而言,欧洲发明专利申请的新颖性宽限期为6个月,其规定现有技术可排除申请人或原持有人的明显滥用,并且国际展览会公约所规定的官方主办或官方承认的国际展览会上展出的发明,均能享有此宽限期。与我国类似,在程序操作上,申请人需要提出请求并提交证明材料,方能通过新颖性宽限期的审查。

  虽然欧洲发明专利采用了类似我国的新颖性宽限期制度,但事实上,德国、英国等老牌专利大国在其早先的专利法中采用的都是广义的新颖性宽限期,只是随着欧洲专利制度的协调统一而不得不放弃原有立场。多年来,德国一直积极主张在欧洲恢复广义的新颖性宽限期,【8】而英国脱欧也可能会使得英国最终回到其原有立场。

  就欧盟外观设计而言,其采用的是类似美国的“广义的新颖性宽限期”【9】,宽限期限为12个月,没有公开方式和公开次数的限制,且在程序操作上,申请人无需声明是否使用“新颖性宽限期”,也无需递交证明文件。

  可见,虽然欧洲专利体系采用的是在两种不同体制下的“新颖性宽限期”制度,两者在适用上也相对独立且有所不同,但总体而言,相比中国三种类型的专利均适用的“不丧失新颖性的公开”的规定,还是相对宽松的。

  日本关于“不丧失新颖性的公开”的规定

  日本在2011年修改专利法时,已将“狭义的新颖性宽限期”改为了“广义的新颖性宽限期”,包括刊物、研讨会、展会等的发表,但当时仍是以申请日前的6个月为限。在适用上,只要首次公开符合条件,源于首次公开的再次公开并不导致新颖性宽限期的丧失,亦即,“新颖性宽限期”的适用不受公开方式以及公开次数的约束。

  近期,日本特许法【10】关于宽限期新的修订法案已经通过国会批准,并且此修订法案已于2018年6月9日生效。根据该修订法案,宽限期将延长至12个月,但需要申请人在申请时提出请求并在30天内提交证据。

  虽然在日本要享有新颖性宽限期,需要在申请时提交请求并且需要在30天内提交证明文件,但其在公开时间和公开方式等方面,相较于中国的专利实践在很大程度上还是较为宽松的。

  韩国关于“不丧失新颖性的公开”的规定

  2016年6月30日生效的韩国专利法【11】第30条,规定了新颖性宽限期采用12个月。韩国也采用“广义的新颖性宽限期”,即发明所有者在12个月之内的任何公开或注册,都不会影响其韩国专利申请的新颖性,但申请人需要在申请时提出请求并在30天内提交证据。

  2015年1月1日生效的韩国实用新型法【12】第5条对“新颖性宽限期”作出了类似的规定,即同样适用12个月的“广义的新颖性宽限期”,且同样需要申请人在申请时提出请求并在30天内提交证据。

  2016年2月29日实施的韩国外观设计保护法【13】第36条对“新颖性宽限期”作出了规定,即适用6个月的“广义的新颖性宽限期”。申请人需要在申请时提出请求并在30天内提交证据;对于国际外观申请,申请人可以在其申请由国际局公布后的30天内,提交宽限期声明及有关证据。

  另外,在韩国,新颖性宽限期在实操上还有一些特殊的规定。例如,申请日之前,如果发明被公开的事实多次发生,与之同样的所有事实都要进行具体记载和申报。如果遗漏其中任何一个,即使申请人以后通过申请书补正,也不能对此进行追加;审查机关或将依据被遗漏的事实关系,以丧失新颖性为由而不授予专利权。

  结语

  从以上的对比可知,一些发达国家或地区在“新颖性宽限期”的适用方面给出了更为宽松的条件,并且部分发达国家或地区还正在逐渐放开适用宽松度。

  实际上,“新颖性宽限期”并非一个简单的程序适用;从立法本意上,它是对发明创造者的权益的维护,不论在先的公开是发明人有意为之还是无意为之,这一制度的设立和放宽将更有利于提升发明人的创新积极性,鼓励发明创造。

  “新颖性宽限期”虽然有广义和狭义之分,但其并非没有边界、毫无约束,都至少具有时间上的限制。而宽松的“新颖性宽限期”可以让学术人员以学术文章发表的方式提前公开学术研究,也可以让制造商以市场探路的方式提前使用其新产品,从而让发明人/申请人有更充裕的时间考虑专利布局的可行性。不论从申请人的经济成本,还是从政府机关的行政成本角度看,都将更有利于社会资源的合理使用。因此,笔者认为,当下许多国家或地区采用的“广义的新颖性宽限期”的宽松性,能够有效保持专利权人与社会公众之间的利益平衡。

  相比而言,中国专利制度下的“狭义的新颖性宽限期”,有必要在今后的修法过程中予以进一步放宽。在笔者看来,目前紧迫需要改革的是:放宽《专利法》第二十四条第(一)项中关于展览会的认定限制,以及放宽第二十四条第(二)项中关于学术会议或者技术会议的级别限制。

  就国际展览会而言,在技术革新、新行业涌出、市场重构,以及电子商务、规范性协会等迅速发展的当下,各类国际展览会层出不穷。不仅国内的大中型企业非常重视国际展览会的参与和展示,以彰显中国强大的技术和经济实力,越来越多的国内中小企业也开始走出国门,积极地参与到国内外主办的各类国际展览会中,以开拓国际市场、寻求更大发展空间、进行广泛技术交流、建立企业自信。因此,国家立法应对此给予更多的鼓励措施,为技术创新和经济实践的有机结合保驾护航。

  就学术会议而言,目前国内的学术会议确实存在良莠不齐、缺乏规范管理等乱象。但是,学术会议毕竟提供了让各类学者进行交流和学习的平台,学术会议本身的优劣,显然并不能决定参加此学术会议的某项学术观点或技术创新的价值性。因此,国家立法也应对此给予更多的支持,让各行各业有志于进行学术和技术研究与创新的人员,都能够有机会在各类学术平台上展现自己的思想和理念,同时又不至于在《专利法》的框架下丧失相应的获得保护的机会。

  从公众利益的角度来看,由于中国“新颖性宽限期”仅适用于“首次”公开的情形,至少可以预期的是,以上两项对于展览会和学术会议层级认定的适度放开,对公众不会产生较大的影响,而对于发明创造的积极申请和保护却具有重大意义。

  当然,“新颖性宽限期”的制度改革还可以从多方面进行考虑和权衡,例如从宽限时间、公开次数、文件要求等方面给予更宽松的制度保障,推动专利保护制度对社会做出更大贡献。而对于是否进一步扩大适用新颖性宽限期的公开,使其包括其他形式的公开,笔者保守地认为,这有可能会导致新的问题出现,需要我们从利益平衡的角度继续探讨和研究。

  注释:

  1专利法迎来第四次修正将为成果转化清障,中国日报网,2018.12.24,https://baijiahao.baidu.com/s?id=1620694373113629346&wfr=spider&for=pc.

  2《中华人民共和国专利法》第二十二条第五款:“本法所称现有技术,是指申请日以前在国内外为公众所知的技术。”

  3《中华人民共和国专利法》第二十四条:“申请专利的发明创造在申请日以前六个月内,有下列情形之一的,不丧失新颖性:(一)在中国政府主办或者承认的国际展览会上首次展出的;(二)在规定的学术会议或者技术会议上首次发表的;(三)他人未经申请人同意而泄露其内容的。”

  4国家知识产权局,《专利审查指南》,2010年1月第1版,知识产权出版社。

  5国家知识产权局,《专利审查指南》,2010年1月第1版,知识产权出版社,第一部分第一章第6.3节“6.3.3他人未经申请人同意而泄露其内容”。

  6《美国发明法》全称为“Leahy-SmithAmericaInventsAct(PublicLaw112-29-Sept.16,2011)”,简称为“AmericaInventsAct”,缩写为“AIA”。

  7EPC(欧洲专利公约)第55条。

  8《中国专利法详解》,尹新天著,2011年3月第1版,知识产权出版社,第327-329页。

  998/71号欧盟外观设计指令第6条。

  10日本特许法第30条。

  11KOREANPATENTACT,

  http://www.kipo.go.kr/upload/en/download/PATENT_ACT_2016.pdf

  12KOREANUTILITYMODELACT,

  http://www.kipo.go.kr/upload/en/download/UTILITY_MODEL_ACT_2015.pdf

  13KOREANDESIGNPROTECTIONACT,

  http://www.kipo.go.kr/upload/en/download/DESIGN_PROTECTION_ACT_2016.pdf



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