标准必要专利声明是什么

总第154期 毕春丽 中国信息通信研究院 高级工程师发表,[专利]文章

  前言:我们要客观看待标准必要专利的产出过程:声明的标准必要专利数随着标准或专利状态的变化而有所变化是非常正常的,经评估的标准必要专利数,已成为行业和司法实践用于测算标准必要专利实力的指标之一;同时,提案数等一些其他指标也可供参考。

  没有标准,无以知方圆,更无以证曲直。随着信息通信技术的快速发展,技术标准的作用愈加明显。技术标准的制定其实就是创新技术方案的筛选过程,在其制定过程中,最终能承载技术方案的专利就成为了标准必要专利。因此,与标准必要专利相关的各种指标也常常用于考量各企业的标准竞争力,包括声明的标准必要专利数、经评估的标准必要专利数等。但要客观看待这些数据,我们仍需要追本溯源。

  什么是标准必要专利

  标准是为了在一定的范围内获得最佳秩序,经协商一致制定并由公认机构批准,共同使用的和重复使用的一种规范性文件。专利是国家按专利法授予申请人在一定时间内对其发明创造成果所享有的独占、使用和处分的权利。从表面看来,标准与专利似乎没有直接的联系,但是当一项创新技术已经成为专利(包括专利申请),并被标准采纳,标准就与专利发生了关系。在技术快速发展的信息通信领域中,技术标准中将不可避免地包含有众多专利

  综合现有的标准化组织对标准必要专利的定义,在正常的技术实施条件和当前标准化总的发展形势下,从技术角度(并非商业角度)上不侵犯专利就无法实施该标准的专利即为标准必要专利。当然,标准引用专利也需要一些前提条件,其中最核心的一条就是专利权人要承诺以免费方式,或者在公平、合理、非歧视的(FRAND)、不可撤销的条件下进行专利许可。

  标准必要专利的声明类型及作用

  为了平衡专利持有人和标准实施者之间的权益,标准组织一般都会要求专利持有人对要纳入标准的专利进行披露声明。比如大家所熟知的ITU(国际电信联盟)、ETSI (欧洲电信标准化协会)等标准组织,一直在鼓励相关的专利权人进行事前披露,并建立了知识产权声明数据库,方便使用标准的个人或团体了解相关的专利情况。纵观国内外标准组织声明的规定,专利声明主要分为以下两种类型:

  (一)通用的专利声明

  在很多标准组织比如ITU、ETSI、CCSA(中国通信标准化协会)等,都保留有一种通用的专利声明表格。在原中国国家质量监督检验检疫总局、国家标准化管理委员会颁布的国家标准GB/T 20003.1-2014《标准制定的特殊程序 第1部分:涉及专利的标准》,也有这种表格。该表格用于专利权人就某个标准文件提供一揽子的专利许可声明,尽管专利权人不用填写具体的专利信息,但也要对该标准所涉及的专利进行整体的许可承诺,比如采取免费方式或FRAND条件等。

  (二)具体的专利声明

  在标准组织的声明要求中,一般也都会有一种具体的专利声明表,即要求披露专利号、专利名称,或与标准文本对应的信息内容。当然,专利权人在披露具体的专利信息时,也需要对这些专利进行许可承诺,比ETSI在其具体专利信息的声明表格中,就要求专利所有者声明其准备在FRAND条款和条件下授予不可撤销的许可1。

  从标准组织的角度来看,其通过声明想要传达的包括两个重要事实:其一,声明的专利专利申请(或者至少权利拥有者声称),对于标准是必要的或可能必要的;其二,专利持有人准备根据FRAND条款(或免费)授予许可。

  标准必要专利声明对标准的实施具有重要意义,比如在TCL与爱立信的案件中2,法院就将标准必要专利声明的重要性归纳为三点:一是能够反映在标准被采纳且制造商被锁定之前对合理累积许可费的事先预期;二是能够赋予既是专利权人又是被许可人的实体以追求合理平衡许可的动机;三是能够提供行业洞察和激励机制,用以鼓励其他公司向该标准投资。

  声明主体及声明涵义

  (一)声明主体

  标准组织的专利政策都要求成员积极披露其所知悉的专利信息,知悉的范围包括自身所拥有的,也可以是来自第三方的专利。比如,ITU在征集专利信息时,就要求任何标准组织的成员或部门成员都应意识到,当要提议批准的建议草案中部分或全部包含了属于他们的或其他成员的专利时,其应在该建议草案批准之前提交相关的材料。如果披露的是专利持有人自己的专利专利持有人必须将相关信息以"专利声明和许可"表格形式通知标准组织;如果是第三方的专利,则应将专利信息的材料以书面形式邮寄给标准组织。之后,如果条件允许,标准组织的主管或CEO将要求潜在的专利持有人提交声明表3。

  同样的,ETSI知识产权政策也表明,声明人是否为ETSI成员对于该承诺并不重要4,重要的是做出许可承诺的必须是专利持有人。在中国颁布的《国家标准涉及专利的管理规定(暂行)》第六条中,也鼓励没有参与国家标准制修订的组织或者个人,在标准制修订的任何阶段披露其拥有和知悉的必要专利,同时将有关专利信息及相应证明材料提交给相关全国专业标准化技术委员会或者归口单位,并对所提供证明材料的真实性负责。

  (二)声明涵义

  在标准组织的专利政策中,标准组织往往会设定一些免责条款,其中一项就是不对所披露的专利进行检索、不负责其准确性,原因在于参与标准制定的都是技术专家而非法律专家,因此,企业之间的谈判或争议,应在其他场合讨论。对标准必要专利权利人而言,声明将意味着更重要的、具有深远法律后果的义务,比如需要根据FRAND条款向所有可能的被许可人授予专利许可5。当然,我们也注意到,有些专利虽然被声明为必要专利,但其实际上并非必要专利。这种情况的发生是正常的,其原因也是多方面的。以ETSI为例,首先,对于ETSI成员而言, 《知识产权政策》第4.1条要求成员及时声明必要专利,并建立一种有备无患的激励制度;由于标准必要专利声明的主体对标准必要专利的理解深度可能不尽相同,因此不同主体的披露尺度可能不完全一致。其次,专利权利要求书也随着时间推移而被不断修改,且在单个专利族中,世界不同国家/地区的专利在覆盖范围及层面上也各不相同。基于以上原因,同时也考虑到持续追踪所有这些专利需要耗费大量时间和成本,如果在无需确定必要性的前提下即可达成合理的许可费率,确定专利的必要性就成了一项不合理的任务。6因此,我们也不需要在声明阶段就对每件专利的必要性进行逐一判断。

  中国在司法解释里也确立了标准必要专利声明对标准必要专利持有人的重要意义。《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(二)》第二十四条第一款规定:"推荐性国家、行业或者地方标准明示所涉必要专利的信息,被诉侵权人以实施该标准无需专利权人许可为由抗辩不侵犯该专利权的,人民法院一般不予支持。"该条款中,"明示"的含义主要是指通过适当渠道让公众周知。标准必要专利权人在标准组织进行声明就是常用的一种"明示"形式,它可以适用上述条款以保护专利权人的正当权利,比如发起侵权诉讼、寻求禁令救济等。同时,欧盟法院(CJEU)也认为,专利权人基于其声明,可以在侵权产品销售时,要求专利侵权人采取措施从分销渠道召回所有侵权产品,以及要求侵权人上交或销毁专利所覆盖的所有物品或资料,且这些行为不构成滥用市场支配地位的行为7。

  常见的几种标准必要专利声明的统计方法

  实践中,蜂窝技术领域的标准必要专利评估方式,大多是基于ETSI声明的客观数据进行,其对外公开的统计方法包括:合并同族后的专利数目统计、经过评估后的专利数目统计等。

  (一)合并同族后的专利数目统计

  从ETSI网站下载客观的数据后,可以形成简单的专利数目统计,但由于声明数据中往往会涵盖部分重复或过期的专利,因此,对数据进行一定的清洗和校对、进行合并同族的专利处理,能够使得统计数据相对更准确一些。有些分析机构会进一步选取授权专利或某个国家的专利分布情况来进行比较研究,以此分析对应国家的大致的专利发展趋势和企业之间大致的实力对比情形。

  (二)进行专业评估后的专利数目统计

  由于标准组织不对标准必要专利的声明进行检索和必要性检查,因此在真正的司法实践中,需要将该授权专利与标准进行比对。当然,这并不意味着要对每一件专利进行逐一评估,我们可以结合应用场景和分析目标来确定评估的详略程度。比如,通过合理抽检,选取合并同族后已经授权的专利进行专家评估,这种方式虽然非常耗时耗财,但也在目前的案例中得到采用。有时,司法实践中也会采取简易的方式进行专利评估,比如先对小样本进行评估,计算出每个公司的过度声明比率,最后得到所有的标准必要专利数目。这种方式容易操作,但需要评估者把握好小样本的数据范围,保证其能够较为准确地映射到所有专利

  另外,评估者也要注意其理论数据能否在不同的代际之间进行直接套用,比如5G真正的标准必要专利数目,是否能够直接根据4G的过度声明比率来计算。我们注意到,尽管不同代际标准之间有一定的继承性,但其技术差异更加不容忽视。比如,5G采取了新型编码技术polar码、大规模天线mMIMO、新型多址、短时延接入、超级上行等不同的关键技术和网络架构;同时,各个公司在不同的代际研发中,对创新研究的投入也发生了重要的变化,例如北电在3G时期拥有大量专利,但4G时期其专利实力就明显下降,直至公司倒闭。因此,评估者在不同代际之间套用标准必要专利比率时,必须秉持十分慎重的态度。

  小结

  标准的制定需要长期持续的研发投入。标准中引入专利的目的,一方面在于保护专利权人的合法利益,保障其将先进适用的技术纳入标准的积极性,另一方面也在于保障标准使用者的合理利益,提高标准实施的效率,进而保护公众利益。

  我们要客观看待标准必要专利的产出过程:声明的标准必要专利数随着标准或专利状态的变化而有所变化是非常正常的,经评估的标准必要专利数,已成为行业和司法实践用于测算标准必要专利实力的指标之一;同时,提案数等一些其他指标也可供参考。

  标准参与者在不同标准或同一标准的不同代际上的标准专利实力,也是动态变化的:一般而言,参与者的技术投入和贡献越多,其标准专利实力就越强;技术投入和贡献越少,实力就会越弱。如今,中国力量已经成为5G技术创新的引领者,中国5G标准必要专利的实力增长,也与近年来中国重视技术创新和研究有很大的关系。

  注释:

  1 ETSI IPR Policy Annex 6- Appendix A,Ex.223 at 9-10.尽管在该表格中,允许声明人和/或其关联公司做出"不准备作出上述知识产权许可声明"的承诺,即拒绝FRAND的承诺,但按照ETSI政策中"8 Non-availability of Licences"的相关规定,拒绝许可的技术往往很难纳入到最终的标准中。

  2 TCL Commun. Tech. Holdings, Ltd. v. Telefonaktiebolaget LM Ericsson, 2017 U.S. Dist. LEXIS 214003 ,p12,原文为:These statements are important because (1) they were made prior to, or around,the time the respective standards were being set, such that they reflect the ex ante expectations of what a reasonable aggregate royalty burden should be before the standard was adopted andmanufacturers are locked-in; and (2) they were made at a time when Ericsson was both a licensor and licensee with respect to SEPs that read on handsets, and thus Ericson had an incentive to strike

  a reasonable balance. (Leonard Decl. ?? 77, 78.) These statements were thus intended to provide insight and incentives to encourage other companies to invest in the standard. (Brismark RebuttalDecl. ? 12.)

  3 ITU-T/ITU-R/ISO/IEC专利实施指南。

  4 UP诉华为案件,P19:"Whether a declarant is an ETSI member or not does not matter in that undertaking. "

  5 ETSI指南指出,其成员被赋予的"权利"之一是,"获得满足FRAND原则的专利许可"。(Id. ?? 23-31 (emphasis supplied); ETSI Guide on IPR § 1.4, Ex. 224 at 4. )

  6 UP与华为在英国诉讼,Case No: HP-2014-000005,p47,"201. The over declaration problem is the following...and if reasonable royalty rates can be agreed without determining essentiality forcertain, it is a disproportionate task."

  7 UP与华为在英国诉讼,Case No: HP-2014-000005,p149,"739 However it is also notable that paragraph 71 is expressed in clear terms as a statement that the SEP owner does not abuse itsdominant position if it complies with what is stated. "

 



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