“软硬分离”情形下GUI外观设计专利保护的困境与对策探析(下)

总第158期 苏志甫 中国政法大学民商经济法学院博士研究生,北京市高级人民法院知识产权庭审判长发表,[专利]文章

  摘要:GUI外观设计专利保护当前面临的尴尬在于,《专利审查指南》的修改激发了GUI设计创新主体寻求外观设计专利保护的热情,但现行专利法难以提供其所期望的保护强度。讨论GUI外观设计专利保护的问题,除了考虑专利权人的诉求外,更要考虑既有的法律制度及规则适用的统一性和自洽性。在现行法律规则提供的保护强度难以满足专利权人的保护诉求时,是否有必要通过修改立法或调整规则的适用以增强保护强度,需要从多维度对其必要性和可行性进行分析。

  (上接157期:“软硬分离”情形下GUI外观设计专利保护的困境与对策探析(上)

  前文回顾:针对“软硬分离”情形下GUI外观设计专利的保护问题,实践中,不同相关方提出的解决对策可以归纳为两类:对策一是将GUI外观设计专利保护的客体界定为GUI设计本身,或者对GUI外观设计的产品作广义解释,认定软件服务商提供含有GUI软件的下载行为构成直接侵害专利权的行为;对策二是通过专利间接侵权制度进行规制。

  2.关于对策二的可行性分析

  在被诉侵权行为不构成《专利法》第十一条第二款规定的直接侵犯专利权行为的情况下,还应根据当事人的请求审查该行为是否属于间接侵权行为。对策二即通过专利间接侵权制度进行规制,便是采用的是这一思路。

  由于我国侵权责任法及专利法并未明确确立专利间接侵权规则,对于所谓的间接侵权行为,是通过共同侵权制度下的帮助侵权或教唆侵权规则予以规制。《侵权责任法》第九条第一款规定:“教唆、帮助他人实施侵权行为的,应当与行为人承担连带责任。”《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(二) 》(简称《专利侵权司法解释二》)第二十一条规定:“明知有关产品系专门用于实施专利的材料、设备、零部件、中间物等,未经专利权人许可,为生产经营目的将该产品提供给他人实施了侵犯专利权的行为,权利人主张该提供者的行为属于《侵权责任法》第九条规定的帮助他人实施侵权行为的,人民法院应予支持。明知有关产品、方法被授予专利权,未经专利权人许可,为生产经营目的积极诱导他人实施了侵犯专利权的行为,权利人主张该诱导者的行为属于《侵权责任法》第九条规定的教唆他人实施侵权行为的,人民法院应予支持。”

  实践中,有观点认为参照《专利侵权司法解释二》的上述规定,在被控侵权的软件界面设计与GUI专利的界面相同或相似,被控侵权人明知或应知其界面设计是专门用于GUI专利产品,但未经许可,出于生产经营目的,将被控侵权软件在互联网上发布、供网络用户下载使用的,其明显存在提供给他人下载、实施侵权行为的故意,则被控侵权人的行为构成对上述直接侵权行为的帮助行为。

  反对观点则认为,间接侵权应当以存在直接侵权行为为前提,具体包括两层含义:一是直接实施者具有生产经营目的;二是直接实施者的行为落入专利权的保护范围。由于我国专利法对侵权行为具有生产经营目的之限定,普通用户实施的行为因缺乏生产经营目的,不应视为直接侵权行为。对于外观设计专利与发明、实用新型专利的区别在于,使用外观设计专利产品不构成侵犯专利权的行为。对于用户将带有GUI软件自行下载到硬件设备上使用的行为,即便不考虑生产经营目的,用户的使用行为也不构成直接侵犯专利权的行为,提供带有GUI软件下载服务的软件服务商的帮助侵权或引诱侵权则无从谈起。显然,按照后一种观点,GUI外观设计专利权在“软硬分离”情形下将无法受到保护。

  关于是否可以通过法律解释的方法拓展帮助侵权或引诱侵权规则的适用,是近年来专利侵权诉讼中备受争议的话题之一。部分司法案例已经对此进行了探索。

  例如,在“西电捷通诉索尼”侵害发明专利权纠纷案中,一审判决认为,间接侵权行为一般应以直接侵权行为的存在为前提。但是,这并不意味着专利权人应该证明有另一主体实际实施了直接侵权行为,而仅需证明被控侵权产品的用户按照产品的默认方式使用产品将全面覆盖专利权的技术特征即可,至于该用户是否要承担侵权责任,与间接侵权行为的成立无关。被告明知被控侵权产品中内置有WAPI功能模块组合,且该组合系专门用于实施涉案专利的设备,未经原告许可,为生产经营目的将该产品提供给他人实施涉案专利的行为,已经构成帮助侵权行为。可见,该判决试图创设一种帮助侵权的新规则,即:原告仅需证明被控侵权产品的用户按照产品的预设方式使用产品将全面覆盖专利权的技术特征即可。二审判决则认为直接实施人不侵犯专利权而由“间接侵权”行为人承担民事责任属于例外情况,且应当符合特定的要件。[1]

  在2018年7月9日召开的第四次全国法院知识产权审判工作会上,最高人民法院陶凯元副院长在讲话中指出:“专利领域中的帮助侵权以被帮助者利用侵权专用品实施了覆盖专利权要求全部技术特征的行为为条件,既不要求被帮助者的行为必须构成法律意义上的直接侵权行为,也不要求必须将帮助者和被帮助者作为共同被告。”

  该讲话显然为帮助侵权规则的拓展适用指明了方向,但上述案例及讲话中的规则涉及的均是发明、实用新型专利,是否可以参照适用于GUI外观设计专利的侵权判断,有待进一步研究和讨论。

  三、GUI外观设计专利保护的展望及思考

  受限于现行《专利法》的规定,GUI外观设计专利授权要求GUI设计必须与产品相结合,在侵权程序中,对GUI外观设计专利的保护同样难以脱离产品的限定。这就导致现行专利法仅能在有限的情形下为GUI外观设计专利权提供的法律保护,对于GUI外观设计专利权人最为关注的“软硬分离”情形下对GUI设计的使用行为,按照现有法律规定及传统的适用思路,难以为专利权人提供其所期望的权利救济。上述问题的根本解决,有待于通过修改立法或对规则适用进行重大调整才能实现。

  据悉,在68号令制定过程中,曾有建议提出通过修改《专利审查指南》放开对“部分外观设计”的保护,进而实现对GUI的保护。但考虑到《专利法》第二条规定的“产品”不包括产品的局部,上述建议有违反上位法之嫌。国家知识产权局经慎重考虑,决定通过两步走实现对GUI 及部分外观设计的保护,即先在现有外观设计规则框架下响应产业界的急迫需求,消除原《专利审查指南》中对GUI 保护的障碍;再力图通过对《专利法》的修改引入部分外观设计制度,实现对包括GUI 在内的所有局部外观设计的保护。[2]

  在《专利法》第四次修改的讨论过程中,有观点认为通过引入部分外观设计制度,即可以加大对GUI设计的保护。国务院法制办于2018年12月对外公布的《中华人民共和国专利法修订草案(送审稿)》第二条第四款对于外观设计的定义进行了有针对性的调整,该款规定:“外观设计,是指对产品的整体或者局部的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合所作出的富有美感并适于工业应用的新设计。”不可否认,引入部分外观设计,有利于降低外观设计专利的授权门槛,加大外观设计专利权的保护力度,但能否从根本上解决“软硬分离”情形下GUI外观设计专利的保护问题,有待进一步分析。

  即便引入部分外观设计,从征求意见稿的上述规定来看,仍然是狭义上的部分外观设计,即产品局部的外观设计,似乎仍然无法脱离产品载体、直接对GUI设计本身进行保护。从一些已经引入部分外观设计制度国家的立法及审查实践来看,也可以印证此点。例如,日本于2006年修改《意匠法》时,引入了部分外观设计,该法第二条第二款规定,“产品部分的形状、图案、色彩或上述特征的结合,是与产品共同使用、且属于为操作产品(仅限于使产品处于能发挥其功能之状态的行为)所使用之图像时”,亦作为该法所保护的“意匠”。日本特许厅2007年颁布的《意匠审查基准》对受保护的电子界面规定了以下四项条件:(1)其载体必须是《意匠法》认可的产品;(2)必须用于该产品的操作;(3)为使产品进入能发挥其功能的状态;(4)必须显示在产品或与该产品一体使用的产品上。当然,日本对部分外观设计的保护仅代表了一种保护模式。从《欧盟外观设计保护条例》的相关规定来看,欧盟对于不以物理产品为载体的图形符号同样能够予以保护,当然,这与欧盟对外观设计的界定范围较广、实质上对设计本身进行保护有关。 [3]

  因此,如果在专利法第四次修改过程中,引入部分外观设计,则需要认真厘清其与所适用的产品载体的关系,否则,恐将无助于GUI外观设计专利保护困境的破解。

  国际商会(ICC,International Chamber of Commerce)于2018年4月对外发布了一份关于“图形用户界面(GUI)外观设计保护”的报告。该报告指出:“由于GUI设计保护在世界范围内的多样性,以及现有设计注册系统的某些方面与GUI特性的兼容性的缺乏,对于希望以高效和有效的方式获得GUI设计保护的企业而言,是一个充满挑战的商业环境。”该结论显然也适用于我国当前在GUI外观设计专利保护上面临的局面。在对策建议上,上述报告提出对“产品”的概念不应作限制性地解释,并明确确认GUI和GUI元素符合“产品”的定义,从而表明不依附于任何实体产品的GUI仍有资格进行设计保护。

  在专利法修改过程中,对于是否引入部分外观尚存在争议。因此,若出于加强GUI外观设计专利保护的目的,对产品作广义界定或者将GUI外观设计作为特殊的保护客体,或许是一种可供选择的保护思路。最新版的《关于工业产品外观设计的国际分类表》(《洛迦诺协定》)中第14-04类产品为“屏幕显示与图标”。有观点据此主张,“屏幕显示与图标”本身即可被视为产品。但如前文所述,专利法对外观设计的保护以产品为载体是外观设计专利制度的基础,“牵一发而动全身”,专利法第四次修改是否有必要、有可能对此进行大幅修改,尚待进一步论证。

  此外,需要注意的是,GUI设计作为一项富有美感的工业设计,在我国现行的知识产权法体系下,除了寻求外观设计专利保护外,还可以寻求著作权的保护。例如,著作权对实用艺术品的保护侧重于对工业设计中美感部分的保护,尽管保护强度可能弱于专利权的保护,但著作权保护遵循自动产生原则,设计一经完成,只要达到著作法上所要求的独创性、美感等保护条件即可受到保护,且其保护范围不受产品类别的限制。如果将带有GUI设计的软件视为产品或者将GUI设计作为特殊的保护客体,则需要考虑此种模式下的专利权保护与著作权保护的异同、两种保护途径是否可能导致过度重叠以及是否存在立法政策上的冲突。

  在专利法相关规定未作实质性修改的情况下,破解“软硬分离”情形下GUI外观设计专利保护的困境,恐怕只能有待于专利帮助侵权规则或引诱侵权规则在外观设计专利判定中拓展适用的可能性及拓展空间的明朗化。其中,值得关注的要点包括:一是用户将带有GUI软件下载到硬件产品上安装、运行行为应作如何定性。多数观点认为该行为属于使用行为,但也有不同观点认为:“当用户下载、安装并运行了被诉侵权软件,软件界面出现在显示装置上时,用户的电脑就变成了一台具有图形用户界面的电脑,则用户使用电脑安装、运行被诉侵权软件的行为,实质上是制造具有图形用户界面的电脑的行为。”[4]二是对于用户的上述行为是否可以不作生产经营目的之要求,只要软件服务商存在生产经营目的即可。上述问题均有待进一步讨论。

  结语

  专利权的价值不在于获得授权,而在于能够得到实施并受到合理的保护。GUI外观设计专利保护当前面临的尴尬在于,《专利审查指南》的修改激发了GUI设计创新主体寻求外观设计专利保护的热情,但现行专利法难以提供其所期望的保护强度。讨论GUI外观设计专利保护的问题,除了考虑专利权人的诉求外,更要考虑既有的法律制度及规则适用的统一性和自洽性。在现行法律规则提供的保护强度难以满足专利权人的保护诉求时,是否有必要通过修改立法或调整规则的适用以增强保护强度,需要从多维度对其必要性和可行性进行分析。

  比较美国、欧盟、日本、韩国对GUI设计保护的发展历程,可以看出保护程度、保护模式的选择,与各国对工业设计已有的保护体例以及信息产业的发展水平和发展阶段密切相关。中国对GUI设计进行保护的程度设定和模式选择,需要在充分调研基础上认真权衡。GUI外观设计专利制度的确立和完善,应置于工业设计的整体保护体系下进行思考,既要考虑创新主体的保护需求,也要客观分析我国相关产业的发展水平和所有利益相关方的普遍诉求。

  正如我国外观设计专利制度过去三十余年发展历程所揭示的,外观设计专利制度应当随着工业设计产业的发展而逐步完善,既要维护权利人的合法权益,也要促使外观设计更好地服务社会和经济发展,发挥其对技术创新和经济发展的促进作用。

  注释:

  1.参见北京知识产权法院(2015)京知民初字第1194号民事判决,及北京市高级人民法院(2017)京民终454号民事判决。

  2.詹靖康:《奇虎诉江民侵害外观设计专利权纠纷案评析——兼论国家知识产权局第六十八号令》,载《电子知识产权》2018 年第1期。

  3.《欧盟外观设计保护条例》第3条对外观设计定义如下:(a)外观设计是指线条、轮廓、色彩、形状、质地、和/或产品本身的材料和/或其装饰物的特征形成的产品的全部或部分外观;(b)“产品”是指任何工业或手工制品,包括用于组装成复合型产品的部件、包装、装束、图文符号以及印刷字体,但不包括电脑程序。(c)“复合型产品”是指由多个组件组成的产品,这些组件可通过产品的拆卸和重组来替换。

  4.詹靖康:《奇虎诉江民侵害外观设计专利权纠纷案评析——兼论国家知识产权局第六十八号令》,载《电子知识产权》2018 年第1期。



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