欧洲专利异议程序概述

总第159期 王学生 RWS集团中国区业务拓展经理、欧洲专利业务拓展经理发表,[专利]文章

2020年3月12日,欧洲专利局发布2019年专利指数。该指数显示,2019年,欧洲专利局收到了超过181000份专利申请,比2018年增长4%。其中,中国申请人表现亮眼,来自中国的专利申请增长了29.2%,达12,247项,在所有国家和地区中仅次于美国、德国、日本排名第四,可见中国申请人对欧洲专利的青睐与重视。

《欧洲专利公约》(European Patent Convention)于1973年在德国慕尼黑签订,1978年正式生效。该公约目前覆盖范围包括38个成员国、2个扩展国以及3个生效国,带动了成员国之间专利体系的一体化,也为各成员国提供了一个共同的法律制度和统一的专利授予程序,更成为了世界各国专利申请主体在欧洲寻求专利保护的经济而有效的途径。

如果想要无效一项欧洲专利,除可通过一般意义上的无效程序外,还可向欧洲专利局提出异议程序。在欧洲专利的无效程序中,如果向专利所生效的国家(专利局或者法院)逐一启动无效程序,往往会耗费昂贵的代理费或诉讼费及巨大的时间成本。为此,《欧洲专利公约》特别设立了专利异议程序,允许由欧洲专利局来处理欧洲专利在授权后的无效问题,而无效决定会对所有生效国家有效。相比在各个国家提起无效程序,专利异议是使竞争对手的专利归于无效的更为有效的方法,也是竞争者可以选择的最为经济、快捷的对专利权发起挑战的手段。下面我们将具体介绍欧洲专利的异议程序。

一、提交异议通知(书面程序)

根据《欧洲专利公约》第99条和细则第76-77条的规定,发起异议需首先提交异议通知,即需向欧洲专利局提交书面异议请求。欧洲专利局对提交异议通知的相关要求如下:

(一)发起异议的期限

根据《欧洲专利公约》第99条的规定,在刊载授予欧洲专利之日算起的9个月内,异议请求人可向欧洲专利局所授予的专利提出异议通知。异议期不可延长。如超过异议期,则需在各个国家分别专利无效诉讼请求,其代价是高昂的诉讼费用。因此,如准备提起欧洲专利异议,必须严格注意提起异议程序的期限,提前准备异议材料。

(二)发起异议的请求人及发起地

根据《欧洲专利公约》规定,异议可以由任何第三方提出,且必须以书面的、合理的陈述向欧洲专利局德国慕尼黑分局、德国柏林分局、荷兰海牙分局其中之一提交异议请求书。

(三)异议通知书内容

根据《欧洲专利公约》实施细则第76条,异议通知书的内容必须包括:

1.异议人的姓名以及住址;

2.异议专利专利号、名称和专利权人;

3.异议请求的范围;

4.异议的理由。根据《欧洲专利公约》第100条,异议的理由包括:

(1)一条或多条独立权利要求缺乏专利性,即权利要求的主题缺乏新颖性,或根据现有技术是显而易见的或不是可授予专利的主题(《欧洲专利公约》第100(a)款);

(2)该专利没有将该发明充分、清楚、完整地披露出来,无法供技术人员重现该发明(《欧洲专利公约》第 100(b)款);

(3)该专利包括超出了其原始文本内容的主题,或者,如果该专利为分案申请,其内容超出了其原始文本的披露范围(《欧洲专利公约》第100(c)款)。

在提出异议时,即使在有些依据没有强有力的论据支持的情况下,异议请求人也应将三种依据都包括进异议材料中,因为一旦进入异议程序,异议请求人将无法增加新的依据。披露不清楚、缺乏支持或缺乏单一性不能作为异议的依据。但是,在异议期间,异议请求人可以对专利权人做出的修改提出与清楚性相关的反对意见。

5.指出事实/证据以及论据。异议通知中应包含对该专利提出异议的所有依据,提交异议时未纳入的异议依据,后续无法进行补充。异议请求人必须为其提出的所有异议依据提供详细的理由,如相关事实和证据。而即便一时无法为其依据找到有效的支持理由,异议请求人也需确保提出正式的异议。

(四)异议通知语言版本

异议通知必须以欧洲专利局官方语言中的一种进行提交,即需以英文、法文、德文三种语言中的任意一种进行提交。

(五)提起异议通知的费用

异议请求人向欧洲专利局所授予的专利提出异议通知时需缴纳相关费用,否则其提起的异议通知无效。

二、异议审查

(一)组建异议组

欧洲专利局在收到异议通知后,将立即组建处理该异议案件的异议组。根据《欧洲专利公约》第19条,异议组成员包括:第一审查员(进行审查)、第二审查员(在口头审查时做记录)、主席(全权负责)、具有法律资质的成员(法律问题和听取证词)。异议组成员中,最多仅允许有一名成员参与过涉案专利的审理程序,且该成员不得是异议组主席。

(二)异议审查(书面程序+口头审查程序)

1.异议组在收到异议通知后,会将异议通知以及相关依据发送给专利权人。

2.专利权人进行异议答复。异议期结束后,异议组会设定一个为期4个月的期限,专利权人可以在该期限内向异议组提供该专利有效性的依据,如有需要,亦可对权利要求和说明书进行修改。对权利要求的修改不能扩大权利要求的保护范围。通常,从权利要求中删除特征而不扩大权利要求的保护范围是不太可能的;如果某个获得授权的权利要求中包含某些没有包含在申请原始文本中的特征,专利权人就无法在不扩大权利要求的保护范围的情况下将其删除,也就无法解决问题,其专利申请也会必会被撤销。绝大多数情况下,专利权人不会在这个阶段对权利要求和说明书进行修改。欧洲专利实践的审查、异议和限制程序,允许当事人同时提交主请求 (Main Request) 以及一个或多个辅助请求 (Auxiliary Requests)。通常,专利权人如果担心欧洲专利局的相关部门可能不接受主请求,则可同时提交辅助请求。一般而言,如果主请求被接受了,则辅助请求将被忽略;如果主请求不被接受,则相关部门将按照请求人选择的顺序依次考虑辅助请求;如果某一辅助请求能够被接受,则后续请求将被忽略。对于被拒绝的请求,相关部门通常需要给出具体的理由。事实上,欧洲专利实践中允许提交辅助请求的制度,为申请人/专利权人提供了更多争取合理保护范围的机会。

对于异议,专利权人没有必须答复的义务,但是,如果专利权人未对专利异议进行实质性的答复,则其专利很可能因异议提出人针对某一条权利要求提出一条不应授权的理由而被撤销。

3.异议组将会在某个时间邀请异议人提交论据/证据,并对专利权人的回复进行答复。在此情况下,专利权人还有机会再次进行答复,答复期限仍为4个月。值得注意的是,异议人和专利权人不需等待异议组的邀请亦能进一步提交相关文件。

4.召集口审。一旦异议组认定书面程序的时间过长,就会传唤双方参加口头审理(简称“口审”)。口审传唤书中会包含异议组对该异议依据的临时意见,异议双方可通过这些意见推测口审可能的结果。从传唤口审到正式口审,异议组通常会给予异议双方至少六个月的准备时间,异议人和专利权人都可以针对此次传唤最后提交论据和修改权利要求。需要注意的是,最后的论据和权利要求的修改必须在口审举行前2个月提交,截止日期后,异议组将不再接受任何新的论据、证据或修改以及对权利要求的修改。

5.口审。异议组将逐个问题(如新颖性、创造性等)听取双方论证,并做出裁决,然后才会进入下一个问题。口审期间,专利权人可以提交修改的权利要求,以应对听证过程中出现的新的反对意见。如果这些修改本应更早提交和/或未能解决缺陷,异议组可能拒绝这些修改。异议方非常有必要在口审过程中准备新的反对意见以应对专利权人的修改。口审结束时,口审程序的审理结果会由异议组组长在程序结束时宣布,同时包括简短的理由。书面程序的审理结果会即时送达异议双方,口审程序的审理记录也会随着审查决定尽快送达异议双方,其结果也会在欧洲专利登记簿中公开。

三、异议程序可能的结果

1.撤销专利(《欧洲专利公约》第102条第(1)款);

2.驳回异议(《欧洲专利公约》第102条第(2)款);

3.维持专利(经修改)(《欧洲专利公约》第102条第(3)款)。

如果后续不再上诉,则该判决即为最终判决。如果专利经过修改后维持授权,专利权人需要在3个月内将修改后的权利要求翻译成法语和德语,并在某些国家重新办理专利生效手续。

四、上诉

1.异议方可以对专利维持有效或修改后维持有效的异议结果提出上诉;

2.专利权人可以对专利被撤销、修改后未持有效的异议结果提出上诉;

3.上诉必须在书面判决发送日期后的2个月内提出;

4.上诉的依据应在书面判决下发后的4个月内提交,上诉的依据中必须含有上诉的理由。

五、异议解决

1.异议/上诉提交后,异议方和专利权人可以进行协商,如:获得/授予该专利的许可,或就权利要求的修改达成一致,以使相关产品不再侵权。

2.撤销异议并不会自动终止异议程序——如果公众对此异议感兴趣,或异议部门认为该专利显而易见是无效的,那么异议将会继续。然而,在实践中,撤销异议往往会导致异议程序的终止。

3.在上诉过程中,如果所有上诉方都撤销上诉,则上诉程序自动终止,原有的判决变成最终判决。

六、给异议方的一些建议

1.核查专利审查历史,查找那些可能添加主题的修改;

2.格外注意独立权利要求中添加的没有支持材料的特征;

3.发起异议前应进行专业的检索,尽可能多地找到任何相关的现有技术文献,以便尽早将其纳入异议程序。

4.结合一个或两个引用文献,集中力量于攻击1-2个专利性的论证上,不要引入太多无力的论证;

5.检查专利中列举的所有实施例是否都正确且可行,如果不是,则提出披露不充分的反对意见。

七、除异议程序之外的其他选择

1.最佳选择是在专利审查或异议程序期间提交第三方意见,这比发起异议程序更便宜(无官费),且可匿名提交。审查员/异议部门在评估专利时会将第三方意见考虑在内。但对于申请人来说,第三方意见也更容易应对,因为在专利授权之前,申请人可以很容易地从独立权利要求中移除某些特征,这在授权之后是非常难以做到的。

2.异议期结束之后,在各个欧洲国家发起专利废止行动。但这一做法比发起异议费用更高,还要求发起人使用多种语言进行应对。

八、结语

欧洲专利异议程序是一个复杂且系统的程序,但如此前所述,专利异议是使竞争对手的专利归于无效的更为有效的方法,也是竞争者可以选择的最为经济、快捷的对专利权发起挑战的手段,所以,对于欧洲专利异议程序的相关制度,我们应该有着全面的了解,以为发起或应对欧洲专利异议做好相应准备。



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