日本专利侵权“逸失利益”的司法实践

总第162期 胡晶晶 西南政法大学 讲师发表,[综合]文章

      在日本,专利权人可以依据《日本民法典》第709条主张损害赔偿。赔偿额根据权利人逸失利益标准来确定,即权利人产品的单位利润乘以该产品因侵权行为而减少的销售量。该计算方式仅适用于极为简单的市场结构,且涉案专利技术须为缺乏替代产品的开拓性发明,难以适用于大部分改进发明专利。为了克服该计算困难,1998年日本专利法经过修改后,确立了所谓的逸失利益计算方式(第102条第一款),其内容是:专利权人或专利权专用实施权人(为叙述之便,以下统一简称为“专利权人”)对于侵权人因故意或过失侵犯其专利权而遭受的损失请求损害赔偿时,若侵权人销售了构成该侵权行为的产品(以下简称“侵权产品”),则该侵权产品销售数量乘以若非侵权发生时专利权人本应销售的每件物品所得到的利润额,可以作为专利权人的损失金额。但是,若专利权人并无能力实现与侵权产品销量等同的市场销量时,该情形相当的金额应予以扣除。其计算公式表达为:损害赔偿额=专利权人的产品单位利润*(侵权产品销量-专利权人无法实现的销量)。

      该计算方式与我国《专利法》第65条第一款中的“实际损失”类似,二者都旨在填补专利权人原本应得的被侵权人通过侵权而不当获取的市场利益。但二者在计算上的最大差异在于:(1)我国的实际损失计算仅针对专利产品,而日本的逸失利益则放宽为专利权人的产品,从而使非专利产品的损害也具有可赔偿性;(2)尽管实践中我国法院可能也会考量当事人之间的生产经营能力差距,但尚未形成与“但书”类似的规范性做法。

逸失利益方式的适用要件:“竞争品”与“实施品”

      在知识产权领域,特殊计算方式之特殊仅在于计算公式及举证方面,损害赔偿的基本原则仍应得到遵循,这是知识产权的私权属性所决定的。正因此,日本法官在确定专利侵权的损害赔偿数额时,始终围绕着相当因果关系展开,通过回答“若非侵权发生专利权人的产品本应能实现多少销售利润”来明确损害发生及其范围。对于何为“本应能销售的产品”,日本法院通常围绕着“竞争品”与“实施品”的判断展开分析。

逸失利益方式的适用以“竞争品”要件为必要

      目前日本司法界与学界普遍认为,逸失利益方式的适用应以“竞争品”为必要条件,即要求侵权产品与专利权人的产品间存在竞争关系。此时,根据经验法则(对生活中大概率事件的规律性总结)可以推定,若非侵权产品在市场上销售,实际购买该产品的消费者本会转向购买专利权人的专利产品或非专利产品。反之,若竞争关系不存,例如当事人的产品分别针对不同的地域或完全不同的消费者群体,则难以推定侵权产品的生产销售情况会影响到专利产品的销量,相当因果关系无法建立,逸失利益方式即无从适用。

     “竞争品”要件的问题在于,竞争与否的判断标准存在不确定性,因为不同的消费者群体可能有着不同的判断标准。例如智能手机与大哥大两种产品,对于年轻人而言无法相互替代,而对于有的老年人而言都能满足通话需求因此互相具有替代性。现实情形千差万别,这种判断标准只能作个案分析,而已经形成的共识是:法官应尽量保持宽松的适用态度,“竞争品”的判断标准不应过于严格。原则上,只要能合理地推定当不存在侵权产品时,消费者就很可能会转向选择专利权人的产品,“竞争品”条件即成立。

逸失利益方式是否要求“实施品”要件尚存争议

      现实中,有时专利权人的非专利产品也会因与侵权产品存在竞争关系而发生销量下降的情形,该减少的销量损失是否可赔偿?换言之,与侵权产品竞争的专利权人的产品是否仅限于实施涉案专利而得到的产品(即专利产品),抑或还包括非专利产品;在满足“竞争品”要件之外,是否须同时满足“实施品”要件?对此日本司法界与学界出现了三种不同观点,即肯定论、否定论以及折衷论。

      目前,否定论在日本司法界得到了广泛支持。日本知识产权高等法院、东京地方法院与大阪地方法院在各自裁判的案件中都并不将“实施品”作为适用要件,只要专利权人的产品相对于侵权产品而言具有可替代性,即满足“若非”测试,而前者并不以专利产品为限。否定论在日本学界也不乏支持者。田村善之教授和茶园成树教授都认为,第102条第一款指的是“若无侵权发生时权利人本能销售的数量”,并未限定“产品使用专利技术”,因此主张第102条第一款的适用仅要求“竞争品”要件,至于是否满足“实施品”要件在所不问。

      例如,在“蓄热材制造方法案”中,原告(专利权人)有蓄热材料制造方法专利(涉案专利)。被告未经许可而使用该专利生产了某产品(侵权产品)。专利权人实施另一项专利(非涉案专利)而生产的产品与该侵权产品存在竞争关系。换言之,原告有AB两项专利,但原告实施B所生产的产品与被告实施A所生产的侵权产品互为竞争品,原告起诉被告未经许可而使用了A。东京地方裁判法院在认定侵权成立的前提下,援引第102条第二款“侵权获利”,将侵权获利推定为损害范围,从而确定损害赔偿额。被告提起上诉,认为原告并未实施涉案专利,因此不应支持其适用侵权获利方式的赔偿请求。东京高等法院推翻了一审判决,最终根据第102条第一款“逸失利益”作出赔偿决定,理由在于:尽管涉案专利未被实施,但分别使用AB而制造销售的两种产品是互为替代品的关系,因此允许适用第102条第一款。

      然而,针对该判决,东京高等法院前法官三村量一提出批评,认为未实施专利的产品与侵权产品之间并不形成相互补充的市场竞争关系,从而逸失利益方式中将侵权产品销量等同于专利权人产品销量这一推定内容的前提未得到满足。他主张,第102条第一款的适用前提是专利“实施”,但应以开放的眼光在损害“规范说”理论下来看待专利是否实施的问题。也有判决采纳了类似的观点。例如,2003年东京高等法院在某专利侵权案中将“若非侵权发生专利权人本应获得的市场利润”解释为:“专利权人的产品须为实施了专利的产品,且与侵权产品发生竞争关系”。总之,肯定论者认为,逸失利益赔偿不仅要求“竞争品”要件,还要求满足“实施品”要件。

      除了以上两种观点外,还存在着折衷的第三种观点。高林龙教授认为,原则上第102条第一款的适用以“实施”为必要,例外情形以专利权人的产品与侵权产品之间具有替代性的特定情形为限。

      由于立法并未作出严格要求,究竟是否以“实施”为必要,事实上法官在个案中可自行把握,而无须拘泥于某一学说。日本知识产权高等法院的高部真规子法官指出,“竞争品”“实施品”仅仅是判断的参考因素,损害赔偿问题须始终围绕着“若非”来判断;以“实施”为要件的做法缺乏灵活性,使得专利权人的非专利产品损害无从获得救济,这也有违“填平原则”;相较之下,反对以“实施品”作为适用要件的观点更具有灵活性与合理性,从根本上体现了“若非”问题的内在逻辑。

损害范围因果关系从“全有或全无”转向“按比例”认定

      1998年日本专利法经过了修改,第102条第一款规定增加了“但书”,即侵权产品销量中超过专利权人实施能力的部分应予以扣除。作出这一修改之前,侵权产品销量整体上都被推定为专利权人的损害范围,该推定具有不可推翻性;“但书”的出现意味着该推定可以被部分地推翻。换言之,在法理上,逸失利益方式的法律性质从“不可推翻的法律推定”转变为“可推翻的法律推定”。相应地,在司法上,日本法官对于损害范围因果关系的认定也从“全有或全无”转向了“按比例”。所谓“按比例”,就是将专利权人无法实现的部分予以扣除,这是推定之“推翻”在实践中的直接表现。

      可予以扣减的内容主要取决于专利权人的“实施能力”。东京地方法院认为“实施能力”不宜严格地解释为“专利权人在侵权期间的生产销售能力”,只要专利权人“在专利有效期内有潜在的实施能力”,原则上就认为具有实施能力。至于具体哪些事由可以作为扣减理由,日本司法界也普遍支持采取较宽松的把握标准。“可扣减的项目”指的是,无论侵权发生与否,专利权人都不可能获得的侵权产品的部分销量。这不仅包括专利权囿于自身能力而无法实现的部分,也应当包括侵权人自身努力得到的部分。尤其当专利权人是生产经营能力有限的小企业,而侵权人是财力雄厚且知名度高的大企业时,即使侵权不发生,专利权人也很难实现与侵权产品销量同等的市场利益。可扣减项目的举证责任由侵权人负担,因此,当侵权人举证不能时,即作出不利于侵权人的判决。例如,当扣除部分究竟应为50%还是40%难以明确时,应认定为40%。

      例如,在“打印质量管理设备发明专利侵权案”中,日本知识产权高等法院将“可扣减项目”解释为任何弱化侵权行为与专利权人的产品之间的因果关系的情形,这通常体现为:非侵权替代品存在的情况、侵权人的营销能力(如品牌影响力与广告宣传)、侵权产品的质量(如功能和设计等系争专利之外的特征),以及侵权产品与专利权人产品之间在价格和销售方式等方面的差异。一方面,涉案专利仅构成侵权产品的一部分,并且涉案专利技术也可为其他技术所替代;侵权人的市场份额仅次于专利权人的市场份额,且因技术与市场能力良好而受消费者青睐。另一方面,如果侵权人不使用涉案专利,而是自行开发新技术,那么将耗费大量成本,且该成本最终将转嫁给消费者承担。法院综合考虑上述因素后认定:若非侵权发生时专利权人无法销售的范围占侵权产品销量的3/4,根据第102条第一款“但书”,该部分应在计算逸失利益过程中予以扣除。

      总之,日本法官依据“但书”而采取“扣除”的做法,使得逸失利益方式的“全有或全无”现象得到了纠正,而代之以按比例判断因果关系的做法。最终,在认定因果关系仅部分成立的专利侵权案件中,逸失利益的赔偿请求也可能得到支持,第102条第一项的适用率得以提高,并且赔偿数额也得到大幅度上升。

(本文属于重庆市社会科学规划项目(2017BS09)成果)

注解:

1. 所谓“逸失利益(Lost Profits)”,指的是对于未来预期应得的利益,却由于违法行为,或者未履行的债务偿还而导致的利益损失。

2. 田村善之,「知的財産権と損害賠償」弘文堂,2004年3頁。

3. 知財高判平成23·9·25平成20(ワ)第10032号;東京地判平成22.7.24平20(ネ)17810号;大阪地判平成17.4.19(平15(ワ)12207号。

4. 田村善之、「特許権侵害に対する損害賠償額の算定──裁判例の動向と理論的な分析」,パテント67卷1号,第133頁。茶園成樹、「特許権侵害による損害賠償」ジュリスト1162号49頁。

5. 東京高判平成11.6.15判時1697号96頁[蓄熱材の製造方法]。

6. 三村量一、「損害(1)――特許法一〇二条一項」、牧野利秋、飯村敏明篇「新裁判実務大系――知的財産関係訴訟法」,2001年、300頁。

7. 東京地判平成13.7.17判例工業所有権法[2期版]2233の111頁[記録紙];東京地判平成14.4.25平成13(ワ)14954[生海苔の異物分離装置]。

8. Nodoka Nakamura, Recent Trends in Court Judgements Concerning Damages in Japanese Patent Infringement Litigation, AIPPI Journal, November 2014, p.389-410.

9. 高林龍、「標準特許法[第4版]」271頁。

10. 2016年11月7日,日本高等法院的高部真规子法官在接受本文作者的访谈时如是说。

11. 東京地判平成13年7月17日(平成一―年(ワ)第二三零一三号「紀禄紙事件」判時、判々掲載予定)。

12. 三村量一、「損害(1)—特許法一零二条一項」、牧野利秋、飯村敏明、「新.裁判実務大系.知的財産関係訴訟法」、289頁。

13. 知財高判平成25·12·19平成25(ネ)第10051号。

14. 三村量一、「損害(1)—特許法一零二条一項」、牧野利秋、飯村敏明、「新.裁判実務大系.知的財産関係訴訟法」、300頁。



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