历经初审、上诉审及终审，德国联邦法院（德国最高法院）于2020年7月初公布了“Sisvel v. Haier”（“西斯福诉海尔”案，简称本案） 1 标准必要专利（StandardEssential Patents，简称SEPs）许可纠纷的终审判决理由。德国联邦法院几乎推翻了德国杜塞尔多夫地方上诉法院作出的有利于海尔的裁决。该法院对一些争议问题的判定，不仅代表了欧洲地区SEPs许可纠纷裁判规则的最新发展，也是中国企业在“走出去”过程中遭遇SEPs许可诉讼的典型写照，具有积极的关注价值和研究意义。

 

西斯福与海尔关于SEPs的争议

 

本案原告西斯福公司是争议专利（一种数字移动通讯系统数据处理技术，欧洲专利号：852885）的所有人（简称“原告”）。该专利对于实施标准化组织欧洲电信标准学会（ETSI）通用分组无线服务（GPRS）与全球移动通信系统（GSMC）两种应用于通信领域的标准必不可少，是本案中的标准必要专利。被告海尔德国有限公司(Haier DeutschlandGmbH)和海尔欧洲贸易公司(Haier Europe TradingSRL)同属于海尔集团（简称“被告”）。海尔德国有限公司和海尔欧洲贸易公司在欧洲地区销售的手机和平板电脑产品，都需要使用该争议专利。

 

2013年4月，原告向ETSI作出了以公平、合理、无歧视（Fair, Reasonable and Non-discriminatory，简称FRAND）条件许可他人实施争议专利的承诺，即FRAND承诺。然而，在此之后，原告与被告未能就实施争议专利达成许可协议。2014年，原告向德国杜塞尔多夫地方法院起诉，要求被告停止实施争议专利，并赔偿侵权损失。被告认为原告行为违反欧盟竞争法，并提出专利强制许可抗辩。尽管被告向原告提出了许可协议的要约，法院最终还是支持了原告的诉请。法院并未审查原告提出的许可要约是否满足FRAND条件，而是认为被告的反要约未能在合理期限内作出，并且否定了其专利强制许可抗辩。

 

对此，上诉法院在2017年4月的判决中认为，欧盟法院在“华为诉中兴案”判决中确立的原则应适用于拟订立许可协议的双方，原审法院应当审查双方是否都履行了FRAND义务。上诉法院认为，被告已经充分声明其寻求许可的意愿（willingness）。由于原告未将其给予其他被许可人的许可费折扣给予被告，因此，原告违背了其FRAND承诺，并且其歧视性定价的做法构成滥用市场支配地位。最终，上诉法院判定被告构成侵权，但驳回了原告请求禁令（即被告须停止销售争议专利产品）的诉求。

 

2020年5月，联邦法院公布该案临时判决。在临时判决中，法院除认为原告所有的争议专利由于在诉讼期间已届有效期而致禁令之诉失去意义外，基本支持了原告要求被告销毁和召回侵权商品、提供相关信息和账目以及赔偿侵权损失等诉讼请求。法院认为，被告未能表达其订立FRAND许可协议的意愿，并且驳回其根据竞争法提出的专利强制许可抗辩。

 

原告是否构成滥用市场支配地位

 

当专利权标准化后，SEPs权利人在许可市场就能够获得更有利的议价地位。为了抑制SEPs权利人不合理地利用这种强势地位攫取畸高的许可费以及避免出现专利劫持（hold-up）情况，标准化组织一般会要求SEPs权利人做出FRAND承诺，从而平衡许可方与被许可方利益，进而真正发挥标准对于技术发展和创新的促进作用。当SEPs权利人与实施人无法达成许可协议进而寻求司法救济时，后者往往以前者通过诉讼达到威吓目的，违反其作出的FRAND承诺，从而构成竞争法下的滥用市场支配地位，作为自己不侵权的抗辩理由。

 

本案中，对于原告是否构成滥用市场支配地位，法院根据《欧盟运行条约》 （TFEU）第102条进行了类型化和精细化的分析。法院将标准必要专利权人提起禁令之诉、召回与销毁之诉（要求被告将市场上的侵权产品清除出去）与损害赔偿之诉区别开来，并分别认定是否构成滥用市场支配地位。法院的谨慎态度，与欧盟法院就TFEU第102条在知识产权领域适用时一贯的谨小慎微立场是一致的。根据欧盟法院此前的判例，权利人行使其知识产权的行为构成TFEU第102条所规定的滥用，是一种特殊或例外情况（exceptional circumstance）。换言之，被告的这项抗辩得到法院支持的难度很大。

 

联邦法院在本案中按照竞争法的分析进路，对相关市场、是否具有支配地位以及是否构成滥用等要素，分别进行认定。其中，对于禁令之诉，联邦法院认可上诉法院的意见，认为原告提起禁令之诉构成滥用其支配地位。但是，由于争议专利的有效期在诉讼阶段已经终止，法院的认定尽管对被告有利，但实际上已经没有实质意义。被告对于过期专利的使用不构成侵权，自然谈不上被禁止使用。

 

就原告提出的、在涉案专利有效期内召回及销毁市场上的侵权产品的诉请，由于被告未能证明其是不相称的，因而该项诉请得到联邦法院支持。法院同时认为，尽管原告提起禁令之诉构成滥用其支配地位，但这并不影响其损害赔偿请求权。原告提起损害赔偿之诉原则上并不构成滥用支配地位，即便是在SEPs情况下。这也是欧盟法院在“华为诉中兴”案判决中确立的原则。

 

双方在许可协议谈判中是否履行FRAND义务

 

FRAND是SEPs许可纠纷中最扑朔迷离的话题。由于其内涵难以确定，定性莫衷一是，FRAND义务是否以及如何履行成为各国理论与司法实务中的难题。本案判决之所以被国外很多评论视为对SEPs许可纠纷裁判规则的新发展 2 ，最主要的原因就是法院对于FRAND义务作出了一些与以往判例法不同的解释与分析，并直接影响到裁判结果。

 

根据上诉法院的认定，尽管原告履行了其在缔约过程之前提供相应信息等相关义务，并持续表现了其有意订立许可协议，但其并未向被告提供一项FRAND要约。具体而言，原告给被告的许可费较其他被许可人而言更高，这被上诉法院认为是对被告的明显歧视，违反了原告向ETSI做出的FRAND承诺。

 

对此，联邦法院认为，判断一项许可协议中的条件是否是合理及无歧视的，通常需要具体情况具体分析。SEPs权利人原则上并不需要对所有使用者“一视同仁”才符合“合理及无歧视”的要求，而且“一视同仁”也不是FRAND承诺一定要求的。

 

联邦法院认为,上诉法院错误地认定被告同意就FRAND条款达成许可协议。换言之，联邦法院并不认为被告的行为体现出其同意就FRAND条款达成许可协议的意愿。首先，被告在2013年12月的回应是在原告向其发出侵权通知超过一年后才做出的，这足以说明被告无意获得许可。其次，从内容上看，被告随后向原告发送的邮件无法说明其是认真且无条件地有意就FRAND条款达成许可协议，而只是表达了想要与原告就许可费折扣进行正式谈判的希望。从被告作为邮件接收方的客观角度看，这样的回复无法清楚明确地表明其已经准备在FRAND条款基础上达成许可协议。并且，从诉讼进行阶段双方的邮件往来分析，被告就达成许可协议的声明仍然是附条件的，即是否达成许可协议取决于法院对于争议专利有效性及是否存在侵权的认定。在法院看来，这不足以表达被告寻求许可的意向。

 

此外，被告在三年多的时间里坚持要求原告提供权利要求对照表（claim charts）以确认原告被侵权的事实，这在法院看来是一种拖延战术（delaying tactics）。对此，北京市高级人民法院曾在2018年“西电捷通诉索尼”案的二审判决中做出同样的认定，即被告（索尼）是否侵犯了原告（西电捷通）的专利权，并非一定需要借助原告提供的权利要求对照表才能确定。换言之，原告虽然有义务向被告说明其权利被侵害的事实，但是这种说明并不以提供权利要求对照表为必要前提。总的来说，法院对于被告反复确认的是， “对于获得许可这件事，我们是认真的”；然而，法院经过分析认定，被告没有这样的意向。

 

中企需基于裁判规则做针对性法律准备

 

本案的审理前后历时六年，经过初审、上诉审以及联邦法院终审，在欧洲乃至全球引发关注。原告是一家专利“非实施实体” （NPEs），即本身并不直接实施其拥有的专利技术来生产产品或提供服务，而主要以收购、委托研发等方式获取专利，并通过专利诉讼、转让、许可等方式获利的公司，也被称为“专利流氓”。目前，原告已经与长虹、小米、OPPO等多家中国公司发生专利诉讼。关注本案不应当仅限于结果，更应当将目光聚焦于法院在裁判规则方面的法律推理。

 

较此前的裁判规则，德国联邦法院在本案的处理上既有继承也有变化。法院对于SEPs权利人滥用市场支配地位的认定仍然秉持谨慎态度，并不当然否定SEPs权利人的禁令请求权，而是基于竞争法的分析进路，通过许可谈判双方举证责任的分配得出结论。换言之，法院对于SEPs实施人基于竞争法提出的专利强制许可抗辩，不但不会轻易做出认定，反而倾向于驳回。

 

与此前着重于SEPs权利人是否违反FRAND承诺的分析不同，法院开始更加关注SEPs实施人是否履行FRAND义务，尤其对其获得许可的意愿设定了更为严格的标准。换言之，SEPs实施人需要承担更重的举证责任以说明其的确有意获得许可，而非通过拖延谈判等方式不合理地使用专利，从而引发专利反向劫持（reverse hold-up）的质疑。

 

可以预见，随着中国企业走出去的步伐逐渐加快，围绕SEPs许可的纠纷将长期存在，甚至愈演愈烈。在休戚与共的全球专利技术许可市场中，中企作为SEPs许可方与被许可方牵涉诉讼的情况同时存在。作为许可方，中企在许可协议谈判阶段应尽力遵循当地法院在既有判例中确立的谈判义务，以使自己的行为最大化贴合FRAND承诺，然后在此前提下积极行使诉权以寻求禁令、损害赔偿等救济。作为被许可方，中企一方面应通过积极的邮件措辞等方式体现自身获得许可的意愿，尽力避免给他人造成专利反向劫持的印象；另一方面，应充分行使法律赋予的抗辩权，从竞争法、民法、专利法等多个维度寻求侵权抗辩依据。综观全球SEPs许可诉讼，法院的裁判规则既有趋同化也存在差异化。对企业而言，针对性的法律应对与诉讼策略则永远是关键。

 

本文是作者主持的国家社科基金青年项目“标准必要专利反垄断的困境与路径研究”（16CFX049）、司法部法治建设与法学理论研究部级课题“标准必要专利反垄断诉讼的裁判规则研究”（15SFB3030）阶段性成果。

参考文献：

1.See Judgement KZR36/17(English Version), http://eplaw.org/wp-content/uploads/2020/07/DE-FCJ-Sisvel-v-Haier-English.pdf.  

 

2.See Jan Bösing and Tilman Müller-Stoy, FRAND objection: German Federal Court of Justice, judgment dated May 5, 2020 – docket no. KZR 36/17, https://www.mondaq.com/germany/patent/963100/frand-objection-german-federal-court-of-justice-judgment-dated-may-5-2020-docket-no-kzr-3617; Mathieu Klos, Federal Court of Justice lays down new FRAND rules for implementers, https://www.juve-patent.com/news-and-stories/cases/federal-court-of-justice-lays-down-new-frand-rules-for-implementers/; Christina Schulze, Sisvel and Haier judgment brings clarity to FRAND rules, https://www.juve-patent.com/news-and-stories/cases/sisvel-and-haier-judgment-brings-clarity-to-frand-rules/. 

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