商标争议中作品名称在先权益保护条件探析

总第163期 崔梦嘉 北京市集佳律师事务所 律师发表,[商标]文章

 

近日,北京知识产权法院针对作品名称在先权益保护相关案件审理情况召开新闻发布会,对该院近期审理的一系列有关“作品名称在先权益”的商标授权确权行政案件情况和典型案例进行了通报,并详细阐释了该院在审理此类案件中所考量的主要因素。北京知识产权法院的上述发布,为权利人在商标授权确权行政案件中如何寻求适用《商标法》第三十二条之规定、保护自身基于作品名称产生的在先权益,进一步指明了方向。

 

本文围绕相关法律法规、在先案例,并结合笔者代理的(2019)京73行初4260号“王者荣耀”商标无效宣告案件,谨试论在商标争议中权利人寻求作品名称在先权益保护的论证路径。

 

作品名称在先权益的性质

我国《商标法》通过第三十二条给予权利人商标权之外的权利基础,作为救济途径。最高人民法院在《关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》 (简称《规定》)第二十二条中明确,满足一定条件下,权利人可基于作品名称、作品角色名称等产生的在先权益,依据《商标法》第三十二条获得权利救济。北京市高级人民法院在《商标授权确权行政案件审理指南》中则对保护条件作了进一步阐释。

 

这一权益的实质,是作品权利人基于作品本身的知名度进而获得的基于作品名称等作品的元素进行商业开发、获取相关商业利益的一种竞争法上的权益。在现代商业实践中,包括《王者荣耀》所属的“游戏”这一类型在内,如文学作品、电影、电视剧等,这些作品的文化属性,使得相关受众(读者、观众、玩家)对于作品中的元素产生很强的移情作用,使受众乐于购买、消费与作品名称、作品元素相关的合作商品、周边商品。作品的权利人也因而享有一种竞争优势,即上述法律给予保护的一种在先权益。

 

此种在先权益,俗称“商品化权益”,在国外早已形成成熟的授权产业,持有极具知名度之作品的权利人,围绕旗下作品及角色构筑了包含周边产品、主题公园的完整产业链,借以通过优秀的作品获得更多更广的收益。

 

市场已经证明,作品名称在先权益的周边产业链蕴含巨大的商业价值,是作品权利人极重要的竞争优势。但周边产业链必然与作品本身相关商品类别在《商标法》类似商品的定义上具有较大距离,又使得少数恶意申请人存有抢注其它类别商标、抢占交易机会的可乘之机。在此情况下,权利人的救济途径之一,即是寻求《商标法》第三十二条对其在先权益的保护,以消除商标被抢注的威胁。

 

作品名称在先权益的保护条件与论证路径

 

经过相关规定、指引的明确制定以及众多在先案例的认定,实践中作品名称在先权益的保护条件在司法认定上逐渐明晰、统一。综合而言,在当前商标争议行政案件中,该种权益的保护条件可以划分为以下五项:

 

(一)保护对象

保护对象,即作品名称和作品中的角色名称等。首先需要注意的是,如果保护对象可以作为法律明确规定的权利(如姓名权、肖像权、著作权)来得到保护,就并无适用作品名称在先权益保护路径的必要。

 

具体到保护对象,最高人民法院在《规定》第二十二条第二款中对其进行了概括式列举,除明确指出作品名称和作品中角色名称可予以保护外,还留下了“等”字,为未来随着商业实践的发展可能产生的权益形态留下了空间。从既有相关判决来看,亦有如“TEAMBEATLES”案 1 、 “羽泉”案 2 对知名乐队名称予以保护的案例,但总体而言,超出“作品名称” “作品角色名称”作为保护对象的案例相对较少。这可能是由于作品名称在先权益自身的拓展性,为司法裁量留下了相当广袤的空间,裁判机关要保持相对克制的保守态度。因此,以作品名称和作品中角色名称作为保护对象,相比较于其它形态,可能相对更容易得到支持。

 

保护对象的特有性是另一项值得注意的问题。由于部分作品名称、角色名称本身使用的就是不属于臆造词的较为常见的词语、姓名,其本身缺乏特有性,在寻求适用在先权益保护之时,裁判机关可能会考虑保护的后果是否会导致权利人对非臆造词在较广商业领域的“垄断”,因而收窄其保护范围,甚至不予保护。北京知识产权法院在“环太平洋 Pacific Rim”案 3 中,就认为作为保护对象的作品名称“Pacific Rim”属于地理上指代固定区域的词汇,并非权利人独创,因而未支持其请求。

 

笔者认为,作品名称在先权益与商标权的性质不同,其保护对象的特有性与商标标志的显著性也不相同,对于一种非臆造的、较为通用的词语是否可以通过权利人的商业经营而获得特有性、与权利人建立稳定的对应关系,因而就可以获得保护,可能是存在较大争议的。但是,对于此类保护对象,在权利人对其知名度、保护范围、诉争商标申请人主观恶意进行了较为充分举证的基础上,裁判机关综合考虑各项因素,亦可能对其予以保护或至少在较窄的范围内予以保护。对于权利人而言,还可通过搜索引擎的关键词热度指数检索、报刊检索、相关商业领域实践情况等角度,强化证明保护对象在某一部分领域的特有性。

 

(二)知名度

知名度,即诉争商标申请日前,保护对象(作品名称、作品中角色名称等)已经具有一定知名度。

 

当前的法律法规并未对作品名称在先权益保护中保护对象的知名度应当达到何种程度,或其宣传、经营的时间长度进行明确规定。笔者认为,保护对象的知名度情况与权利人寻求的保护范围具有较大关联性:如寻求的保护范围距离保护对象自身所属之商业领域较近,则其知名度的证明要求不需非常高;两者距离越远,对保护对象自身的知名度要求就越高。

 

基于当前我国文娱市场高速发展的现状,现实中很多保护对象都是一经投放市场,其潜在的商业价值就已经引起恶意申请者的注意,并诱使恶意申请者在一系列与保护对象自身领域距离“若即若离”的商品和服务上进行注册。此次的“王者荣耀”商标无效案亦属此类典型案例。笔者认为,为保护权利人合法在先权益,对于保护对象的宣传、经营时间不宜做强制性要求,而是应该结合证据事实及案件各项因素进行综合判断。

 

尤其是在今天的移动互联网时代,互联网的广泛普及改变了传统商业的运作模式,使产品得以通过互联网的信息传播迅速触达广大公众,其传播速度快、传播范围广的特点,可以在知名度考察中适当予以考量。最高人民法院在“美图”商标无效宣告案 4 中,在认定驰名商标的过程中考量了互联网行业的特点。在笔者代理的“小米生活”商标侵权案 5 中,法院亦结合互联网时代的营销特点,认定第9类“小米”商标在小米手机发布的当年年底即可得到驰名商标保护。

 

“王者荣耀”商标无效案件中,诉争商标申请日与腾讯公司《王者荣耀》游戏发布的时间相隔很短。为证明“王者荣耀”游戏名称在诉争商标申请日以前的知名度情况,原告在举证传统推广宣传类证据的同时,亦尽力从互联网信息传播的角度举证了一系列证据,并强调与其它在先具有一定知名度之游戏的对比情况,通过诉争商标申请日以前的搜索热度、用户活跃度,以及腾讯公司以社交平台推动游戏推广的宣传模式等角度,对“王者荣耀”游戏名称的知名度进行了证明。

 

(三)标志近似度

标志近似度,即诉争商标与保护对象相同或高度近似。

 

对于与保护对象相关的部分占整体比例相对小的诉争商标,是否可以通过作品名称在先权益予以规制?北京知识产权法院通报的“小羊肖恩”案,就诉争商标属于图文组合商标而图形占据主要部分的情形,给予了可以予以规制的肯定回答。不过对于文字商标中相关文字比例较小的情况,是否仍可予以规制?这个问题可能需要结合诉争商标申请人的恶意及保护对象的知名度情况予以综合考量。

 

(四)保护范围

保护范围,即混淆、误认存在关联关系的可能性。它是作品名称在先权益保护最终的落脚点,也是争议最大的问题。

 

作品名称在先权益在现实商业实践中的特点,就是权利人通过作品的知名度,在不同于作品本身的商业领域进行经营拓展,进而获取竞争优势和商业利益。这一特点决定了作品名称在先权益所涉及的商品服务范围必然不同于其作品本身所属的范围。正因如此,作品名称在先权益的保护范围存在较大争议。

 

笔者认为,作品名称在先权益的保护应紧密结合保护对象的知名度覆盖相关公众的情况,以及保护对象所属作品类型在当前现实商业实践中进行商业开发的普遍情形,加以综合判断,限定在一定范围的特定领域之内。

 

具体到案件中,权利人要证明保护对象所能延及的保护范围,可能需要从以下两点着手:

 

首先是知名度。作品名称在先权益保护的五个条件之间均互有影响,保护对象的知名度在事实上决定了其在现实商业实践中的潜在商业价值,对于保护范围的证明具有较大的正向影响。一部作品在公众中的知名度越高,其可能通过商业开发拓展的经营范围就越广,这是符合日常生活经验法则的。而在知名度这一领域,电影、游戏作为当代大众娱乐媒介的代表,也许在举证上具有一定优势。

 

其次是实际的商业开发行为。作品名称在先权益所保护的是权利人基于作品的竞争优势和未来可预期的商业利益,因此笔者认为,权利人不需要也不能够证明其已经围绕保护对象在诉争商标核定商品或有关联的商品上进行了商业开发,否则有悖于作品名称在先权益保护的本意。但是,如果权利人可以举证证明其在诉争商标申请日以前已经就持有的其它作品在诉争商标核定商品或有关联的商品上进行了开发,或者证明诉争商标申请日前同行业其它权利人已经在这些商品上进行过开发,业已形成现实商业实践,则可以较为有力地证明保护对象的保护范围应当延及于诉争商标核定商品。

 

在“王者荣耀”商标无效案中,针对诉争商标核定的第33类“白酒;果酒;葡萄酒”等商品,原告从上述两方面尽力进行了举证:一方面证明腾讯公司的其它游戏在诉争商标申请日前已经在酒精饮料、饮料、餐饮等和上述商品高度关联的领域进行了商业开发;一方面证明其它公司也已就旗下游戏在诉争商标申请日前进行了类似的商业开发。最终,北京知产法院认定: 《王者荣耀》游戏属日常娱乐范畴,根据行业特点,游戏的周边产品通常会涵盖饮料、食品、日用品等多种商品,且原告亦举证证明已合作开发了多种饮料等周边产品,故“王者荣耀”作品名称的知名度所及的范围能够及于日常生活领域。

 

基于保护对象的知名度及保护范围在现实商业实践中的可延及性,与保护对象相同或近似的诉争商标,必然非常容易使消费者误认为其与权利人的商品或者与权利人存在特定联系。

 

(五)主观恶意

主观恶意,分为直接恶意与间接恶意。

 

对于间接恶意,则通常需要结合前述四项条件中的证据事实进行证明。如前所述,作品名称在先权益保护的五个条件之间都互有影响,而保护对象的特有性、保护对象的知名度、标志近似程度、保护范围的延及性均与间接恶意存在极大关联。

 

保护对象如属于臆造词,具有很强的特有性,则诉争商标申请人殊难解释其为何在权利人作品发布后申请诉争商标;保护对象知名度越高,则越说明诉争商标申请人存在知晓保护对象的可能性;标志近似程度越高,则诉争商标申请人的模仿故意更加凸显;保护范围可以及于核定商品,则诉争商标申请人明显存在申请该商标抢占权利人竞争优势借以牟利的恶意。

 

笔者认为,在前面四项条件中的证据事实满足一定条件的情况下,综合考量可以直接推知诉争商标申请人的主观恶意。

 

“王者荣耀”商标无效案件中,北京知产法院在综合考量在案事实后认定:诉争商标申请人申请注册诉争商标时对《王者荣耀》游戏理应知晓,且如前所述该游戏知名度所及的范围涉及日常生活领域,故其申请注册诉争商标难谓善意。

 

此外,原告还举证证明该案诉争商标申请人具有申请注册多个“王者荣耀”相关商标的行为,其法定代表人还同时担任贵州王者荣耀酒业有限公司的法定代表人,进一步证明了诉争商标申请人的主观恶意。

 

结语

正如先前北京知产法院发布会通报的数据所示,目前而言,商标授权确权行政诉讼中涉及作品名称在先权益保护的案件仍只占据极低的比例,但大多得到了社会的广泛关注,这一定程度上正是由于在我国文娱产业已经迈入“IP”时代,作品名称在先权益的商业开发已经广泛深入到一般消费者的生活中,其巨大的商业利益和相应的法律保护都日渐受到市场主体乃至一般消费者的注意。

 

笔者相信,随着我国法制建设的发展、全球经济文化交流的深入、文娱产业的繁荣,引用《商标法》第三十二条寻求作品名称在先权益保护的案件数量和比例会逐渐增高。这一权益的保护路径也会在实践中通过更多案件的探索进一步发展、成熟。



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