浅析PCT-PPH请求与常规PPH请求的异同

总第164期 王红艳 北京康信知识产权代理有限责任公司专利代理师发表,[专利]文章

PCT-PPH请求和常规PPH请求作为提交PPH(Patent Prosecution Highway)请求的两种形式,它们之间的差异性将会导致对“参与专利审查高速路(PPH)试点项目请求表”相关项目填写的方式和繁简程度等产生差异,由此导致PPH请求的通过率、申请人的费用支出等也产生差异。本文旨在通过分析PCT-PPH请求与常规PPH请求之间的异同,以期帮助提高申请人PPH请求的通过率,更好地服务于申请人。

PCT-PPH请求与常规PPH请求的差异之处

所基于的工作结果不同

PCT-PPH请求是在满足其他相关规定的情况下,使用来自某一国家或地区知识产权局的PCT国际阶段工作结果而作出的PPH请求。PCT国际阶段工作结果,是与要求PCT-PPH请求的本申请对应的PCT申请的国际阶段的最新工作结果,即:国际检索单位的书面意见(WO/ISA)、国际初步审查单位的书面意见(WO/IPEA)或国际初步审查报告(IPER)。在满足其他条件的情况下,当上述最新工作结果中指出至少一项权利要求具有可专利性/可授权时,申请人可以基于该最新工作结果提交PCT-PPH请求。常规PPH请求是在满足其他相关规定的情况下,使用某一国家或地区知识产权局的国家或地区工作结果而作出的PPH请求。国家或地区工作结果是指:对于本申请的对应申请,由相应国家或地区知识产权局作出的、在其中明确指出了权利要求具有可专利性的最新审查意见通知书。在满足其他条件的情况下,申请人可以基于上述最新审查意见通知书提交常规PPH请求。在对“参与专利审查高速路(PPH)试点项目请求表”中“OEE工作结果类型”的勾选中,PCT-PPH请求和常规PPH请求的勾选是不同的。当申请人所提交的PPH请求为PCT-PPH请求时,所勾选的项目应该是“WO-ISA、WO-IPEA或IPER”;所提交的PPH请求为常规PPH请求时,所勾选的项目应该是“国家/地区的审查意见”。如果上述勾选项出现错误,将直接导致PPH请求无法通过。

 工作结果提交的繁易程度不同

对于PCT - PPH请求,由于其所基于的工作结果是国际检索单位的书面意见(WO / ISA)、国际初步审查单位的书面意见(WO / IPEA)或国际初步审查报告(IPER),而这些工作结果及其英译文通常可以通过“PATENTSCOPE”获得,故而在提交PCT-PPH请求时,申请人可以不用提交这些工作结果。另外,PCT-PPH请求所基于的工作结果的名称,在不同国家或地区的知识产权机构中的名称是标准的,通常不会出现工作结果名称错译的情况。对于与中国国家知识产权局建立的大多数PPH项目来说,在提交常规PPH请求时,通常需要提交与对应申请的实质审查相关的所有工作结果及其中/英译文,并在“参与专利审查高速路(PPH)试点项目请求表”中写出所有工作结果的副本名称。而不同国家或地区的知识产权局在实质审查过程中所下发的通知书的名称、次数等都是不同的,这种差异性就会导致申请人在提交这些工作结果时可能出现漏交通知书、错译通知书名称等问题,而这些问题将会直接导致其PPH请求无法通过。另外,与对应申请的实质审查相关的所有工作结果的中/英译文的翻译,将直接导致申请人支出费用的增加。所以,相较于常规PPH请求,PCT-PPH请求在对应申请工作结果提的交方面,程序相对简易一些,不需要申请人支出额外的译文费用。

 权利要求对应性说明的繁易程度不同

对于PCT-PPH请求来说,很多情况下,在作为对应申请的PCT申请中,并非所有的权利要求在国际阶段的工作结果中都具有可专利性。例如,某个PCT申请中有一套权利要求1-13,其中只有权利要求2在国际阶段的工作结果中被认为具有可专利性。如果本申请为该PCT申请的中国国家阶段申请,当其基于该PCT申请国际阶段的工作结果提交PCT-PPH请求时,在本申请中,需要将权利要求2的附加技术特征加入到权利要求1中,并删除权利要求2。这样的修改必然会导致本申请从属权利要求3-13(重新编号后的权利要求2-12)的保护范围和/或引用关系发生变化,即本申请权利要求1、3-13(重新编号后的权利要求1-12)相对于对应的PCT申请的权利要求1-13在保护范围和/或引用关系上发生了变化。对于这样的变化,在提交PCT-PPH请求时需要进行权利要求对应性的详细说明,而这样的说明通常是复杂且不易的。如果这种对应性的说明描述不清楚,也将会直接导致PPH请求无法通过。

对于常规PPH请求来说,其是基于国家或地区工作结果作出的PPH请求,对应申请通常在该国家或地区的工作结果已经处于授权状态,其所有的权利要求都是符合授权要求的权利要求。申请人在提交常规PPH请求时,可以将本申请的权利要求修改为和对应申请的权利要求完全一致,各权利要求的对应性说明中只要写明“完全一致”即可。相比之下,PCT-PPH请求在权利要求对应性说明方面的复杂性比常规PPH请求要高,也更容易在这方面出现错误,而导致PPH请求无法通过。

 本申请与对应申请所应满足的关系的多样性不同

在提交PPH请求时,本申请与其提交PPH请求所基于的对应申请之间必须满足一定的关系,例如优先权关系、同一PCT申请进入不同国家阶段的关系等,从而使得本申请与对应申请之间建立一定的联系。无论是PCTPPH请求还是常规PPH请求,本申请和对应申请之间所应满足的关系都是具有多样性的。

 
例如,对于PCT-PPH请求来说,本申请可以是作为对应申请的PCT申请的中国国家阶段申请,也可以是作为对应申请的PCT申请的优先权要求基础的中国申请等。对于常规PPH请求来说,本申请可以是依据《巴黎公约》有效要求对应申请优先权的申请,本申请和对应申请也可以是未要求优先权的PCT申请的不同国家阶段申请等。
 
然而,对于来自不同国家的对应申请,本申请和对应申请满足相同的关系,却并不意味着本申请一定能够基于对应申请来提交常规PPH请求。例如,对应申请为一美国申请,其要求一印度申请的优先权,本申请同样要求印度申请的优先权,如果对应的美国申请具备可专利性,则本申请可以基于对应的美国申请的工作结果提交常规PPH请求。即,对于对应申请是美国申请的情况,当本申请和对应申请都要求来自第三国的申请(印度申请)的优先权时,如果对应申请具备可专利性,则本申请可以基于对应申请的工作结果,根据IP5的PPH请求的流程来提交常规PPH请求。
 
然而,如果对应申请为一英国申请,本申请和该对应的英国申请同样要求一印度申请的优先权,在对应的英国申请具备可专利性的情况下,本申请并不能基于对应的英国申请的工作结果提交常规的PPH请求。即,对于对应申请是英国申请的情况,当本申请和对应申请都要求来自第三国的申请(印度申请)的优先权时,即便对应申请具备可专利性,本申请也不能基于对应申请的工作结果来提交常规PPH请求。
 
可见,对于常规的PPH请求,本申请和对应申请之间应该满足的提交PPH请求的关系,对于不同的国家而言也是不相同的。相较于常规PPH请求,PCT-PPH请求中本申请和对应申请之间的关系尽管也存在多样性,但这样的关系对于不同国家而言则是相同的。所以,在提交常规PPH请求的时候,申请人往往需要根据提交常规PPH请求所基于的对应申请来自的国家的知识产权局与中国知识产权局签订的PPH项目流程,核实本申请和对应申请是否满足相应流程所规定的本申请和对应申请之间的关系。如提交PCT-PPH请求,则无需完成此项工作。

 其他不同之处

截止目前,已经有30个国家或地区的知识产权局与中国知识产权局建立了常规PPH项目,然而,并非所有这些国家或地区的知识产权局都与中国知识产权局建立了PCT-PPH项目。

PCT-PPH请求与常规PPH请求的相同之处

 PCT-PPH请求与常规PPH请求,在提交时机、修改时机、提交次数、补正处理、对审查意见的加快等方面都是相同的。

 提交时机

 申请人在提出PPH请求之前或之时,必须已经收到中国国家知识产权局作出的发明专利申请公布通知书。即,在申请人提交PPH请求时,本申请必须已经公布。在本申请已经公布的情况下,提交PPH请求的时机有两个:其一,可以在提出实质审查请求的同时提出PPH请求;其二,可以在本申请已经进入实质审查阶段之后但尚未收到中国国家知识产权局实质审查部门作出的任何审查意见通知书期间提出PPH请求。这里的审查意见通知书不限于第一次审查意见通知书,还包括译文改正通知书、单一性通知书等。

 
由于PPH请求是对实质审查程序的加快,所以,中国国家知识产权局通常情况下是在本申请进入实质审查阶段之后,才审查PPH请求的。如果申请人在提出实质审查请求的同时提出PPH请求,通常需要经过很长的时间才能收到PPH请求审批决定通知书,而在这段时间内,对应申请的状态很可能会发生变化。例如,美国的对应申请很可能在下发一次授权及缴费通知书之后由于各种原因而再下发数次授权及缴费通知书,而这些再次下发的数次授权及缴费通知书的名称是需要填写在“参与专利审查高速路(PPH)试点项目请求表”中的,这必然会导致申请人在提出实质审查请求的同时提出的PPH请求,因为工作结果名称填写不全而无法通过,从而浪费一次提交PPH请求的机会。
 
所以,申请人在本申请已经进入实质审查阶段之后但尚未收到中国国家知识产权局实质审查部门作出的任何审查意见通知书期间提出PPH请求,相对来说是较为妥当的,在这期间提出PPH请求,一般在二十天至一个月左右就可以收到PPH请求审批决定通知书。
 

修改时机

 为了满足本申请与对应申请之间权利要求的对应性要求,在提交PPH请求时,申请人通常需要将本申请的权利要求和对应申请的具有可专利性的权利要求修改为一致,这就要利用本申请的主动修改时机。本申请的主动修改时机有以下两个:第一,可以在对本申请提出实质审查请求的同时对本申请进行主动修改;第二,可以在收到中国国家知识产权局作出的发明申请进入实质审查阶段通知书三个月内,对本申请进行主动修改。 此外,申请人在提交本申请时已经确知对应申请的具有可专利性的权利要求的情况下,也可以在提交本申请时,将本申请的权利要求修改为与对应申请的具有可专利性的权利要求一致。这里需要注意的是,PPH请求的提交时机和修改时机之间有一定的时间重叠,但它们之间并无必然的联系,并不意味着只能在进行主动修改的时机提交PPH请求。例如,在主动修改的第二个时机已过的情况下,申请人如果还未收到中国国家知识产权局实质审查部门作出的任何审查意见通知书,在满足其他条件且满足权利要求对应性要求的情况下,仍可以提交PPH请求。

其他相同之处

PCT-PPH请求与常规PPH请求还有下列相同之处:必须电子提交;只有两次提交机会;都应该在自收到补正通知书之日起15日内进行答复;都没有官费;都只是对第一次审查意见通知书的加快,对第一次审查意见通知书后的后续通知书没有加快作用。为清楚起见,现将PCT-PPH请求与常规PPH请求的异同点进行总结(见表1、表2)。

 

可见,PCT-PPH请求和常规PPH请求具有相同的提交时机、修改时机等,但在上述文件提交、权利要求对应性说明等方面各具优劣势。申请人在提交PPH请求的过程中,了解上述PCT-PPH请求与常规PPH请求的异同,不仅可以很好地把握PPH请求的提交和修改时机,还可以在很大程度上避免“参与专利审查高速路(PPH)试点项目请求表”的填写错误,提高其PPH请求的通过率。

了解PCT-PPH请求与常规PPH请求的异同对代理工作的助益

专利代理工作中,有越来越多的申请人咨询有关提交PPH请求的问题。在面对一件申请既可以提交PCT-PPH请求也可以提交常规PPH请求的情况时,结合对应申请的具体情况,综合考虑PCT-PPH请求和常规PPH请求之间的异同,可以帮助申请人减少翻译审查意见通知书等方面的费用支出,向申请人给出更合理的提交PPH请求的建议。

参考文献:

1.《在五局专利审查高速路(IP5 PPH)试点项目下向中国国家知识产权局(CNIPA)提出PPH请求的流程》。

 2.《在中英专利审查高速路(PPH)项目试点下向中国国家知识产权局(SIPO)提出PPH请求的流程》。

3.网址(截止20200628):http://www.sipo.gov.cn/ztzl/zlscgsl/pphl/pphzn/index.htm。

 



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