结合最高院最新判决谈“禁止反悔原则”的适用

总第167期 袁颖发表,[专利]文章

专利侵权判定中,设立“等同原则”的目的是为了给予专利权人以公平保护,避免“字面解释”对专利权保护范围的过度限制。而“禁止反悔原则”是对“等同原则”的必要限制,目的在于敦促当事人在诉讼活动中诚实守信,避免当事人在行政授权确权程序和侵权民事诉讼中对权利要求作出不一致的解释。通过适用“禁止反悔原则”对“等同范围”予以必要的限制,可以合理地确定专利权的保护范围,维持专利权人与被诉侵权人以及社会公众之间的利益平衡[1]。

“禁止反悔原则”的适用经过最高人民法院司法解释和近几年司法实践中案例的不断探索而逐渐明晰。本文将通过回顾最高法院近年来的典型判例以及一件最高院的最新判决,浅谈“禁止反悔原则”的适用。

最高人民法院近年判例中确定的“禁止反悔原则”适用规则

关于“禁止反悔原则”,《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(一)》(下称《解释(一)》)第六条规定:“专利申请人、专利权人在专利授权或者无效宣告程序中,通过对权利要求、说明书的修改或者意见陈述而放弃的技术方案,权利人在侵犯专利权纠纷案件中又将其纳入专利权保护范围的,人民法院不予支持。”

《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(二)》(下称《解释(二)》)的第十三条,在《解释(一)》第六条的基础上进一步规定,权利人证明专利申请人、专利权人在专利授权确权程序中对权利要求书、说明书及附图的限缩性修改或者陈述被明确否定的,人民法院应当认定该修改或者陈述未导致技术方案的放弃。

下面根据以上两条规定,结合案例总结其适用规则。

专利侵权判定中,当权利人要求针对某一方案适用“等同原则”时,被诉侵权的被告可以举证证明涉案专利专利申请人、专利权人在专利授权或者无效宣告程序中,通过对权利要求、说明书的修改或者意见陈述而放弃了该技术方案,由此引入“禁止反悔原则”,使该权利人认为是等同的技术方案被排除在专利保护范围之外。该举证责任在被诉侵权的被告,其需要证明专利申请人、专利权人在授权或者无效阶段进行了权利要求、说明书的修改或者做出了意见陈述,并且还要证明该修改或意见陈述导致了该技术方案的放弃。

在此要重点说明的是,并非只要进行限缩性修改或者意见陈述,就会导致技术方案的放弃。正如《浙江福瑞德化工有限公司、天津联力化工有限公司侵害发明专利权纠纷再审民事判决书》[(2018)最高法民再387号]中指出的:“首先,在发明专利授权确权程序中,专利申请人有权依法提交意见陈述或修改权利要求。专利申请人在修改权利要求时增加新的技术特征,并主张修改后的技术方案是非显而易见的,是专利审查实践中的常见情形。虽然在权利要求中增加技术特征会进一步限定专利权的保护范围,导致权利要求的保护范围发生变化,但在没有其他证据证明权利人通过修改或者意见陈述‘放弃’特定技术方案的情况下,不能仅仅由于在权利要求中增加技术特征,导致权利要求的保护范围进一步限缩,就认定权利人完全‘放弃’了与该技术特征等同的其他所有技术特征,不能再就增加的技术特征主张适用等同原则。如此,会导致以增加技术特征的方式修改的权利要求的保护范围受到过度限制,被诉侵权人极易通过技术特征的修改、替换来规避侵权,导致权利人与社会公众的利益失衡。这样既与禁止反悔原则的目的不符,也与专利法保护专利权人的合法权益,鼓励发明创造的立法目的不相适应。”

正如最高院最新判决的“某侵害专利权纠纷案”案件[(2019)最高法知民终530号],涉案专利原权利要求4限定了技术特征“倾角”,原权利要求5引用权利要求4,进一步限定了“大致倾斜45°”。在实审的第一次审查意见中,审查员否定了所有权利要求的创造性。在针对第一次审查意见的答复中,专利申请人将原权利要求2-5的所有附加特征都合并到权利要求1,并基于说明书增加其他特征。在专利授权阶段,专利申请人没有针对特征“大致倾斜45°”进行对比分析,也没有具体陈述特征“大致倾斜45°”与现有技术的差别,更没有指出该角度的区别可能带来的技术效果,因此,并无证据证明权利人通过上述修改以及意见陈述,放弃了对与“大致倾斜45°”等同的技术方案主张等同侵权。

正如该案判决书[2]中指出的:“专利申请人将从属权利要求中的附加技术特征合并到独立权利要求中的这种修改方式本身并不能得出专利申请人放弃了与增加的技术特征相关的等同技术特征。”“当专利申请人所作的修改或陈述属于通过增加或变更权利要求的技术特征改变请求保护的范围,或者增加或删除一项或多项权利要求,或者把权利要求附加的技术特征予以合并时,如果增加的技术特征已经清楚记载在原说明书和权利要求书中,符合专利法第三十三条规定的情形,在专利获得授权后,专利权人在侵权诉讼中主张技术特征等同的,人民法院应该审查其所作出的修改和陈述与授权后的该技术特征之间是否有实质联系,是否存在对该技术特征予以限缩或放弃的事实,而不能仅因为权利要求增加了技术特征,就认定专利申请人做出了修改,将该增加的技术特征的等同特征全部予以放弃。”

《中誉电子(上海)有限公司与上海九鹰电子科技有限公司侵犯实用新型专利权纠纷案判决书》指出:“放弃的认定标准:专利权保护范围是由权利要求包含的技术特征所限定的,故专利权保护范围的变化,亦体现为权利要求中技术特征的变化。在专利授权或无效宣告程序中,专利权人主动或应审查员的要求,可以通过增加技术特征对某权利要求所确定的保护范围进行限制,也可以通过意见陈述对某权利要求进行限缩性解释。禁止反悔原则适用于导致专利权保护范围缩小的修改或者陈述。亦即,由此所放弃的技术方案。该放弃,通常是专利权人通过修改或意见陈述进行的自我放弃。但是,若专利复审委员会认定独立权利要求无效、在其从属权利要求的基础上维持专利权有效,且专利权人未曾作上述自我放弃,则在判断是否构成禁止反悔原则中的‘放弃’时,应充分注意专利权人未自我放弃的情形,严格把握放弃的认定条件。如果该从属权利要求中的附加技术特征未被该独立权利要求所概括,则因该附加技术特征没有原始的参照,故不能推定该附加技术特征之外的技术方案已被全部放弃。”[3]

以上多个最高法案例中确定的“禁止反悔原则”适用规则都是一致的,即首先肯定专利申请人、发明人有在不超出原始记载范围的情况下修改权利要求或作出陈述的自由;当专利申请人或发明人作出限缩性修改或陈述时,并不直接导致对技术方案的放弃,而要严格地把握放弃的认定条件,要判断作出的限缩性修改和陈述与授权之间是否有实质联系,是否存在对该技术特征予以限缩或放弃的事实。

这里引入另一反面案例,以更好地说明何种情况下构成对技术方案的放弃。最高人民法院《湖北午时药业股份有限公司与澳诺(中国)制药有限公司、王军社侵犯发明专利权纠纷案民事判决书》中指出:“涉案专利……明确记载,可溶性钙剂是‘葡萄糖酸钙、氯化钙、乳酸钙、碳酸钙或活性钙’。可见,在专利申请公开文本中,葡萄糖酸钙与活性钙是并列的两种可溶性钙剂,葡萄糖酸钙并非活性钙的一种。……澳诺公司辩称,专利申请人在涉案专利的审批过程中,将‘可溶性钙剂’修改为‘活性钙’属于一种澄清性修改,修改后的活性钙包括了含葡萄糖酸钙在内的所有组分钙。然而,从涉案专利审批文档中可以看出,专利申请人进行上述修改是针对国家知识产权局认为涉案专利申请公开文本权利要求中‘可溶性钙剂’保护范围过宽,在实质上得不到说明书支持的审查意见而进行的,同时,专利申请人在修改时的意见陈述中,并未说明活性钙包括了葡萄糖酸钙,故被申请人认为涉案专利中的活性钙包含葡萄糖酸钙的主张不能成立。”“(二)关于活性钙与葡萄糖酸钙是否等同问题。正如上述问题(一)中对‘活性钙’是否包含了‘葡萄糖酸钙’所阐述的那样,专利权人在专利授权程序中对权利要求1所进行的修改,放弃了包含‘葡萄糖酸钙’技术特征的技术方案。根据禁止反悔原则,专利申请人或者专利权人在专利授权或者无效宣告程序中,通过对权利要求、说明书的修改或者意见陈述而放弃的技术方案,在专利侵权纠纷中不能将其纳入专利权的保护范围。”[4]

《解释(二)》第十三条和《解释(一)》第六条的关系

之前有一些文章认为,根据《解释(二)》第十三条规定,只有限缩性修改或陈述被明确否定的,才不构成技术方案的放弃。然而,上述观点是有问题的,该规定实际上是对权利人自我放弃的一种否定规定,即当有证据证明“专利申请人或发明人在授权或确权过程中通过限缩性修改或陈述导致了自我放弃”,而该限缩性修改或陈述被裁判者明确否定,则其自我放弃不导致技术方案的放弃。

这里引入另一案例来详细说明这种情形。最高人民法院《曹桂兰、胡美玲侵害发明专利权纠纷再审审查与审判监督民事裁定书》中指出:“由于专利授权确权程序对于技术特征的认定存在连续性,权利人作出的陈述是否被‘明确否定’,应当对专利授权和确权阶段技术特征的审查进行客观全面的判断,着重考察权利人对技术方案作出的限缩性陈述是否最终被裁判者认可,是否由此导致专利申请得以授权或者专利权得以维持。根据本案的上述相关事实,在授权程序中,国家知识产权专利审查部门对蒋小平关于技术特征a、b的陈述意见不予认可,持明确否定意见,而且,涉案专利获得授权并非基于对特征a、b作出的限缩性陈述。在后续的无效审查程序,专利复审委员会并未推翻实质审查阶段所持的否定意见,不能得出专利复审委员会认为通过连接元件来进行阻抗匹配不是本领域的惯用技术手段,不属于本领域的公知常识的结论,也不能得出‘注塑嵌装’及‘固定卡装’不是本领域常用的锁固方式,不属于本领域的公知常识的结论。在评价涉案专利具有创造性时,尽管无效决定将技术特征a、b作为区别特征予以了罗列,但技术特征a、b的存在并未影响专利复审委员会以现有技术存在相反的技术教导,本领域技术人员不存在结合特征c‘所述无线电接收天线为AM/FM共用天线’的动机,而使得涉案专利具有创造性的审查评判。由于专利权人作出的限缩性陈述在实质审查中已被明确否定,而无效审查程序并未推翻该认定得出相反的结论,在这种情况下,应当认定存在专利权人的限缩性陈述已被明确否定的事实。这与所作的限缩性陈述并未带来专利权的获得和专利权的维持的事实相符,与‘禁止反悔’原则防止权利人‘两头得利’的目的不相悖。”[5]

该案中,专利权人在授权过程中,通过修改和陈述认为技术特征a、b是区别技术特征,非公知常识,这是专利权人的自我放弃。但是这种陈述意见在授权过程中被明确否定,最终的授权也并非由这两个技术特征带来,且后续的无效过程也并未推翻该认定。因此,专利权人的自我放弃并未导致技术方案的放弃,按照《解释(二)》第十三条规定,不适用禁止反悔原则。

结论

结合上面所有的讨论和案例,“禁止反悔原则”的适用规则已经比较明晰,即:既需符合《专利法》保护专利权人的合法权益、鼓励发明创造的立法目的,也需符合禁止反悔原则的设立目的,避免因以增加技术特征的方式修改的权利要求的保护范围受到过度限制,导致被诉侵权人极易通过技术特征的修改、替换来规避侵权,从而导致权利人与社会公众的利益失衡。

1、最高人民法院,《浙江福瑞德化工有限公司、天津联力化工有限公司侵害发明专利权纠纷再审民事判决书》,(2018)最高法民再387号;
2、最高人民法院,《某侵害专利专利权纠纷案判决书》,(2019)最高法知民终530号;
3、最高人民法院,《中誉电子(上海)有限公司与上海九鹰电子科技有限公司侵犯实用新型专利权纠纷案判决书》,(2011)民提字第306号;
4、最高人民法院,《湖北午时药业股份有限公司与澳诺(中国)制药有限公司、王军社侵犯发明专利权纠纷案民事判决书》,(2009)民提字第20号;
5、最高人民法院,《曹桂兰、胡美玲侵害发明专利权纠纷再审审查与审判监督民事裁定书》,(2017)最高法民申1826号。



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