制造、销售专利侵权行为的认定——评大疆公司诉逗映公司专利侵权案

总第167期 钟小凯 深圳市中级人民法院 法官发表,[专利]文章

【裁判要旨】

制造侵权判定因素是被诉侵权产品是否再现了主张保护的外观设计专利中的设计构思和要点,至于是否批量生产投入市场,属于侵权造成损害的考量因素,是侵权损害赔偿金额的判断问题。被诉侵权产品通过研发原型产品的方式实现了涉案外观设计专利设计方案,该原型产品是对涉案专利要求保护的设计构思和设计要点的再现,可以认定构成制造侵权行为。合同成立是合同当事人对销售商品的意思表示达成合意的事实状态,不需要进一步考察合同的具体条款和履行过程。侵权人与消费者就销售被诉侵权产品达成合意,产品买卖合同成立,应当认定构成销售侵权行为。

【案情介绍】

一审案号:广东省深圳市中级人民法院(2020)粤03民初276号民事判决(2020年11月2日)

原告:深圳市大疆创新科技有限公司(简称大疆公司)

被告:深圳市逗映科技有限公司(简称逗映公司)

原告大疆公司于2018年6月29日向国家知识产权局申请了名称为“云台相机”的外观设计专利,并于2018年12月25日获得该专利的公告授权。同时,大疆公司也在美国、欧洲、日本、澳大利亚、韩国、印度以及中国香港地区等申请了“云台相机”外观设计专利同族或系列专利。大疆公司专利产品于2018年上市后,深受市场青睐,获得“2018年度硬件”“2018年度最佳便携影像设备”“2018年度最佳云台相机”“2018年数字尾巴年度评选智能穿戴类年度最受欢迎奖”,该外观设计产品还获得第二十一届中国外观设计金奖。正当大疆公司拓展专利产品市场之际,其接获国外知名黑科技产品众筹网站www.kickstarter.com上美国发烧友的举报,称该网站正在众筹的一款云台相机产品与大疆公司专利产品近似。

经大疆公司调查发现,“逗映科技”微信公众号展示“capture poket”被诉侵权相机产品,并发起认缴活动,显示有capture poket预购方案。逗映公司的网站www.funsnap.cn及“逗映科技”的新浪微博展示“capture poket”被诉侵权相机产品,显示“capture poket预售倒计时”“逗映口袋云台准时上线kickstarter,菜鸟价仅售129美金,限量发起”等宣传推广词语。美国黑科技产品发烧友网站www.kickstarter.com显示“capture口袋云台:口袋大小,4K云台摄像机发起人:逗映科技筹集日期:2019年11月29日”“发起人逗映科技和293名支持者”“293名支持者认缴$68327,以帮助实现这个项目”“预估交货2020年2月”,图片展示下方称“这就是我们正在研发的原型产品”“用capture拍摄的视频”。2019年11月29日发起人逗映科技称“我们的capture口袋云台活动已经结束,在逗映科技的帮助下,我们的梦想得实现”,背景故事列明“2019年10月在kickstarter上发布,2019年11月旨在识别故障的小批量生产,2020年1月批量生产试验和准备,2020年2月批量生产和交付”。

经比对,被控侵权产品与涉案专利产品均为云台相机产品,被控侵权产品与涉案专利设计近似。据此,大疆公司诉请逗映公司立即停止制造、销售、许诺销售专利侵权行为,并主张被告赔偿其损失100万元。

【法院审判】

广东省深圳市中级人民法院认为,被诉侵权产品在与外观设计专利产品相同或者相近种类产品上,采用与授权外观设计相同或者近似的外观设计的,应当认定被控侵权设计落入《专利法》第五十九条第二款规定的外观设计专利权的保护范围。

关于原告指控被告制造、销售、许诺销售被诉侵权产品的问题。被告逗映公司在其经营的“逗映科技”微信公众号、网站www.funsnap.cn及“逗映科技”的新浪微博,对“capturepoket”被诉侵权相机产品进行介绍推广,因此法院认定了被告许诺销售被诉侵权产品的事实。根据《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(二)》第十九条的规定,产品买卖合同依法成立的应当认定属于销售行为。被告逗映公司在Kickstarter众筹平台发起众筹并众筹成功,有“293名支持者认缴$68327”,被告逗映公司就销售“capturepoket”被诉侵权相机产品与该293名众筹支持者达成合意,“capturepoket”被诉侵权相机产品买卖合同成立,因此认定被告销售被诉侵权产品的事实。

被告抗辩提出,众筹平台规定发起者可以随时取消并退还支持者的认缴,若退还认缴,则发起者和支持者不再有任何协议。被告未对任何人发货,不存在销售行为。对此,深圳市中级人民法院认为,合同成立是合同当事人对销售商品的意思表示达成合意的事实状态,不需要进一步考察合同的具体条款和履行过程,被告与众筹支持者就销售“capturepoket”被诉侵权相机产品达成合意即属于销售行为,故对被告关于其未销售被诉侵权产品的主张不予采信。

制造外观设计专利产品,是指专利权人向国务院专利行政部门申请专利时提交的图片或者照片中的该外观设计产品被实现。被告逗映公司在网站www.kickstarter.com众筹“capturepoket”被诉侵权相机产品时展示产品图片,并称“这就是我们正在研发的原型产品”“用capture拍摄的视频”,由此可以认定,被告逗映公司已经通过研发原型产品的方式,实现了涉案外观设计专利设计方案,被告逗映公司该原型产品是对涉案专利要求保护的设计构思和设计要点的再现,依法可以认定被告逗映公司制造被诉侵权产品的事实。

被告抗辩提出其并未发出产品,在被投诉侵权后即进行重新设计,没有制造被诉侵权产品。对此,深圳市中级人民法院认为,外观设计专利制造侵权判定需要重点考量的因素是,被诉侵权产品是否再现了主张保护的外观设计专利中的设计构思和要点。至于是否批量生产投入市场,属于侵权造成损害的考量因素,是侵权损害赔偿金额的判断问题,故对被告该抗辩主张不予采信。

关于赔偿数额的问题,当事人均未提出权利人的损失、侵权人获得的利益、专利许可使用费的证据,因此法院依法酌情确定赔偿金额30万元。

据此,深圳市中级人民法院于2020年11月2日作出(2020)粤03民初276号民事判决:逗映公司立即停止制造、销售、许诺销售侵害专利号为ZL201830345094.5“云台相机”外观设计专利权的产品;逗映公司于本判决生效后十日内赔偿大疆公司经济损失人民币30万元及维权合理支出116678元;驳回大疆公司的其他诉讼请求。判决作出后,大疆公司、逗映公司均未提起上诉,判决已生效。

【案例评析】

专利法》第十一条第二款规定:“外观设计专利权被授予后,任何单位或者个人未经专利权人许可,都不得实施其专利,即不得为生产经营目的制造、许诺销售、销售、进口其外观设计专利产品。”未经专利权人的许可对外观设计专利产品的制造行为和销售行为属于侵犯专利权的行为。人民法院审理外观设计专利侵权纠纷案件,认定外观设计产品的制造、销售行为至关重要,它涉及到是否构成侵权、是否应当承担法律责任的认定,是保护外观设计专利权的关键。专利法意义上制造、销售行为的认定,需要考虑《专利法》第十一条的立法目的,正确认定制造行为、销售行为,充分保护专利权人利益。该条规定的立法目的在于清晰界定专利权的权利范围,划定专利权人与社会公众的权利界限,充分保护专利权人的利益。该条从行为类型入手,规定外观设计专利的制造、许诺销售、销售和进口等四项权能,四项权能构成专利权人禁止权的范围,是认定侵权行为的重要尺度。为确保专利权权利范围的清晰性,增强可预见性并预防纠纷发生,制造、销售权能或者说制造、销售侵权行为的认定标准必须清晰明确、简单易行、可操作性强。同时,为充分保护专利权人的利益,制造、销售行为的认定标准还应当尽可能实现制造、销售、许诺销售行为之间的无缝衔接,以便覆盖对专利权人利益产生较大影响的有关交易环节和过程,从而更有效地制止制造、销售侵权行为。

对外观设计专利中的设计构思和要点的再现即构成制造侵权行为

专利法》第二条第四款规定:“外观设计,是指对产品的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合所作出的富有美感并适于工业应用的新设计。”制造外观设计专利产品,是指专利权人向国务院专利行政部门申请专利时提交的图片或者照片中的该外观设计产品被实现。界定外观设计专利产品的制造行为,首先应当明确外观设计专利权的保护范围。《专利法》第五十九条第二款规定,“外观设计专利权的保护范围以表示在图片或者照片中的该产品的外观设计为准,简要说明可以用于解释图片或者照片所表示的该产品的外观设计”。简要说明通常能够反映专利权人的设计构思和设计要点,而反映在图片或照片中的设计构思和要点是侵权判定需要重点考量的因素。

制造外观设计专利产品的行为认定,要看专利中记载的产品设计方案是否被实现,即实现图片或者照片中的该外观设计专利产品,是对专利权人要求保护的设计构思和设计要点的再现。外观设计专利制造侵权判定需要重点考量的因素是,被诉侵权产品是否再现了主张保护的外观设计专利中的设计构思和要点,被控侵权产品的设计特征是否包含了外观设计专利图片中的设计方案。外观设计获得专利授权的基础条件是富有美感的新设计,外观设计与被控侵权产品相结合,使得被控侵权产品富有美感,可以吸引更多的消费者,使权利人取得更好的经济效益。

本案中,被告逗映公司通过研发原型产品的方式实现了涉案外观设计专利设计方案,该原型产品是对涉案专利要求保护的设计构思和设计要点的再现,被告通过将该原型产品展示给消费者,以此来吸引消费者参加被控侵权产品的众筹活动,因此可以认定被告逗映公司制造被诉侵权产品的事实。至于被诉侵权产品是否批量生产投入市场,属于侵权造成损害的考量因素,是侵权损害赔偿金额的判断问题。

侵权人与消费者就销售被诉侵权产品达成合意即构成销售侵权行为

对于销售行为的认定标准,至少存在四种选择:合同成立标准、合同生效标准、合同价款支付完成标准、标的物交付或者所有权转移标准。

如果采用标的物交付或者所有权转移标准,则被诉侵权人自合同成立到标的物交付或者所有权转移之前的行为将不构成销售,此段行为将脱离专利权人的权利范围,过分缩小了专利权人的权利空间。而且,标的物交付或者所有权转移必须结合合同具体内容以及履行过程来判断,不仅使得认定标准复杂化,还大大增加了专利权人维权时的取证成本和证明难度。

如果采用价款支付完成标准,则被诉侵权人自合同订立到合同价款支付完成之前的行为同样无法构成销售,脱离专利权人的权利范围,缩小了权利人的权利空间。而且,合同价款支付涉及合同履行过程,当事人在实践中可能采取分期支付、抵销、债务让与等多种方式履行合同,同样会导致认定标准复杂化,增加专利权人维权时的取证成本和证明难度。

如果采用合同生效标准,则自合同成立到生效之前的行为同样无法构成销售,脱离专利权人的权利范围,缩小了权利人的权利空间。而且,合同生效是法律对合同效力评价的结果,合同是否发生效力并非完全取决于当事人的意愿,将其作为认定销售行为尤其是销售侵权的标准,与作为侵权责任基础的意志自由原则相背。

如果采用合同成立作为认定销售行为的判断标准,由于合同成立之前当事人以广告、商品展示等方式作出的销售商品的单方意思表示属于许诺销售行为,双方就销售商品的意思表示达成合意属于销售行为,则销售行为与许诺销售行为可以实现密切衔接,使得销售行为与许诺销售行为之间不存在专利权无法覆盖的空间,有利于充分保护专利权人的利益。同时,合同成立是双方当事人就销售商品的意思表示达成合意的事实状态,往往通过书面合同等材料体现出来,不需要进一步考察合同的具体条款和履行过程,专利权人获取证据和证明销售行为成立更为容易,取证成本和认定成本均较低。因此,销售行为的认定,应当以销售合同成立为标准。

《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(二)》第十九条规定,产品买卖合同依法成立的,人民法院应当认定属于《专利法》第十一条规定的销售。本案中,被告逗映公司在Kickstarter众筹平台发起众筹并众筹成功,就销售“capture poket”被诉侵权相机产品与众筹支持者达成合意,“capture poket”被诉侵权相机产品买卖合同成立,专利法意义上的销售行为已经实施,应当认定被告销售被诉侵权产品的事实。合同成立是合同当事人对销售商品的意思表示达成合意的事实状态,不需要进一步考察合同的具体条款和履行过程,被告与众筹支持者就销售“capture poket”被诉侵权相机产品达成合意即属于销售行为。



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