从中美判例看商标侵权赔偿的适用

总第168期 朱刚琴 北京集佳知识产权代理有限公司发表,[商标]文章

自1983年中国《商标法》首次实施以来,在世界经济一体化和电子商务爆发式发展的冲击下,经过近四十年的商标确权维权跋涉历程,中国企业的商标维权意识得以大幅提高。与此同时,全球各国商标法规的加速更新修改和迭起的司法判赔案例,也体现着各国对权利人商标维权行动的支持和对侵权行为打击力度的日益增强。在此背景下,了解商标侵权赔偿的适用条件及由其反映的侵权赔偿范畴的发展,是当前企业的一大突出需求。

本文借2020年4月美国最高法院宣判的美国罗麦格纽扣公司诉美国富思有限公司“ROMAG”商标侵权案[1],以及2019年底江苏省高级人民法院宣判的国内小米公司诉中山奔腾公司等“小米生活”商标侵权案[2],对商标侵权赔偿的适用条件进行解读,以期为企业了解商标侵权赔偿的立法发展和司法现状有所启迪。

“ROMAG”商标侵权案与美国商标侵权赔偿适用的最新变化

美国作为适用判例法的代表性国家,其最高法院的司法判例对该国相关案例具有指导性意义。其中,发生于2020年4月的“ROMAG”商标侵权案,即为一起,体现了放宽商标侵权赔偿限制性适用条件的典型案例。

该案基本案情为:原告美国罗麦格纽扣公司(简称“罗麦格公司”)销售皮革制品用“ROMAG”品牌磁性揿扣;被告美国富思有限公司(简称“富思公司”)主营各种时尚配饰的设计开发和经销。双方曾在数年前达成合作意向,约定富思公司可在其手提包和其它产品上使用罗麦格公司生产的磁性揿扣。双方合作起初顺利,但一段时间后,罗麦格公司发现由富思公司授权的产品制造工厂实际在其产品上使用了假冒的“ROMAG”牌揿扣,且富思公司并未采取有效的防范措施避免此问题。尝试和谈解决无果后,罗麦格公司起诉富思公司,主张富思公司虚假宣传其产品的揿扣配件源自于罗麦格公司,侵犯其商标权。

针对该起商标侵权案例,美国最高法院审判团基于相关案件事实分析后,支持认定富思公司“冷酷漠视”(incallous disregard)了罗麦格公司的商标权,但由于无明确证据,法院驳回了罗麦格公司对富思公司的侵权行为具有主观恶意的指控。而在缺少被告“主观恶意”的前提条件下,法官同时论证认为:美国《兰哈姆法》重视并严谨规定了犯意标准,但该法第1117(a)款[3]关于商标侵权赔偿的规定中并不存在关于恶意是侵权赔偿之必须前提的内容,因而法院可以基于侵权事实直接判决被告基于不当获利承担侵权赔偿责任,而不必以被告是否存在主观恶意为前提条件;对于富思公司辩称《兰纳姆法》第1117(a)款涉及“公平原则”,并根据文义解释和立法历史背景解释主观恶意始终是判决赔偿之前提的观点,法院予以驳回。最终,法院判决结论为:尽管判决是否适用侵权赔偿时,侵权人的主观态度是非常重要的考量因素之一,但判决侵权赔偿无需严格以“主观恶意”为适用的必需前提;即使为“善意侵权”,侵权人同样不应当享有侵权获利。该案判决观点对于商标权人明显有利,且被美国最高院审判团全体成员一致支持。

该案典型性意义为,法院在判决被告承担商标侵权赔偿责任时,首次论证判定行为人“主观恶意”不构成商标侵权赔偿必要的适用条件。同时,该案中法院明确将“主观恶意”排除出适用商标侵权赔偿的必要条件,而只将其作为可选择性附加条件,扩张了可适用商标侵权赔偿的案例范畴,无疑可以鼓励商标权人积极行使商标权维权。实践中,在此次“ROMAG”商标侵权案例判决之前,美国的大量商标权人在侵权案件一直面临因无法证明其实际损失而失去获得高额侵权赔偿机会的困境,而此次典型案例示范了在排除“主观恶意”时,商标权人仍可基于侵权人不当获利获得赔偿,从而大幅提高了商标权人可获得的赔偿额度,同时意味着被告在遭遇商标侵权诉讼时,也将面临更高的被判赔风险。在此背景下,企业应当谨慎避免“触雷”,主张主观不知情、无“恶意”,不再是企业规避赔偿的避风港。在美国,考虑到高额的司法成本和当前美国注重打击知识产权侵权的现状,企业一旦被卷入商标侵权纠纷并作为被告方,选择通过和谈解决冲突,往往是更妥善的解决方案。

“小米生活”商标侵权案与中国商标侵权赔偿规则的最新变化

无独有偶,在美国“ROMAG”商标侵权案”判决之前的不到半年时间内,中国法院在“小米生活”商标侵权案的判决中也支持适用了高额侵权赔偿。接下来,本文将基于此案例,对国内商标侵权赔偿法规的立法变化历程和惩罚性侵权赔偿的适用条件进行梳理。

对比美国,适用成文法的中国相关法律规定对商标侵权司法案例有更重要的规范指引作用。为打击商标侵权,中国近年来在相关法规中引入了商标侵权惩罚性赔偿机制,且该机制在司法实践中快速发展,显著提升了侵权赔偿的威慑力。具体表现为:2013年修订的《中华人民共和国商标法》在第六十三条关于商标侵权赔偿的内容中,首次在2001年修订的《商标法》的基本补偿性赔偿条款基础上引入了惩罚性赔偿机制,明确了对恶性侵犯商标专用权的、情节严重的行为,可以在权利人实际损失、侵权人获利、商标使用许可费倍数确定数额的一倍以上、三倍以下判赔;2019年修订的《商标法》进一步修正了第六十三条的商标侵权赔偿内容,将商标侵权惩罚性赔偿数额的最高限度从此前由三种基本计算方式得出的基础数额的三倍提升至五倍,且法定最高赔偿额从三百万元提升至五百万元。中国在立法上加强打击商标侵权的趋势由此可见一斑。

江苏省高级人民法院于2019年底终审宣判的“小米生活”商标侵权案,即属于适用上述商标侵权惩罚性赔偿法律规定的最新典型案件。该案中,权利人小米公司拥有的在先“小米”品牌在国内广为人知;被告中山奔腾公司在冰箱等家用电器商品上申请注册了“小米生活”商标,并在各种商品、网站及各类宣传场合大量使用,且其宣传及使用“小米生活”商标行为持续至本案终审审判期间。针对前述行为,小米公司对中山奔腾公司的“小米生活”商标提起无效宣告申请,最终成功使得对方“小米生活”商标被宣告无效。同时,小米公司还对中山奔腾公司等四被告提起商标侵权诉讼。本案一审及二审程序中,法院均支持了小米公司指控对方侵权的主张,并在判决中对被告中山奔腾公司等适用了惩罚性赔偿。最终,二审维持了如下裁定:“中山奔腾公司等赔偿小米公司经济损失5000万元以及为制止侵权行为支出的合理支出414198元。”据相关媒体报道,该案高达5000万元的惩罚性赔偿额,是“近三年国内已公开商标侵权生效判决中的最高赔偿额”。

法院作出该判决的基本前提包含三方面:

商标权人明确主张请求适用惩罚性赔偿

本案中,原告小米公司方明确提出了对被告中山奔腾公司等的5000万元诉讼请求。事实上,二审中法院认定被告侵权获利2039万余元,且确定惩罚性赔偿倍数标准为三倍,即计算得出的侵权赔偿额超出六千万元,高于原告诉求。最终法院判定的5000万元赔偿额,系严格限定基于原告的诉求,而非法院的自发判决赔偿额。

商标法》中并未明确规定适用惩罚性赔偿应当以权利人明确主张请求适用为前提,因此在理论界以及早期的司法实践上,对于法院是否只能基于权利人的主张进行惩罚性赔偿的问题,存在过一些争议。但根据大范畴下的法律背景进行体系解释,《民法通则》明确列举了包括商标知识产权为民事权利之一;于2021年1月1日起正式施行的《中华人民共和国民法典》第一百二十三条同样指出,民事主体依法享有知识产权,因而商标侵权纠纷应属于民事诉讼范畴。鉴于此,参照适用民事诉讼“不告不理”的基本原则,惩罚性赔偿的判决需以原告商标权人明确主张请求才可适用,更符合法理。

为使得法院有充分理由对侵权人适用惩罚性赔偿,权利人应当积极了解惩罚性赔偿制度,主张并有理有据地计算提供己方实际损失额、侵权人不当获利额等必要考量数据,尽最大努力争取到法院支持。

行为人主观明显恶意

在“小米生活”商标侵权案中,法院在判决中山奔腾公司等被告承担惩罚性赔偿额时,详细阐述了三被告的侵权行为具有明显的主观恶意,并列举了具体事实,包括:被告刻意强化与原告及其商标的近似程度,存在模仿性广告宣传;被告“持有的‘小米生活’注册商标经过商标评审程序及一审行政诉讼均被宣告无效、本案一审判决亦已做出的情况下,中山奔腾公司等直到二审进行过程中依然持续实施被诉侵权行为,具有明显的侵权恶意”等。这体现了法院在判决惩罚性赔偿前,对论证侵权人构成主观恶意这一前提条件的重视。

事实上,《商标法》不仅在第六十三条明确列举了倍数惩罚性赔偿的前提之一为“恶意侵犯商标专用权”,还在多个条款涉及赔偿的但书表述中均表明主观恶意是适用赔偿的前提,包括:“第三十六条:……自该商标公告期满之日起至准予注册决定做出前,对他人在同一种或者类似商品上使用与该商标相同或者近似的标志的行为不具有追溯力;但是,因该使用人的恶意给商标注册人造成的损失,应当给予赔偿。”“第四十七条:……宣告注册商标无效的决定或者裁定,对宣告无效前人民法院做出并已执行的商标侵权案件的判决、裁定、调解书和工商行政管理部门做出并已执行的商标侵权案件的处理决定以及已经履行的商标转让或者使用许可合同不具有追溯力。但是,因商标注册人的恶意给他人造成的损失,应当给予赔偿。”

基于以上法律条款和判例实践可以看出,在中国,侵权人的主观恶意是适用惩罚性赔偿的必要条件之一。因此,对于权利人而言,为使得自身的惩罚性赔偿诉求获得支持,证明侵权人“明知/应知而故犯”等主观恶意的重要性不言而喻。但论证构成“主观恶意”的具体行为方式则难以穷举式清晰列出,就本案例而言,有效举证方式一般包括证明被侵权商标具备高知名度甚至达到驰名程度、商标显著性较高、侵权人傍名牌式宣传、当事人间存在商业往来或接触事实和机会等。

被告侵权行为所造成的后果十分严重

除主观恶意外,《商标法》六十三条中规定“情节严重”亦为确定惩罚性赔偿的前提条件。但具体何为“情节严重”,《商标法》并未具体界定。

在“小米生活”商标侵权案中,法院列出的推定“情节极为恶劣”事实包括:“在案证据显示,中山奔腾公司等通过多家电商平台、众多店铺在线上销售,侵权商品种类多样、数量众多、侵权规模大。”“在案证据显示,‘小米生活’被诉侵权商品多次被监管部门认定为不合格产品,且电商平台用户亦反映存在一定质量问题,被诉侵权行为在一定程度上降低消费者对于‘小米’驰名商标的信任,损害‘小米’商标承载的良好声誉。”“在被告“持有的‘小米生活’注册商标经过商标评审程序及一审行政诉讼均被宣告无效、本案一审判决亦已做出的情况下,中山奔腾公司等直到二审进行过程中依然持续实施被诉侵权行为。”上述内容体现了法院认定“情节恶劣”的一般参考标准,即:明知而持续、继续、多次侵权;侵权产品数量大、规模大;有损害商标声誉确切事实等。

基于上述符合惩罚性判赔条件的事实,法院对中山奔腾公司等的被诉侵权行为适用了《商标法》修法前最高的三倍惩罚性侵权赔偿倍数,这在国内商标侵权案件中具有典型示范意义,也对企业经营中侵犯他人商标权的行为提出了有力警示。

参考文献:
1 Romag Fasteners, Inc. v. Fossil, Inc., No. 18-1233 (April 23, 2020).
2 江苏高院(2019)苏民终1316号,小米科技有限责任公司等诉中山奔腾电器有限公司等商标侵权及不正当竞争纠纷案。
3 美国《兰哈姆法》第1117(a)款:§ 35 (15 U.S.C. § 1117). Recovery of profits, damages, and costs
(a) When a violation of any right of the registrant of a mark registered in the Patent and Trademark Office, a violation under section 1125(a) or (d) of this title or a willful violation under section 1125(c) of this title, shall have been established in any civil action arising under this Act, the plaintiff shall be entitled, subject to the provisions of sections 1111 and 1114 and subject to the principles of equity, to recover (1) defendant’s profits, (2) any damages sustained by the plaintiff, and (3) the costs of the action. The court shall assess such profits and damages or cause the same to be assessed under its direction. In assessing profits the plaintiff shall be required to prove defendant’s sale only; defendant must prove all elements of cost or deduction claimed. In assessing damages the court may enter judgment, according to the circumstances of the case, for any sum above the amount found as actual damages, not exceeding three times such amount. If the court shall find that the amount of the recovery based on profits is either inadequate or excessive the court may in its discretion enter judgment for such sum as the court shall find to be just, according to the circumstances of the case. Such sum in either of the above circumstances shall constitute compensation and not a penalty. The court in exceptional cases may award reasonable attorney fees to the prevailing party.

 



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