2021年6月1日起，修改后的《中华人民共和国专利法》开始施行。其中，第二条第四款中有关外观设计专利定义的修改非常值得申请人的关注。长期以来，在专利申请实践中，申请人以产品的局部外观为客体申请专利都无法获得授权。我国的《专利审查指南》明确规定，“产品的不能分割或者不能单独出售且不能单独使用的局部设计”属于“不授予外观设计专利的情形”[1]，且明确禁止在申请的附图中使用虚线[2]。

新《专利法》将该条款修改为：“外观设计，是指对产品的整体或者局部的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合所作出的富有美感并适用于工业应用的新设计。”[3]相较过去，增加了“整体或局部”的字眼，明确放开了对局部外观设计的保护。尽管审查指南尚未正式修改，但目前公布的修改草案已对相关条款做出相应的调整，不再禁止外观设计申请附图中虚线、中心线、指示线等的使用[4]；且参照国际上类似的规则，允许局部外观设计的申请人用“实线表示需要保护的局部，虚线表示其他部分”[5]。

作为世界上最早建立系统性的局部外观设计保护制度的国家，美国在上世纪80年代通过In re Zahn案的判决[6]及其《专利审查指南》中有关外观设计定义的修改[7]，明确了对局部外观设计的保护。此后，美国的外观设计专利申请的附图中大量出现虚线，也有不少申请者通过巧妙使用虚线，扩大专利保护范围，最大限度防止潜在竞争对手通过部分结构的修改绕开其持有的专利。其中最为经典的案例莫过于苹果公司与三星公司的一起外观设计专利诉讼。该案中，苹果公司在申请外观设计专利时将部分结构用虚线表示，使得三星的产品在与其整体设计存在差别的情况下仍然落入其专利的保护范围，构成侵权，并因此获得巨额赔偿[8]。不少国内的申请者很可能希望未来能够模仿美国申请的做法，通过在申请附图中大量使用虚线来扩大保护范围。然而，应指出的是，从美国申请的已有经验来看，不合理地使用虚线，很多时候反而会适得其反。

美国外观设计专利申请中滥用虚线的教训

无论是在中国还是美国，外观设计专利中的附图在专利申请和侵权诉讼时都起到决定性的作用，附图绘制的准确清晰与否，直接关系到专利的有效性和诉讼的结果。我国《专利法》第二十七条第二款规定：“申请人提交的有关图片或照片应当清楚地显示要求专利保护的产品的外观设计。”[9]美国专利商标局(USPTO)指出，“一组绘制精良的附图在外观设计专利申请中至关重要”[10]，附图的绘制必须清晰准确。根据美国联邦最高法院在Nautilus一案中对美国《专利法》第112条(b)款确定性标准(definite standard)[11]的解释，权利要求（在外观设计专利中即附图）必须“合理确定地告知本领域技术人员该发明的范围”[12]。

在美国的实际申请中，专利申请人在将申请材料交给USPTO并获得授权后，由后者发布的专利文件中的附图经过多次扫描和复印，清晰度会明显下降[13]，甚至无法辨识实线和虚线，很可能无法满足确定性标准。2014年纽约南区联邦地区法院审理的一起专利侵权案件中，被告Spanx就原告Times Three Clothier, LLC持有的一项外观设计专利(USD623377S，如图1)中连衣裙背面颈部线条虚实难以分辨、不符合确定性标准为由提出抗辩[14]。最后，原告大费周折地通过专利审查档案才得以证明上述线条为虚线，进而说服法院驳回被告的抗辩。事实上，若不是原告在申请该外观设计专利时，审查员针对该部分附图提出过修改意见，与原告讨论过该部分线条的虚实情况，法院很可能会在本案中判决被告的抗辩成立。由于这样的情况时常可能出现，许多美国的专利代理机构都在其外观设计注意事项中着重强调附图线条的清晰度，如Smartpat, PLC就要求其代理人确保将申请附图放大4倍后线条仍然保持光滑[15]，Posz Law Group,PLC也在其给出的绘图注意事项中建议将申请附图放大3倍后仍然确保线条清晰[16]。

许多美国的外观设计申请人在附图中大量使用虚线，很多时候甚至简单地、不加分析地将原设计图纸中的实线改为虚线作为申请附图。这样的做法非但不能够起到扩大保护范围的效果，反而会因为剩余的实线部分（即要求保护的部分）过少，无法满足确定性标准，甚至无法符合美国《专利法》第171条外观设计专利应具有美感[17](ornamental)的标准。在近期的一起专利侵权案件中，原告Furrion Prop. Holding在其烤箱对位件的外观设计专利(USD851990S，如图2)中大量使用虚线，被告以不满足确定性标准为由提出抗辩，得到法院的支持[18]。法院在判决中提到，在去除该专利侧视图中的虚线后，仅剩下为数不多的几条实线。根据这些线条，一个该领域的技术人员无法明确知道该专利的保护范围究竟是什么，且从一个普通观察者的角度来看，难以创造出一个不侵权的产品来提供同样的功能，这违背了确定性标准“确保披露的信息足够清楚，以便让潜在的竞争对手了解所要求保护的设计，以及因此会侵权的内容[19]”的目的。此外，法院也指出，这些剩余的线条只能表现直线和直角，难以达到具有美感的标准。这一案件可以作为在附图中滥用虚线导致外观设计专利无效的典型。

上述案例并不多见，这是因为绝大多数存在类似问题的申请都会被USPTO发现并要求修改。统计表明，USPTO驳回的外观设计专利申请中，有91.55%是由于不符合美国《专利法》第112条中的确定性标准导致的[20]，可以说USPTO为美国法院起到了对此类问题专利进行把关的作用。

我国的外观设计申请人的境况与应对措施

值得注意的是，不同于美国对外观设计专利采取严格的实质性审查，我国目前对于外观设计专利仅采取形式审查，这将使得未来我国有大量存在类似问题的外观设计专利被授权，而专利权人却可能对自己手中专利存在的巨大隐患毫不知晓。另外，美国已经通过判例明确“审查员有责任确保被授权的专利满足确定性标准”[21]，因此一旦专利被授权后，法院在判决时就会预设该专利有效，除非被告能够提出足够有力的证据推翻这一极强的预设[22]，这对专利权人是相当有利的。然而，不幸的是，对于我国的专利权人来说，由于在申请时没有实质性审查的环节，也就不可能在侵权审判中享有这一优势，这无疑增加了其败诉的风险。

综合上述不利情形，我国的外观设计申请人更加应当从美国外观设计申请的失败案例中吸取教训，对申请附图中的虚线使用持审慎的态度，尤其是在《专利法》刚刚修改后的这段时间内。毕竟长期以来，我国的外观设计专利实际申请附图中鲜有虚线的出现，申请人和很多代理机构都缺乏相关的经验，且目前我国法院在侵权诉讼中对虚线采取的态度还不得而知，此时若在申请附图中贸然使用过多的虚线，很可能给未来的侵权诉讼埋下巨大的隐患。

参考文献：
1 参见《专利审查指南（2020）》第一部分第三章第7.4节。
2 参见《专利审查指南（2020）》第一部分第三章第4.2.2节。
3 参见《中华人民共和国专利法（2020修正）》第二条第四款。
4 参见《专利审查指南修改草案（征求意见稿）》第一部分第三章4.2.2节“不得以阴影线、点划线等线条表达外观设计的形状”，较现行审查指南删去了“指示线、虚线、中心线、尺寸线”。
5 参见《专利审查指南修改草案（征求意见稿）》第一部分第三章4.4.2节。
6 “While the design must be embodied in some article, the statute is not limited to designs for complete articles, or ‘discrete’ articles, and certainly not to articles separately sold.” See In re Zahn, 617 F.2d 261, 1980 CCPA.
7 “In a design patent application, the subject matter which is claimed is the design embodied in or applied to an article of manufacture (or portion thereof) and not the article itself.” See USPTO 2020 Manual of Patent Examining Procedure §1502.
8 See Apple Inc. v. Samsung Elecs. Co., Ltd., 839 F.3d 1034, 2016 U.S. App.
9 参见《中华人民共和国专利法（2020修正）》第二十七条第二款。
10 “The necessity for good drawings in a design patent application cannot be overemphasized” see USPTO 2020 Manual of Patent Examining Procedure §1503.15.48.
11 35 USCS § 112(b).
12 “failto inform, with reasonable certainty, those skilled in the art about the scope of the invention”see Nautilus, Inc. v. Biosig Instruments, Inc., 572 U.S. 898, 134 S. Ct.
13 Bernadette Marshall, Better Drawings Make a Better Patent, WIPO Magazine, April 2010.
14 Times Three Clothier, LLC v. Spanx, Inc., 2014 U.S. Dist. S.D.N.Y. LEXIS 59448.
15 Smartpac PLC, Design Patent Prosecution: Practice Tips, February 2018. See http://www.smartpat.us/design-patent-prosecution-practice-tips/.
16 Posz Law Group, PLC,Design Patent Drawings, April 2020. See https://www.poszlaw.com/wp-content/uploads/2020/07/2020.04.22-Posz-Law-Patent-Focus-Design-Patent-Drawing-Tips.pdf
17 35 USCS § 171(a).
18 See Furrion Prop. Holding v. Way Interglobal Network, LLC, 2019 U.S. Dist. N.D.I.N. LEXIS 189055.
19 See In re Maatita, 900 F.3d 1369, 2018 U.S. App.
20 Jason J. Du Mont and Mark D. Janis, Virtual Designs, 17 Stan. Tech. L. Rev. 50 (2014).
21 “it is the examiner's responsibility to obtain such definiteness” see In re Blum, 54 C.C.P.A. 1231, 374 F.2d 904, 1967 CCPA.
22 See Apple, Inc. v. Samsung Elecs. Co., 932 F. Supp. 2d 1076, 2013 U.S. Dist. N.D.C.A.

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