商标与商号冲突的纠纷类型及司法规制

总第177期 刘小鹏 广州知识产权法院 法官发表,[商标]文章

在司法实践中,商标与商号冲突引发的纠纷有以下四种类型:在先商标与在后商号的冲突、在先商标与在后商标的冲突、在先商号与在后商标的冲突、将他人在先商号进行商号登记。本文拟分别论述这四种纠纷类型及其司法规制问题。

商标是识别商品或服务来源的标识。商号是企业名称的核心部分,是区别不同商事主体的主要标志。依照我国《民法典》的相关规定,商标权属于知识产权,企业名称权属于民事主体的人格权。商标与商号由不同的法律法规进行规制。但是,商标与商号均可以区分商品或服务来源、保证商品或服务质量、宣传商品或服务以及承载商誉。

随着我国互联网、电子商务、跨区域物流等行业的快速发展,“‘标’与‘号’、‘号’与‘号’的功能趋于一致,成为同质化的事物”[1]。商标与商号作为两种重要的商业标识,对相关公众识别与选择商品或服务有重要影响,日益成为企业核心竞争力的一部分,越来越受到商事主体的重视。

商标与商号都主要由字母、文字或其组合构成,不管是因主观故意还是偶然因素,不同主体的商标和商号在构成要素上均有可能相同或近似。这会导致相关公众对商品或服务的来源发生混淆,由此产生商标与商号的冲突。在司法实践中,商标与商号冲突引发的纠纷有以下四种类型:在先商标与在后商号的冲突、在先商标与在后商标的冲突、在先商号与在后商标的冲突、将他人在先商号进行商号登记。本文拟分别论述这四种纠纷类型及其司法规制问题。

在先商标与在后商号的冲突

在先商标与在后商号的冲突,即将他人在先注册的商标中相同或近似的文字登记为商号而引发的冲突。这是商标与商号冲突的一种主要情形。根据商号是否被突出使用,这类冲突又分为两种不同的情形,人民法院适用不同的法律进行处理。

突出使用商号
通常情况下,企业对其名称作整体规范正常使用。但如果商号权人对其商号突出使用,导致该商号标识的含义和作用突出于企业名称,具有相对独立的显著性和识别性,实际上构成了商标性使用,容易导致相关公众对商号与他人在先商标发生混淆。根据《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第一条的规定,将与他人注册商标相同或者相近似的文字作为企业的字号在相同或者类似商品上突出使用,容易使相关公众产生误认的行为,属于《商标法》第五十七条规定的损害他人注册商标专用权的行为。

对于如何理解“突出使用”,在司法实践中,不同法院可能会有不同的判断。如《最高人法院公报案例》“庆丰”案[2]中,原告北京庆丰包子铺于1998年、2003年取得“慶豐”“老庆丰+laoQingfeng”两个注册商标。被告济南庆丰餐饮管理有限公司于2009年成立。一审、二审法院均认为被告使用“庆丰”二字时与其使用环境一致,并未从字体、大小和颜色等方面突出使用,是对企业字号的合理使用,因此,被告对“庆丰”标识的使用不构成商标侵权。而最高人民法院再审认为,被告在其公司网站开设有“走进庆丰”“庆丰文化”“庆丰精彩”“庆丰新闻”等栏目,在经营场所挂出“庆丰餐饮全体员工欢迎您”的横幅,相关公众会将“庆丰”文字作为区别商品或服务来源的标识,被告的使用行为属于对“庆丰”标识的突出使用,侵犯原告的涉案商标专用权。

司法实践中,可以从两个方面认定被诉商号属于“突出使用”:

一是被诉商号的使用目的是吸引相关公众注意。商品或服务的生产、宣传或销售等经营活动都是以相关公众为核心,不易被相关公众注意的商号使用不会发生识别商品或服务来源的作用。

二是被诉商号的使用方式容易引起相关公众注意。相对于商号的规范使用,商号的突出使用是将商号从企业名称中独立出来或显著标识,如商号使用在相关公众易于观察到的店铺门头、大堂装饰,或商号与企业名称使用的字体不同、大小不一、颜色相异,两者使用的背景形成强烈反差,突出使用与他人商标相同或近似的文字,使相关公众在视觉上产生强烈的印象等。如在“宝岛眼镜”案[3]中,原告持有“”和“”两个注册商标。被告在其店铺店招、电子滚屏、双开玻璃门、店铺内背景墙、眼镜布上均使用“宝岛眼镜”等标识。被告辩称被诉侵权商品来源于广州宝岛公司,被诉标识系对广州宝岛公司企业名称的使用。法院认为,被诉侵权标识没有完整表述广州宝岛公司的企业名称,而是通过不规范简称来达到突出“宝岛”字样的目的,使“宝岛”字样成为指引相关公众判断服务来源的唯一识别依据,造成相关公众误认,侵犯涉案注册商标权。

规范使用商号
如果商号权人将与他人注册商标相同或近似的文字登记为企业名称且整体进行使用,并没有突出使用其商号,但规范使用商号的行为可能会使相关公众混淆,则违反公平竞争原则。《商标法》第五十八条规定:“将他人注册商标、未注册的驰名商标作为企业名称中的字号使用,误导公众,构成不正当竞争行为的,依照反不正当竞争法处理。”商号权人规范使用商号的行为可能构成《反不正当竞争法》第六条第四项规定的“其他足以引人误认为是他人商品或者与他人存在特定联系的不正当竞争行为”。另外,根据《最高人民法院关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释》第二条的规定,以企业名称与在先驰名商标相同或者近似为由提起的侵犯商标权或者不正当竞争诉讼,人民法院根据案件具体情况,认为确有必要的,对所涉商标是否驰名作出认定,并作出商标侵权或不正当竞争的认定。如在“三菱”案[4]中,原告三菱电机株式会社于1983年在第11类“空调、电热水器”等商品上注册“三菱”商标,该商标在我国具有较高的知名度。被告无锡三菱日机科技有限公司在其生产的电热水器上标注其企业名称。法院认为,被告应当知晓涉案商标具有较高知名度,仍在其主要经营且与涉案商标核定使用商品相同或类似的商品上,使用包含涉案“三菱”商标的企业名称,足以让相关公众产生混淆,具有明显的攀附恶意,构成不正当竞争。

在先商标与在后商标的冲突

将他人商标在相同或类似商品上注册商标
将与他人商标相同或近似文字在相同或类似的商品上进行商标注册,人民法院不直接作出商标侵权的认定,而是由商标权人通过商标授权确权程序对在后申请的商标提起无效宣告。根据《最高人民法院关于审理注册商标、企业名称与在先权利冲突的民事纠纷案件若干问题的规定》第一条第二款的规定,原告以他人使用在核定商品上的注册商标与其在先的注册商标相同或者近似为由提起诉讼的,人民法院应当根据《民事诉讼法》第一百二十四条第三项的规定,告知原告向有关行政主管机关申请解决。如在“秀丽韩”案[5]中,原告株式会社LG于2010年在第3类“润肤液、香水、化妆品”等商品上注册第5787673号“商标。被告经授权在化妆品上使用案外人于2015年在第3类“洗面奶、浴液、香水、化妆品”等商品上注册的第14646814号“商标。两个商标均由相同的韩文字母构成,仅是韩文字母竖置与横排的区别。原告主张第14646814号商标侵犯其第5787673号“”注册商标专用权,但该主张属于商标注册过程中的争议,不属于法院审理的范畴,法院对此不予处理。

国家商标局或商标评审委员会对相关商标争议作出处理后,当事人不服的,可以向人民法院提起行政诉讼。如在“东鹏”案[6]中,东鹏卫浴公司于2005年在第11类“抽水马桶、小便池、坐便器”等商品上注册第4543053号商标(诉争商标)。东鹏控股公司于1997年在第19类“建筑砖瓦”商品上注册第1212844号商标(引证商标)。原国家工商行政管理总局商标评审委员会作出《关于第4543053号“DOPEN及图”商标无效宣告裁定书》,裁定对诉争商标予以维持。东鹏控股公司不服,向北京知识产权法院起诉。北京知识产权法院认为:引证商标与诉争商标的显著识别部分均为“东鹏及大鹏图形”,且两者图形部分的设计思路及整体外观相似。因此,两商标的近似程度较高。引证商标自1998年起就已在瓷砖商品上使用,在诉争商标申请日前已获得极高知名度。东鹏卫浴公司使用“东鹏”字号及申请“东鹏”商标均晚于引证商标的核准注册日。因此,东鹏卫浴公司申请注册诉争商标构成对引证商标的复制、摹仿,误导公众,判决撤销被诉裁定。北京市高级人民法院维持原判。

复制、摹仿或者翻译的他人在先驰名商标
如上所述,在通常情况下,两个注册商标发生冲突,需要先通过商标授权确权程序将在后商标予以无效。但是,如果在先商标为驰名商标,或在后注册商标没有被规范使用,在先商标权人可以主张在后商标的使用行为构成商标侵权。《最高人民法院关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十一条规定:“被告使用的注册商标违反商标法第十三条的规定,复制、摹仿或者翻译原告驰名商标,构成侵犯商标权的,人民法院应当根据原告的请求,依法判决禁止被告使用该商标。”根据《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第一条的规定,复制、摹仿、翻译他人注册的驰名商标或其主要部分在不相同或者不相类似商品上作为商标使用,误导公众,致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的,属于损害他人注册商标专用权的行为。如在“红日”案[7]中,原告广州红日公司于1997年在第11类“燃气炉具、燃气热水器、抽油烟机”商品上注册“红日RedSun及图”商标。原告及其商标在我国厨卫行业具有极高的知名度。2007年,原告的经销商被告江西红日公司在第11类“厨卫用品”商品上注册“红日e家及图”商标。被告石祥文于2016年从原告处离职后设立被告广东睿尚公司。同年,江西红日公司将“红日e家及图”商标转让给广东睿尚公司,后者在厨卫产品上使用“红日e家”商标。被告广东睿尚公司在洗碗机上使用被诉商标侵害了原告的涉案注册商标专用权。

在后商标超出核定商品的范围
根据《最高人民法院关于审理注册商标、企业名称与在先权利冲突的民事纠纷案件若干问题的规定》第一条第二款的规定,原告以他人超出核定商品的范围方式使用注册商标,与其注册商标相同或者近似为由提起诉讼,人民法院应当受理。如在“葛洪”案[8]中,原告广西邦琪药业集团有限公司于2005年在第5类“人用药;医药用糖浆;膏剂”等商品上注册第3661397号“葛洪”商标。案外人在第10类“医疗器械和仪器;外科仪器和器械;按摩器械”等商品上注册第8687115号“葛洪”商标,在第3类“洗发液;洗衣粉;浴液;牙膏”等商品上注册第10759529号“葛洪”商标。被告经他人授权在其生产、销售的“葛洪桂龙膏药万痛筋骨贴”等商品上标注“葛洪”商标。被诉侵权产品并非被告有权使用的第10类或第3类商品,超出商标核定商品使用的范围,构成商标侵权。

以改变显著特征、拆分、组合等方式使用注册商标
根据《最高人民法院关于审理注册商标、企业名称与在先权利冲突的民事纠纷案件若干问题的规定》第一条第二款的规定,如果在后商标以改变显著特征、拆分、组合等方式使用的注册商标,在后的商标使用行为构成商标侵权。如在“卡西欧”案[9]中,原告卡西欧株式会社于2004年在第9类“电子计算器、科学电子计算器”等商品上注册第3563061号“
商标。被告星威公司于2013年亦在第九类商品上注册第10260123号“商标。在实际使用中,被诉标识中字符“Q”的显著部分与字符“C”相似,字符“C”形状与字符“O”相似,被诉标识“”在字体、形状、大小、排列组合等方面与第3563061号“”注册商标构成近似,易使相关公众造成混淆,被告使用被诉标识侵犯原告商标专用权。

在先商号与在后商标的冲突

在先商号与在后商标的冲突,就是将与他人在先登记的商号相同或近似的文字注册为商标,导致相关公众混淆。商号的使用具有地域性,不会与后商标发生冲突。但在相同或相似的行业,在先商号经过长期使用,具有较高的知名度和影响力,后注册的商标与该商号的构成要素相同或近似的,有可能造成公众混淆。对于这类冲突,在先商号权人可以提起行政授权确权程序确认在后商标无效,或者提起商标侵权诉讼。

将他人在先商号注册为商标,且该商号具有一定的市场知名度
如果将他人在先注册的且有一定知名度的商号申请为注册商标,容易导致相关公众混淆,致使在先商号权可能受到损害的,商号权人可提起行政授权确权程序,对在后的商标申请无效宣告。《商标法》第三十二条规定:“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利,也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。”《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》第二十一条规定:“当事人主张的字号具有一定的市场知名度,他人未经许可申请注册与该字号相同或者近似的商标,容易导致相关公众对商品来源产生混淆,当事人以此主张构成在先权益的,人民法院予以支持。当事人以具有一定市场知名度并已与企业建立稳定对应关系的企业名称的简称为依据提出主张的,适用前款规定。”在先商号权利人提起行政授权确权程序时,应当提交该商号权具有一定知名度的证据。

将他人在先商号注册为商标,且该商号有一定影响
如果他人在先登记的商号具有一定影响,他人再注册与该商号相同或近似的商标,则该行为可能构成不正当竞争。《最高人民法院关于审理注册商标、企业名称与在先权利冲突的民事纠纷案件若干问题的规定》第一条第一款规定,“原告以他人注册商标使用的文字、图形等侵犯其著作权、外观设计专利权、企业名称权等在先权利为由提起诉讼,符合民事诉讼法第一百一十九条规定的,人民法院应当受理。”根据《反不正当竞争法》第六条的规定,经营者擅自使用他人有一定影响的企业名称(包括简称、字号等),实施引人误认为是他人商品或者与他人存在特定联系的混淆行为,构成不正当竞争。认定在后注册的商标构成不正当竞争,一般需要综合以下情形进行判断:

第一,在先商号的经营范围或主营业务,与在后商标核定使用的商品或服务类别相同或者类似。

第二,商号与商标标识构成相同或者近似,具体指两者显著性地构成文字相同或近似。判断两者文字是否相同或近似,可以参照《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第九条确定的比对原则进行判断。

第三,商号具有一定影响。在这种冲突类型中,在先商号权人需要举证证明其商号具有一定的影响。所谓“一定影响”是指在一定地域范围内被相关公众知晓。[10]在司法实践中,认定商号是否“有一定影响”或“一定的市场知名度”,主要审查商号在被诉行为发生前已持续经营的时间、商品的市场份额、销售区域、商号的利税、市场声誉等。

第四,产生了引人误认是他人商品或者与他人存在特定联系的混淆效果。

将他人在先商号进行商号登记

企业名称的取得只需要向行政主管机关申请登记,因此,不同地区甚至同一地区会存在将同一商号登记为不同企业名称的情形。根据《最高人民法院关于审理注册商标、企业名称与在先权利冲突的民事纠纷案件若干问题的规定》第二条的规定,原告可以以他人企业名称与其在先的企业名称相同或者近似,足以使相关公众对其商品的来源产生混淆,违反《反不正当竞争法》第六条第二项的规定为由提起诉讼。如在“唯品会”案[11]中,原告唯品会(中国)有限公司成立于2011年,“唯品会”已成为国内知名的电商品牌。被告唯品汇公司成立于2019年,经营范围包括商品批发贸易、化妆品及卫生用品批发等。被告的商号“唯品汇”与原告商号“唯品会”高度近似,客观上容易让相关公众造成混淆,被告正当使用其企业名称亦构成不正当竞争。

在我国现行法律体制下,商标与商号的冲突难以避免,人民法院主要通过商标侵权、反不正当竞争以及商标确权行政案件予以解决。商标权与商号权在法律上都是平等的权利,人民法院在审理涉及商标商标冲突的案件时,应当遵循保护在先权利、诚实信用、权利平衡以及维护公平竞争等原则。对于通过“傍名牌”(包括商标傍知名商号与商号傍知名商标两种情形)的方式,故意导致相关公众混淆,获取不正当利益的,应当认定构成商标侵权或不正当竞争行为,予以制止并严厉打击;对于因历史原因造成的商标与商号的冲突,当事人并不具有恶意,应当视具体个案情况,公平合理地解决两者的冲突。

参考文献:
1 刘春田:《商标与商号:亟需统一的矛盾体》,载《中国知识产权》2021年第8期。
2 最高人民法院(2016)最高法民再238号民事判决书。
3 广州知识产权法院(2020)粤73民终4726号民事判决书。
4 广州知识产权法院(2016)粤73民初944号民事判决书。
5 广州知识产权法院(2017)粤73民终2322号民事判决书。
6 北京市高级人民法院(2020)京行终5130号行政判决书。
7 广东省高级人民法院(2019)粤民终477号民事判决书。
8 广州知识产权法院(2018)粤73民终2644号民事判决书。
9 广州知识产权法院(2019)粤73民终7022号民事判决书。
10 王迁:《知识产权教程》(第七版),中国人民大学出版社2021年版,第548页。
11 广州市白云区人民法院(2020)粤0111民初3741号民事判决书。

 



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