浅谈发明专利说明书对数值特征的恰当公开

总第177期 李海霞 北京康信知识产权代理有限责任公司 专利代理师发表,[专利]文章

数值特征全面披露的操作优势

化学领域的发明专利申请常常会涉及各种各样的数值特征,比如化学产品的组分含量、物化参数,以及化学方法的工艺条件等。为了寻求较大的保护范围,权利要求一般会采用数值范围的形式来限定这类特征。而在实质审查过程中,专利申请可能会因新颖性、创造性以及权利要求得不到说明书支持等问题,对上述数值范围特征进行限缩性的修改。有经验的专利代理师在撰写说明书时,会对数值特征进行全面的披露,对其进行覆盖多层次范围、多点值的列举,从而为权利要求的修改留有充分的余地,避免修改超范围的问题发生。

举一个简单的例子。一项专利申请的权利要求为“一种制备化合物A的方法,采用化合物B作为催化剂,其中,基于反应原料,催化剂的用量为0.01 mol%-20 mol%”,该方法所涉及的催化剂用量即为数值范围限定的特征。

针对制备化合物A的方法,说明书中可以对催化剂化合物B的用量展开详细描述:“所述催化剂的用量为0.01 mol%-20 mol%,优选为2 mol%-20 mol%,更优选5 mol%-15 mol%,进一步优选7 mol%-13 mol%,具体地,催化剂的用量可以为0.01 mol%、0.1 mol%、0.2 mol%、0.3 mol%、0.4 mol%、0.5 mol%、0.6 mol%、0.7 mol%、0.8 mol%、0.9 mol%、1 mol%、2 mol%、3 mol%、4 mol%、5 mol%、6 mol%、7 mol%、8 mol%、9 mol%、10 mol%、11 mol%、12 mol%、13 mol%、14 mol%、15 mol%、16 mol%、17 mol%、18 mol%、19 mol%、20 mol%。”这样对催化剂用量的多重优选范围进行分层次描述,并且尽可能多地披露其中的点值,可以使权利要求中数值特征的修改更容易。

当审查员引用的现有技术公开了15 mol%-20 mol%的催化剂用量时,申请人可以方便地将权利要求中的催化剂用量修改为说明中记载的数值范围“7-13 mol%”,甚至可以基于说明书中记载的点值“14 mol%”,将数值范围重构为“0.01 mol%-14 mol%”,当然还可以基于说明书所记载的各数值范围和点值,重构出各种其他的区别于现有技术的数值范围。这些修改不会导致超范围问题。

由此看来,在专利说明书中对于数值特征覆盖多层次、多点值的披露似乎是十分必要的,这些披露能够对权利要求的修改构成强有力的支撑。说明书公开的子范围和点值越多、越细,权利要求数值特征的修改就越灵活、越方便。

数值特征无限制、过细披露的潜在弊端

但是,无限制的、过细的全面披露也未必是恰当的,可能会对申请人的后续专利布局带来不利的影响。实践中,申请人在提交专利申请后,随着研究的进一步开展和深入,其常常希望基于新的研究成果提交后续的专利申请。新的研究成果往往会与已经提交的在先专利申请有着密切的联系,例如,它可能是在原专利申请所涉及的较宽数值范围的基础上,选择出一个较小的数值范围,且该数值范围的选择带来了预料不到的技术效果(也即通常所说的“选择发明”)。

如果新的研究成果产生于在先专利申请提交之日起的一年之内,根据《专利法》对于优先权的规定,在条件允许的情况下,后续专利申请可以考虑要求在先专利申请的优先权,从而保留在先申请的申请日;然而,如果新的研究成果产生在一年之后,那么其非但无法要求在先专利申请的优先权,还可能因为在先申请已经构成抵触申请或现有技术,而对后续专利申请的新颖性、创造性造成不利的影响。这时候我们就会发现,在先专利申请如果无限制地、过细地披露了各个点值、各层次范围,那么可能会严重影响到申请人后续选择发明的专利授权。
仍以前述案例为例。申请人新的研究成果发现,化合物A的制备方法仅采用0.02 mol%-0.2 mol%的较少的催化剂用量,却能够实现产率的大幅提高,超出了可预料的产率范围。申请人可以就此研究成果提交一个新的专利申请予以保护。但是,在先专利申请的说明书已经公开了0.2 mol%这一点值,这一过细的公开使得新专利申请中涉及0.02 mol%-0.2 mol%的权利要求丧失了新颖性。

这样看来,在撰写专利申请的说明书时,一方面要考虑对实质审查过程中数值特征的修改预留支撑,另一方面也要注意使数值特征的公开尽量不对后续专利申请带来不利影响。申请人或专利代理师要重视专利申请的规划和布局,减少和避免因自身披露信息过多、过细而对后续专利申请造成不利后果。

数值特征的恰当公开

考虑到以上两个方面,说明书如何才能够做到恰当地公开数值特征呢?

首先,在先专利申请的数值范围理所应当要进行合理的概括。总的来说,这种合理的概括,可以有梯度地涵盖“较为稳固的较小范围”和“竞争对手容易想到的较大范围”。“较为稳固的较小范围”是指说明书实施例已充分证明其可实现发明技术效果的数值范围。基于这个“较为稳固的较小范围”,还可以结合发明人对本领域技术的认知,适当地扩展出一个更大的数值范围在权利要求中请求保护,从而对竞争对手规避专利构成牵制,这个较大的范围即为“竞争对手容易想到的较大范围”。相比于前者,这个较大范围可能没有那么稳固,因为已有的实验基础尚不足以支撑和覆盖整个较大范围,当发明相对于现有技术的改进涉及数值特征时,这个较大的范围可能会被怀疑无法实现发明的技术效果。在这种情况下,说明书对数值范围特征展开描述时,可以围绕“较为稳固的较小范围”展开详细的点值和不同层次子范围的详细列举;跳出这个范围,则可以不做过多、过细的点值和子范围列举。

我们知道,在化学领域中,创造性和支持问题的论述都离不开实施例对技术效果的证明。那么,为了克服创造性或权利要求得不到说明书支持的问题而对权利要求的数值特征进行修改时,除了要避免超范围问题之外,还要考虑修改后的数值范围是否有相应的实施例来支持其技术效果。这样一来,我们在实质审查过程中对权利要求的数值范围进行修改时,实际上往往也不会跳出上面所说“较为稳固的较小范围”(即,实施例充分支持的数值范围)。基于这一结论,在说明书中对数值特征展开说明时,大可聚焦于这个“较为稳固的较小范围”,在该范围内做出不同层次的子范围和具体点值的列举,为实质审查过程中可能的修改做好铺垫;而对于这个范围之外的点值和子范围的详细列举,因为利用它们为后续修改提供依据的可能性不大,因而在说明书中进行这类列举似乎也就并无必要。

仍以前述案例为例。在先专利申请的实施例给出了2 mol%、7 mol%、13 mol%三个点值,那么,可以认为2 mol%-13 mol%这个数值范围得到了实施例的充分证明,是“较为稳固的较小范围”。申请人或专利代理师在提交专利申请时,可以基于这个较小范围并结合对本领域技术的认知,扩展出一个竞争对手可能会想到的较大的数值范围“0.01 mol%-20 mol%”,在权利要求中对其进行保护。在说明书中展开描述时,建议聚焦于2 mol%-13 mol%这个小范围,尽可能多地列举点值和优选子范围,而不对该范围之外的其他点值或子范围做过多公开。当审查员指出新创性或支持问题时,可以依据说明书将数值范围修改为2 mol%-13 mol%或是其间的适当范围,并基于实施例的公开来证明创造性或者论述修改后的权利要求能够得到说明书的支持。即便申请人的后续专利申请涉及0.02 mol% -0.2 mol%这个更小范围的选择发明,也不会因在先专利申请的过度公开而对其新颖性和创造性造成影响。相反,如果在先专利申请在上述“较为稳固的较小范围”之外也进行了过细的数值公开(例如,如果公开了0.02mol%、0.2mol%),不仅不会给在先申请的专利授权带来实质性帮助,还可能影响到后续专利申请的授权。

当然,如果对于在先专利申请的技术,申请人已经不计划进行后续的研发投入和专利布局,那么也就不需要顾虑上述说明书对数值特征进行过度公开的问题。并且,为了在一定程度上阻挡竞争对手在该专利申请的基础上做出其自身的专利布局,反而可以在更大的数值范围内对各层次子范围和点值做出尽可能多的详细公开,避免竞争对手基于选择发明获得专利
总的来说,说明书对数值特征的公开,应当基于至少两个方面的考虑:其一,要考虑对后续权利要求中数值范围的修改构成足够的支撑;其二,要基于申请人的研发和专利规划,为后续专利申请留出余地,避免对后续专利申请的新颖性和创造性造成不利影响。如果申请人对其专利技术仍有后续的研发计划,那么,说明书的撰写可仅聚焦于实施例充分支持的数值范围,在该范围之内,尽可能多地列举优选子范围和具体点值,在该范围之外,不必做过多、过细的子范围和具体点值的公开。

实践中,考虑到技术方案的多样性和复杂性以及研发的不同进展程度,专利申请的撰写不可能具有放之四海而皆准的思路和模式。专利代理师要根据案件的具体情况,与申请人和发明人针对技术方案本身、现有技术状况、已有的实验基础以及将来的研发规划进行充分沟通,形成合适的撰写思路,在权利要求中请求恰当的范围保护、在说明书中做出恰当的公开。



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